VI SA/Wa 253/13

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] listopada 2012 r. Urząd Patentowy RP rozpoznając odwołanie na decyzję z dnia [...] listopada 2011 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy HAIR&NAILS EXPERT zgłoszony dnia [...] lipca 2009 r. pod numerem [...] na rzecz O. Sp. z o.o. (skarżąca) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w części:

• kosmetyki do pielęgnacji ciała, perfumy i środki perfumeryjne, wody toaletowe, wody kolońskie, wody zapachowe, dezodoranty, antyperspiranty, kremy, maści, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, talk kosmetyczny, mydła, kosmetyki do opalania, szampony, sole kąpielowe, kosmetyki do pielęgnacji włosów — kl. 3, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: kosmetyki dla sportowców, kosmetyki wspomagające odchudzanie i codzienną pielęgnację ciała, perfumy i środki perfumeryjne, wody toaletowe, wody kolońskie, wody zapachowe, dezodoranty, antyperspiranty, olejki eteryczne, kremy i maści, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, talk kosmetyczne, talk kosmetyczny, mydła, mieszaniny zapachowe, preparaty do golenia i depilacji, kosmetyki do opalania, szampony, sole kąpielowe, kosmetyki do pielęgnacji włosów, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach oraz na stronie internetowej;

2. umorzył postępowanie odnośnie usług z klasy 35, tj. usługi sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego (pismo Urzędu z dnia 3 października 2012 r.).

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 145 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. – dalej: p.w.p.), odmówił w części dotyczącej towarów i usług z klas 03 i 35 udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak, stwierdzając, że jest on podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., do:

• znaku towarowego HAIR EXPERT zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...] października 2001 r. pod numerem [...] na rzecz L., przeznaczonego do oznaczania między innymi takich towarów jak: kosmetyki i preparaty do makijażu oraz preparaty do włosów/cosmetics and make-up preparations (kl. 3).

Organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie kwestią bezsporną jest jednorodzajowość wyszczególnionych towarów w klasie 3 i usług z klasy 35 dotyczących sprzedaży towarów wskazanych w klasie 3.

Organ podkreślił, że "jednorodzajowość" towarów lub usług nie może być interpretowana jako ich "identyczność". Przy ocenie podobieństwa towarów/usług należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami lub usługami, w tym takie jak ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania i to, czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne. O jednorodzajowości towarów i usług decyduje również to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary te bądź usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa. Również jednym z istotnych kryteriów określaniu przynależności towarów i usług do jednego rodzaju są warunki zbytu towarów, czy warunki, w jakich usługi są świadczone.

Organ stwierdził nadto, iż zachodzi komplementarność pomiędzy towarami zawartymi w klasie 3 a usługami związanymi ze sprzedażą tych towarów, które to usługi zostały wskazane w klasie 35. Wskazał, iż zachodzi związek pomiędzy danym towarem, a usługą polegającą na wprowadzaniu go do obrotu. Podmiot uprawniony do znaku przeznaczonego do oznaczania określonych towarów wprowadza je na rynek (w sklepie, hurtowni, drogą internetową itd.), zatem odpowiada to charakterowi usług wyszczególnionych w wykazie towarów przedmiotowego zgłoszenia. Niematerialny charakter usług powoduje, że znak usługowy nie ma takiego nośnika, jakim dla znaku towarowego jest towar. Zdarza się, że usługa może znaleźć swój nośnik materialny, który czyni możliwym nałożenie nań znaku i stworzenie miedzy nimi związku. W ocenie Urzędu w przypadku usług wskazanych przez Zgłaszającego istnieje taki związek pomiędzy świadczonymi usługami, a towarami do jakich się one odnoszą. Ze względu na wspomniany niematerialny charakter usług nie sposób wykluczyć, że znak nie będzie stosowany poprzez umieszczanie go na towarach, których usługa dotyczy. Zdaniem Urzędu towary i usługi wymienione wyżej są bardzo podobne, jednorodzajowe i komplementarne, a pewne różnice pojawiają się tylko w sposobie ich zapisu.

W przedmiotowej sprawie mamy także do czynienia z podobieństwem oznaczeń.

Analizując podobieństwo oznaczeń w płaszczyźnie słownej, wliczając w to warstwę fonetyczną znak zgłoszony ([...]) jest w znaczącej mierze zbieżny ze znakiem przeciwstawionym ([...]). Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem, znaki towarowe porównuje się całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dominującym. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi.

W znaku zgłoszonym HAIR&NAILS-EXPERT można wyróżnić trzy elementy składowe: słowa: "hair", "nails" i "expert". Zdaniem UP, nie wykazują one znamion odróżniających względem znaku zarejestrowanego: "HAIR-EXPERT". Zatem warstwa słowna omawianych znaków jest bardzo podobna, a rozpatrywany znak towarowy zawiera w całości przeciwstawione oznaczenie. Różnicę stanowi dodany do zgłoszonego znaku element: "&NAILS".

Takie przedstawienie zgłoszonego znaku może dobitnie sugerować rozpoczęcie nowej serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, nową wersją dotychczasowego oznaczenia skierowaną do innego kręgu odbiorców, czy wreszcie klasycznym "odświeżeniem" wizerunku marki na rynku.

Znak przeciwstawiony stanowi oznaczenie słowne HAIR- EXPERT. Ochroną w takim przypadku objęte są słowa "hair-expert", a zatem uprawniony z rejestracji takiego znaku towarowego uzyskuje prawo wyłączne do posługiwania się takim zestawieniem słownym w obrocie, w odniesieniu do towarów, dla jakich nastąpiła rejestracja. Tym samym udzielenie prawa ochronnego na inne oznaczenie, które zawierałoby takie zestawienie słów, nastąpiłoby z naruszeniem wcześniejszego prawa wyłącznego. Podobne stanowisko w kwestii podobieństwa złożonego oznaczenia, zawierającego w sobie znak towarowy chroniony z wcześniejszym pierwszeństwem prezentuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 6 października 2005 r. ETS (C-120/04 Medion AG przeciwko Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH) orzekł, iż wywierane przez złożone oznaczenie całościowe wrażenie może powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Co więcej Trybunał stwierdził, że stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy znak towarowy. W przypadku ustanowienia takiego warunku właściciel wcześniejszego znaku towarowego, w przypadku, gdy ten znak towarowy zachowałby w złożonym oznaczeniu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, która nie byłaby zarazem pozycją dominującą, zostałby pozbawiony wyłącznego prawa do znaku.

Zdaniem organu, w analizowanym przypadku ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, albowiem zbieżne elementy omawianych znaków (tj. elementy słowne "hair", "expert") są identyczne. Wzmacnia to ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie.

W przedmiotowej sprawie bez wątpienia zachodzi również podobieństwo oznaczeń w płaszczyźnie znaczeniowej. Wszystkie słowa, występujące w omawianych znakach, pochodzą z języka angielskiego i mają identyczne znaczenie. Słowa te oznaczają odpowiednio: włosy (hair), paznokcie (nasil) i ekspert (expert).

Organ stwierdził, iż w konsekwencji ryzyko konfuzji jest znaczne, albowiem zbieżne elementy w obydwu znakach są identyczne.

Mając na uwadze fakt, że przeciwstawione sobie oznaczenia są podobne, a towary i usługi jednorodzajowe, sprzedawane i świadczone w tych samych sklepach, należy uznać, że przeciętny nabywca może zostać wprowadzony w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług.

W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zachodzi, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że określone towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (np. wyrok ETS z dn. 24 listopada 2004 r., sygn. T-352/II znak PC WORKS, teza nr 22 oraz z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. T-359/02, znak STAR TV, teza nr 25). Ryzyko pomylenia znaków przez przeciętnego nabywcę jest więc duże.

Organ zaznaczył, że do stwierdzenia podobieństwa znaków nie jest natomiast konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy, że istnieje taka możliwość.

Klient, w momencie zakupu towaru nie będzie analizował, że np. znak HAIR & NAILS EXPERT nr – [...] należy do O., a znak HAIR-EXPERT nr [...] do firmy L., klient nie ma zazwyczaj możliwości porównania obu znaków w tym samym czasie. Podobieństwo znaków ocenia się bowiem według cech wspólnych, a nie według występujących w nim różnic, bowiem różnice nie wykluczają podobieństwa.

Funkcjonowanie na rynku obu znaków mogłoby skutkować konfliktem interesów oraz budzić niepotrzebne wątpliwości wśród potencjalnych nabywców, którzy mogliby uważać, że znak zgłoszony jest odmianą znaku chronionego lub, że między firmami istnieją powiązania organizacyjno-prawne.

Mając na uwadze powyższe Urząd doszedł do wniosku, że ogólne wrażenie, jakie wywołują porównywane znaki towarowe jest bardzo podobne i może prowadzić to do pomyłek wśród odbiorców, co do pochodzenia towarów i usług oznaczanych tymi znakami towarowymi.

Skarżąca złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wskazała, iż w jej ocenie nie istnieje ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem zarejestrowanym i wywołania u przeciętnych odbiorców konfuzji. Podkreśliła, iż znak musi być postrzegany jako pewna całość, a nie w oderwaniu, jako poszczególne elementy, słowa czy wyrazy składające się na niego.

Wskazała, iż wskazane znaki różnią się od siebie zarówno w warstwie słownej, wizualnej, jak i fonetycznej. Podobieństwo ocenia się w trzech płaszczyznach, fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kształtu, układu, jak i koloru. Jej zdaniem oczywistym jest fakt, iż znaki nie będą do siebie podobne w płaszczyźnie wizualnej, bowiem różnią się liczbą występujących w nich członów. Podobnie jest w przypadku brzmienia fonetycznego, które nie jest identyczne. Płaszczyzna znaczeniowa również nie potwierdza identyczności porównywanych oznaczeń.

Wskazała szereg orzeczeń i wyroków ETS potwierdzających w jej ocenie linię orzeczniczą w zakresie możliwości inkorporowania zarejestrowanych znaków w znakach zgłoszonych z późniejszym pierwszeństwem.

W oparciu o powyższa argumentację, wniosła o udzielenie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy.

Urząd Patentowy w decyzji z dnia [...] listopada 2012 r. podtrzymał stanowisko wyrażone w decyzji z dnia [...] listopada 2011 r.

Podkreślił, iż jednorodzajowość towarów, dla których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki, oraz zbliżony charakter oznaczeń, zwłaszcza w płaszczyznach: słownej oraz fonetycznej, przesadzają o możliwości pomyłki ze strony klienta w momencie zakupu, co do źródła pochodzenia towarów. Organ wskazał na wynikającą z orzecznictwa zasadę, zgodnie z którą podobieństwo znaków ocenienia się według cech wspólnych, a nie różnic, oraz te stanowiącą, iż ryzyko konfuzji jest oceniane przez pryzmat wypadkowej podobieństwa tak towarów, jak i oznaczeń. Wskazał, iż ETS nakazuje przyjąć co najmniej przeciętna znajomość języka angielskiego wśród obywateli państw Unii Europejskiej, równocześnie podkreślając, iż niekiedy – jak to ma miejsce w odniesieniu do znaków HAIR & NAILS EXPERT oraz HAIR-EXPERT znajomość tego języka nie odgrywa znaczącej roli, gdyż odbiorcy zapamiętają znak przede wszystkim wyrazy powtarzające się, niekoniecznie skupiając się na ich znaczeniu.

W skardze do WSA skarżąca zarzuciła skarżonej decyzji:

1) naruszenie przepisów postępowania, a to:

- art. 8, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., poprzez niedokonanie całościowej oceny znaku towarowego HAIR&NAILS EXPERT i niezasadne przyjęcie, że znak ten jest podobny do znaku HAIR-EXPERT, nie posiada odróżniającego charakteru, poprzez nieustalenie poziomu znajomości języka angielskiego przeciętnego konsumenta celem ustalenia czy znak HAIR&NAILS EXPERT posiada jednoznaczny, bezpośredni opisowy charakter;

2) naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że konfrontowane znaki towarowe są podobne w stopniu powodującym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co uniemożliwia ich współistnienie.

Wskazując na powyższe zarzuty, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji jako naruszającej prawo.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, nie podzielając prezentowanej w niej argumentacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, na podstawie art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej także p.p.s.a.

W niniejszej sprawie kwestia wymagającą oceny było stanowisko skarżącej, która uważa, że decyzje o odmowie udzielenia ochrony na zgłoszony przez nią znak zostały wydane z naruszeniem przepisów postępowania — art. 8, 77 § 1 i art. 80 kpa poprzez niedokonanie całościowej oceny znaku towarowego i niezasadne przyjęcie, że znak ten jest podobny do wcześniejszego znaku, nie posiada odróżniającego charakteru poprzez nie ustalenie poziomu znajomości języka angielskiego przeciętnego konsumenta czy przedmiotowy znak posiada jednoznaczny i bezpośredni opisowy charakter; oraz naruszenie przepisów prawa materialnego — art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że konfrontowane znaki są podobne w stopniu powodującym ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co uniemożliwia ich współistnienie.

Skarżąca kwestionuje podobieństwo znaków przyjęte przez organ. Jej zdaniem przedmiotowy znak HAIR&NAILS EXPERT nie jest podobny do znaku HAIR-EXPERT w stopniu wskazującym na identyczność lub na tak duże podobieństwo obu znaków, aby zachodziło niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd.

W ocenie Skarżącej, odnośnie naruszenia prawa materialnego — nie zostały spełnione wszystkie przesłanki odmowy udzielenia prawa określone w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zdaniem Sądu, skarga nie zawiera usprawiedliwionych podstaw. Zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., "Nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym". Podobieństwo znaków, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. winno być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów, do oznaczenia których znak został przeznaczony.

Znak towarowy ma pełnić rolę odróżniającą w taki sposób, aby nie wprowadzał w błąd uczestników obrotu gospodarczego, co do źródła pochodzenia towarów, czy też usług.

O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd, a więc o istnieniu ryzyka konfuzji można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o pochodzeniu towarów (usług).

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do źródła pochodzenia towarów (usług) jest wypadkową podobieństwa towarów (usług) i podobieństwa oznaczeń.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że badając podobieństwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń (vide: wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., sygn. akt II SA 4031/01). Należy bowiem pamiętać, że odbiorca kieruje się przy wyborze towaru, a także i usługi jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem drobnych rozbieżności (piśmiennictwo - por. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 28/1982). Kupujący na ogół, nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie, zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Zatem ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, albowiem zbieżne elementy w obu znakach są identyczne fonetycznie i znaczeniowo (wyrok WSA VI SA/Wa 1850/10 z dnia 26 stycznia 2011 r.). Tak więc, dla nabywcy decydujące znaczenie mają elementy zbieżne oznaczeń. Do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy znakami nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy bowiem, że istnieje taka możliwość.

Oznaczenia należy porównywać na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Dla przyjęcia podobieństwa dwóch oznaczeń wystarcza w zasadzie ich zbieżność na jednej z wyżej wymienionych płaszczyzn. W niniejszej sprawie podobieństwo występuje w dwóch wskazanych płaszczyznach.

Prawidłowo, w ocenie Sadu, organ stwierdził, iż znak HAIR & NAILS EXPERT w znacznym stopniu jest podobny do znaku HAIR-EXPERT oraz może wprowadzić odbiorcy w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług opatrywanych tym znakiem.

Przedmiotowy znak podobny jest do znaku HAIR - EXPERT zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia [...] października 2001 r. pod numerem [...] na rzecz L.

W omawianych znakach występuje podobne pod względem wizualnym i fonetycznym wyrażenie "hair expert", jako wspólny człon obu oznaczeń.

Znak korzystający z prawa wyłącznego, identycznie jak w przypadku znaku zgłoszonego, to znak słowny składający się jedynie z warstwy słownej. Znak zgłoszony to oznaczenie HAIR&NAILS EXPERT.

Oceniając podobieństwo oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie jakie porównywane oznaczenia wywołują na odbiorcy. Oznaczenia, mimo nieco innego znaczenia całego zwrotu, wykazują znaczne podobieństwo wizualne i fonetyczne. Główne i powtarzające się wyrażenie w obu znakach, a mianowicie HAIR EXPERT zbudowane jest z tej samej ilości liter, ułożonych w identycznej kolejności, posiadających to samo znaczenie. Znak zgłoszony, posiada człon &NAILS. Powyższe wyrażenie, oznaczające w języku angielskim "i paznokcie", ewentualnie "I paznokci" (co daje logiczną całość w połączeniu ze słowami: "ekspert włosów"), zdaniem skarżącej nadaje oznaczeniu wyróżniający charakter. Trudno zgodzić się z takim poglądem. Rzeczywiście, jest tak, że znak zgłoszony posiada wyżej opisany, dodatkowy człon, jednak w ocenie Sądu każdy odbiorca jest w stanie odczytać powstały w ten sposób związek frazeologiczny i zrozumieć jego znaczenie w sensie opisu towaru nim oznaczanego. W obu znakach znajdują się zbieżne elementy — słowa niemal identycznie zapisane - jako osobne wyrazy tworzące całość oraz z literą "x" w słowie "expert", z mogącą być w ogóle pominiętą w odbiorze różnicą występujących znakach interpunkcyjnych w postaci myślnika oraz znaku koniunkcji "&", który jest pomijalny jako powszechnie stosowany do rozmaitych oznaczeń znajdujących się na rynku towarów.

Zbieżności, jakie występują w analizowanych znakach - identyczne wyrażenia HAIR oraz EXPERT - są zatem na tyle duże, aby sądzić, że odbiorca może uznać nowy znak za oznaczenie pochodzące "z tej samej rodziny" znaków podmiotu od lat istniejącego na rynku.

Odbiorca częstokroć nie ma możliwości porównania znaków w tym samym czasie. Zapamiętuje je poprzez znajdujące się w nich "znajome" i charakterystyczne dla niego (odbiorcy) wyrazy i wyrażenia, bądź powtarzające się w nich elementy jakie składają się na dany znak, niekoniecznie skupiając się na ich rzeczywistym znaczeniu (w dużej mierze dokonuje skojarzeń). W ocenie podobieństwa oznaczeń decydujące znaczenie mają właśnie takie zbieżne elementy znaków, a nie ich rzeczywiste czy fikcyjne znaczenie (warstwa znaczeniowa). Odbiorca nie musi wejść w dosłowną znajomość znaczenia danego słowa, aby błędnie skojarzyć dwa podmioty odnośnie tych samych czy komplementarnych towarów bądź usług.

Prawidłowo organ ocenił, iż porównywane znaki zaliczają się do znaków o stosunkowo niskiej zdolności odróżniającej wobec towarów i usług, dla których zostały przeznaczone. Każdy z członów przedmiotowego oznaczenia, jak również znak zarejestrowany, ma swoje określone znaczenie, które nawiązuje semantycznie do cech i właściwości towarów i usług. Oba oznaczenia to znaki słowne, którym tylko warstwa słowna nadaje zdolność odróżniającą. Nie można dopatrzeć się w omawianych znakach elementów na tyle wyróżniających, aby można było mówić o braku konfuzji pomiędzy nimi.

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadał się na temat dopuszczalnego zakresu inkorporowania znaku zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem przez znak nowy, m.in. w wyroku z dnia 11 października 2011 r. – w sprawie sygn. akt: II GSK 914/10. Wyraził pogląd, iż brak jest co do zasady przeszkód do takiej praktyki, jednakże pod warunkiem, że powstały w ten sposób znak posiada swój własny charakter odróżniający, nie wprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem.

W przedmiocie znajomości języka angielskiego pośród odbiorców towarów z krajów Wspólnoty Europejskiej wypowiedział się Sąd I Instancji Wspólnot Europejskich (czwarta izba) w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Bainbridge T-194/03. Sąd nie miał wątpliwości, że słowa proste, pospolite, będące w codziennym użyciu są rozumiane przez przeciętnego nabywcę: uznał m.in. "słowo "bridge" należy do podstawowego słownictwa języka angielskiego, którego znajomość odpowiada we Włoszech poziomowi szkoły średniej. To samo dotyczy angielskich wyrazów "the" i "foot" oraz wyrażenia "over the" (...) konsument włoski jest w stanie zrozumieć słowo "bridge" jako oznaczające "most". Analogicznie, teorię tę można przenieść na grunt polski, gdzie znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym jest powszechna. Proste i pospolite słowa bez trudu są rozumiane przez osoby, które nie posługują się na co dzień znajomością tego języka. Słowa "hair", "nasil" i "export" do takiej grupy słów się właśnie zaliczają.

Udzielenie prawa ochronnego na inne oznaczenie, które zawierałoby powtarzające się zestawienie identycznych słów, nastąpiłoby zatem z naruszeniem wcześniejszego prawa wyłącznego.

Podobne stanowisko w kwestii podobieństwa złożonego oznaczenia, zawierającego w sobie znak towarowy chroniony z wcześniejszym pierwszeństwem prezentuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 6 października 2005 r. (C-120/04 Medion AG przeciwko Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH) Trybunał orzekł, iż wywierane przez złożone oznaczenie całościowe wrażenie może powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Ponadto Trybunał zauważył, że stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy znak towarowy. W przypadku ustanowienia takiego warunku, właściciel wcześniejszego znaku towarowego, w przypadku gdy ten znak towarowy zachowałby w złożonym oznaczeniu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, która nie byłaby zarazem pozycją dominującą, zostałby pozbawiony wyłącznego prawa do znaku W analizowanej sprawie inkorporowany niemal in extenso (za wyjątkiem znaku interpunkcji) zarejestrowany znak towarowy HAIR EXPERT jest właśnie takim elementem dominującym, posiadającym niezależną pozycję w zgłoszonym znaku towarowym HAIR&NAILS EXPERT.

Reasumując, należy uznać za prawidłowe stanowisko UP, zgodnie z którym w warstwie słownej porównywane znaki są podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wystąpienia pomyłki między nimi. Pojawienie się w obrocie znaku, w którym współistnieje słowo/wyrażenie kojarzone z różnymi producentami tych samych towarów i usług, może wprowadzić w błąd odbiorców co do ich faktycznego pochodzenia. Tym samym znak zgłoszony w zestawieniu ze znakiem chronionym może zostać odebrany jako odmiana znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. W ten sposób nie zostaje wyeliminowana możliwość pomyłki wśród odbiorców, którzy mogą czuć się zdezorientowani, z której firmy pochodzi dany towar, bądź dana usługa oznaczana przedmiotowym znakiem i odebrać inaczej zapisany znak jako element serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, czy tez nową wersją dotychczasowego oznaczenia, Często takie działanie stanowi pewien "chwyt marketingowy" w celu odświeżenia wizerunku firmy.

Na ocenę podobieństwa oznaczeń składają się zbieżne elementy oznaczeń, z tego bowiem względu, iż nabywca zachowuje z reguły w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem rozbieżnych członów czy elementów graficznych.

Przy znakach złożonych, odbiorca zapamiętuje te najprostsze, lub te, które są najbardziej charakterystyczne w całym oznaczeniu.

Przy tak dużej zbieżności oznaczeń i tak subtelnych różnicach (różnica w dodatkowym, opisowym członie oraz w występującym myślniku pomiędzy dwoma wyrazami) należało uznać, iż omawiane oznaczenia, zawierające fantazyjne określenia (fantazyjność wyrażenia określa się w stosunku do przeznaczenia) wykazują dużą zbieżność, która może powodować konfuzję wśród odbiorców.

W porównywanych znakach występuje podobny element słowny, który nie będzie dawał możliwości jasnego i konkretnego wskazania źródła pochodzenia usług.

Mając powyższe na uwadze, oraz fakt, że oceny podobieństwa znaków towarowych dokonuje się z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, jak również, że do stwierdzenia podobieństwa znaków nie jest konieczna ani identyczność znaków, ani ich rzeczywiste pomylenie, gdyż wystarczy, że istnieje taka możliwość, można stwierdzić, że równoległe istnienie na rynku porównywanych znaków towarowych w istniejącym stanie prawnym nie jest możliwe. W przypadku towarów i usług jednorodzajowych i komplementarnych, jak to ma miejsce odnośnie podmiotowego znaku, niebezpieczeństwo pomylenia produktów opatrzonych porównywanymi znakami, nie zostaje wyeliminowane, a przedmiotowy znak może być potraktowany jako kolejny z serii chronionych znaków innego przedsiębiorcy. Ponadto przy tak podobnych oznaczeniach nawet uważny i dobrze poinformowany odbiorca może zostać wprowadzony w błąd co do pochodzenia towarów.

Zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o prawidłową ocenę sprawy i właściwe zastosowanie prawa materialnego, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS .

Z uwagi na powyższe Sąd oddalił skargę na mocy art. 151 p.p.s.a.