II GSK 717/13

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 447/12 uwzględnił skargę [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] uchylającą zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] listopada 2010 r. w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

W dniu [...] listopada 2001 r. [...] (dalej: zgłaszająca lub skarżąca) dokonał zgłoszenia oznaczonego numerem [...] pod pierwotnym tytułem "Urządzenie do zapisu danych" z wnioskiem o udzielenie patentu na objęte zgłoszeniem rozwiązanie.

Decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 – dalej: p.w.p.) - odmówił udzielenia patentu na ww. wynalazek. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że na zgłoszone rozwiązanie nie może być udzielony patent, ponieważ przedmiot zgłoszenia nie jest rozwiązaniem technicznym. Według organu stanowisko zgłaszającego, co do techniczności przedłożonych rozwiązań jest nieprawidłowe, bowiem pomija warunki, o których mowa w art. 24 p.w.p. Organ nie uznał przedłożonych rozwiązań za wynalazki, przeto atrybuty zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy, stosowalności) rozwiązań tych nie dotyczą. Zdolność patentowa dotyczy wynalazków, zaś niewynalazki są niepatentowalnymi przedmiotami zgłoszeń, tak jak nie jest istotna nowość/nienowość, przykładowo, programu komputerowego, czy gry, czy metody matematycznej, które nie są uznawane za wynalazki z mocy art. 28 p.w.p. i które z tego powodu nie wchodzą w relacje z pojęciem zdolność patentowa wynalazku. Organ uzasadniając swoje stanowisko odwołał się do praktyki UPRP w tym zakresie, cytując fragmenty Poradnika wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009 r.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłaszający zarzucił, że UPRP nieprawidłowo ustalił stan faktyczny, dokonał nieprawidłowej wykładni przepisów prawa, ustalając błędną normę prawną i w konsekwencji dokonał nieprawidłowej subsumcji przez podciągniecie błędnie określonego stanu faktycznego do nieprawidłowo określonej normy prawnej, co skutkowało błędną decyzją.

W pierwszej kolejności skarżąca podniosła, że Urząd nieprawidłowo wskazał tytuł zgłoszenia jako "Urządzenie do zapisu danych" podczas, gdy zmiana tytułu wynalazku nastąpiła w dniu [...] lipca 2009 r., a aktualny tytuł zgłoszenia brzmi: "Sposób i urządzenie do zapisywania sygnału danych, sposób i urządzenie do odtwarzania sygnału danych, sposób i urządzenie do edycji sygnału danych oraz nośnik zapisu sygnału danych". Przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest zatem kilka wynalazków połączonych wspólną myślą wynalazczą, a mianowicie: "Sposób zapisywania sygnału danych" określony zastrzeżeniami nr [...], "Sposób odtwarzania sygnału danych" określony zastrzeżeniami nr [...], "Sposób edycji sygnału danych" - określony zastrzeżeniami nr [...], "Urządzenie do zapisywania sygnału danych" - określone zastrzeżeniami nr [...], "Urządzenie do odtwarzania sygnału danych" - określone zastrzeżeniami nr [...], "Urządzenie do odtwarzania danych" - określone zastrzeżeniami nr [...], "Urządzenie do edycji danych" - określone zastrzeżeniami nr [...] "Nośnik zapisu sygnału danych" - określony zastrzeżeniami nr [...]

Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 24 i art. 245 ust. 1 p.w.p. - utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Co do części zgłoszenia dotyczącej "sposobu" i określonej zastrzeżeniami patentowymi od 1 do 14 Urząd w w/w piśmie stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie dotyczy określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. 2001 r., nr 102, poz. 119 – dalej: rozporządzenie z 2001 r.), mającego zastosowanie na podstawie art. 93 ustawy p.w.p. Przedmiot zgłoszenia nie jest określony poprzez czynności techniczne (oddziałujące na materię). Natomiast zamiast wymaganych czynności zgłaszający określił przedmiot zgłoszenia poprzez przesłanki, dotyczące tworzenia i interpretowania struktur danych i związanych z nimi informacji.

Co do części zgłoszenia dotyczącej "urządzenia" i określonej zastrzeżeniami patentowymi od 15 do 48 Urząd jak podniósł w uzasadnieniu decyzji w w/w piśmie stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie dotyczy żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, o którym mową w §32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2001 r.

W zakresie części zgłoszenia dotyczącej "wytworu" Urząd stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie dotyczy żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2001 r.

Odnośnie różnic pomiędzy oceną przedmiotu zgłoszenia dokonaną przez inne urzędy patentowe, np. Europejski Urząd Patentowy (EUP) i The United States Patent and Trademark Office (Biuro Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych – USPTO) a oceną dokonaną przez UPRP, organ stwierdził że rzeczywiście takie różnice istnieją. Jednakże USPTO orzeka na podstawie swojego prawa, które jest odmienne od polskiego p.w.p. Pojęcie "wynalazek" jest tam rozciągnięte nawet na programy komputerowe i metody biznesowe, które w Polsce nie są uznawane za wynalazek (art. 28 p.w.p.). Natomiast EUP orzeka na podstawie Konwencji o patencie europejskim, w której nie ma definicji pojęcia "wynalazek". Dodatkowo proces orzekania EUP wynika z wewnętrznych przepisów wykonawczych oraz z ukształtowanej doktryny. Jeżeli zaś chodzi o UPRP to, jak wskazano orzeka on na podstawie p.w.p., w którym również nie ma definicji wynalazku, a rozumienie tego pojęcia jest kształtowane na podstawie: art. 24, art. 28 p.w.p. oraz § 32 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2001 r., dodatkowo postępowanie przed UPRP musi spełniać wymogi Kodeksu postępowania administracyjnego.

Urząd podkreślił, że o ile pomiędzy art. 24 p.w.p. i art. 52 ust. 1 Konwencji monachijskiej z 5 października 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.) nie ma różnic to w pozostałych, cytowanych regulacjach są one następujące. Po pierwsze lista szczególnych wykluczeń z art. 28 p.w.p. i art. 52 ust. 2 Konwencji jest prawie taka sama, ale w Konwencji korzystanie z tej listy (skutkujące odmową udzielenia patentu) jest ograniczone na mocy art. 52 ust. 3 do przedmiotów "jako takich", natomiast w p.w.p. na listę z art. 28 nie jest nałożony taki wymóg. Po drugie, w polskich przepisach wykonawczych istnieje opis szczególnych niewynalazków zawarty w § 32 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia, a w przepisach wykonawczych EUP nie ma takiego, ani podobnego odpowiednika. Po trzecie inne jest rozumienie pojęć bazowych w obu urzędach. np.: wynalazek, technika, program komputerowy, "przeciętny znawca".

Zgłaszający złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie obu decyzji w całości i przekazanie sprawy do Urzędu Patentowego RP celem ponownego rozpatrzenia zgłoszenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 października 2012 r. uwzględnił skargę, uchylając zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] listopada 2010 r.

Sąd I instancji w pierwszej kolejności przypomniał, że zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Powołany przepis został wskazany w podstawie materialnoprawnej decyzji Urzędu Patentowego RP, a uzasadnieniem do jego zastosowania było stwierdzenie organu, iż przedmioty zgłoszenia nie stanowią wynalazku. UPRP posiłkował się przy tym § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2001 r. stwierdzając, iż produkty objęte zgłoszeniami nie przedstawiają czynności technicznych w sensie oddziaływania na materię w rozumieniu powołanego przepisu i odwołał się do praktyki Urzędu w tym zakresie cytując fragmenty Poradnika wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009 r.

W ocenie Sądu I instancji Poradnik wynalazcy chociaż może się okazać przydatny w pracy eksperta, to jednak nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa i z tego względu w wykładni prawa materialnego w tym przypadku art. 24 p.w.p. uwzględniany być nie może. WSA uznał, że powołane rozporządzenie z 2001 r., chociaż w świetle przepisów Konstytucji RP jest źródłem prawa, to jednak w zastosowanym przez Urząd zakresie uwzględnienie cyt. przepisu tego aktu w wykładni art. 24 p.w.p. jest niedopuszczalne. Należy mieć bowiem na uwadze, zakres upoważnienia ustawowego do powyższej regulacji określonego w art. 93 ustawy p.w.p. Zgodnie z tym przepisem delegacja obejmuje określone przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku, szczegółowy zakres i tryb postępowania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym z uwzględnieniem w szczególności sposobu i formy ogłoszenia o zgłoszeniu, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, a także formy sporządzonego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz teren udostępniania go osobom trzecim.

Według Sądu I instancji z tak ujętej delegacji wynika, iż tym rozporządzeniem może być objęta wyłącznie regulacja uzupełniająca procedurę badania zgłoszeń nie zaś regulacja o charakterze materialnoprawnym, bo dla tej regulacji ustanowiony jest tryb uchwalenia w drodze ustawy. Z tego też względu powołany przepis wykracza poza delegację ustawy zawartej w art. 93 p.w.p. i jako taki nie stanowi samoistnej podstawy do zastosowania w sprawie ani też z punktu widzenia powołanego przepisu nie może być dokonywana wykładnia art. 24 p.w.p.

Ponadto Sąd I instancji wskazał, że p.w.p. (tak, jak ustawa o wynalazczości, której art. 10 odpowiada w warstwie normatywnej przesłankom zdolności patentowej określonej w art. 24 p.w.p.), nie określa w swych przepisach definicji wynalazku. Jednakże UPRP nie może dokonywać wykładni tego pojęcia w oderwaniu od przyjętych przez Polskę zobowiązań związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej i ratyfikowaniem Konwencji monachijskiej oraz praktyki orzeczniczej EUP, kształtowanej na podstawie Konwencji monachijskiej i Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zał. 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143; dalej: TRIPS lub "Porozumienie TRIPS"). Jak zauważył Sąd I instancji, celem Porozumienia TRIPS ratyfikowanego przez Polskę w 1996 r. było m.in. ustanowienie standardów dotyczących dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, w tym patentów na wynalazki. Członkowie porozumienia mając na względzie deklarowany zamiar ograniczenia przeszkód w handlu międzynarodowym zobowiązali się do stosowania jednolitych zasad ochrony własności intelektualnej określonych w tym Porozumieniu (z możliwością wprowadzenia szerszej ochrony niesprzecznej z postanowieniami Porozumienia). Nie mogą jednak stosować praktyki skutkującej ochroną praw własności intelektualnej (m.in. patentów na wynalazki) na poziomie niższym niż przewiduje to Porozumienie.

Zdaniem WSA okoliczność, iż w prawie krajowym i wiążącym Polskę prawie międzynarodowym nie ma definicji wynalazku i pojęcia technicznego charakteru - nie uzasadnia wykładni przepisów p.w.p. w sposób autonomiczny w oderwaniu od praktyki stosowanej w tym względzie, przepisów i wymagań na gruncie prawa międzynarodowego. Urząd Patentowy RP dokonując oceny objętych zgłoszeniem rozwiązań z punktu widzenia art. 24 p.w.p. i stwierdzając, że objęte zgłoszeniem rozwiązania nie określają charakteru technicznego ograniczył się jednak do wykładni powołanego przepisu przez pryzmat rozporządzenia z 2001 r. w całkowitym oderwaniu zarówno od powołanych aktów prawa międzynarodowego i praktyki EUP.

Z tego względu Sąd I instancji uznał, że organ nie rozpoznał sprawy w sposób wnikliwy i wyczerpujący a zatem z naruszeniem art. 77 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a., a przy tym z uchybieniem wskazanym w skardze przepisom prawa materialnego. Natomiast za niezasadny WSA uznał zarzut naruszenia art. 84 k.p.a. przez zaniechanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.

II

Urząd Patentowy RP wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

1) Naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 77 i 107 § 3 k.p.a. poprzez:

a) bezzasadne przyjęcie, że UPRP nie dokonał oceny rozwiązań objętych zgłoszeniem [...] w sposób wnikliwy i wyczerpujący, gdyż badając przedmiotowe zgłoszenie z punktu widzenia art. 24 p.w.p. i stwierdzając, że objęte tym zgłoszeniem rozwiązania nie określają charakteru technicznego, ograniczył się jedynie do wykładni powołanego przepisu przez pryzmat § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r., nie uwzględnił natomiast zobowiązań wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, TRIPS, Konwencji o patencie europejskim oraz praktyki orzeczniczej EUP, prowadzące do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej, chociaż UPRP ocenił zgłoszone rozwiązania w sposób wnikliwy i wyczerpujący, udzielając zgłaszającemu szczegółowych wyjaśnień dotyczących wszystkich aspektów sprawy, w tym wyjaśnił różnice pomiędzy stanowiskiem UPRP, a praktyką orzeczniczą innych urzędów patentowych, w tym EUP i wskazał przyczyny odmiennego przekonania co do oceny przedmiotu zgłoszenia;

b) bezzasadne przyjęcie, że w świetle przepisów unijnych i wiążących Polskę umów międzynarodowych, w tym TRIPS i Konwencji o patencie europejskim, dokonanie prawidłowej oceny przedmiotu zgłoszenia [...] było możliwe jedynie wówczas, gdyby UPRP bezkrytycznie przyjął, jako słuszną interpretację pojęcia "wynalazek" wynikającą z praktyki orzeczniczej EUP, prowadzące do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej, chociaż Konwencja o patencie europejskim nie definiuje pojęcia "wynalazku" i nie zobowiązuje państw członkowskich Konwencji do harmonizacji praktyki orzeczniczej, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w różnej praktyce orzeczniczej poszczególnych państw członkowskich Konwencji, ale przede wszystkich w stanowisku Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie G 3/08 (www.epo.org);

2) naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, tj. art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. w zw. z art. 2 i 193 Konstytucji RP, poprzez niezawieszenie postępowania i nieprzedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego, dotyczącego zgodności § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. z art. 93 p.w.p. w zw. z art. 92 ust.1 Konstytucji RP, chociaż rozstrzygnięcie kwestii, czy wskazany przepis nie wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 93 p.w.p., a tym samym ustalenie, czy przepis ten może być stosowany, co ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, ale także każdej innej, w której UPRP dokonuje oceny przedmiotu zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, a konstytucyjność tego przepisu jest kwestionowana wyłącznie w odniesieniu do oceny tylko niektórych zgłoszeń wynalazków z zakresu szeroko pojętej informatyki i jego ocena nie jest jednolita w orzecznictwie sądów;

3) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 24 p.w.p. w zw. z art. 27 ust. 1 TRIPS poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dokonywana przez Urząd Patentowy wykładnia art. 24 p.w.p., w szczególności pojęcia technicznego charakteru rozwiązania, jest niezgodna z art. 27 ust. 1 TRIPS, z uwagi na to, że celem zawarcia TRIPS było m.in. wprowadzenie minimalnych standardów ochrony własności intelektualnej, a praktyka Urzędu Patentowego ustanawia tę ochronę na poziomie niższym niż zakładany;

4) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 24 p.w.p. w zw. z art. 27 ust. 1 TRIPS i art. 52 Konwencji o patencie europejskim poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że fakt jednakowego sformułowania przesłanek zdolności patentowej w art. 24 p.w.p., art. 27 ust. 1 TRIPS oraz art. 52 Konwencji o patencie europejskim, skutkuje koniecznością, interpretowania ich w taki sam sposób, co w istocie, z uwagi na rangę umowy międzynarodowej w systemie źródeł prawa, sprowadza się do automatycznego przyjmowania, jako słusznej praktyki orzeczniczej EUP, chociaż regulacje wynikające z p.w.p. nie w pełni odwzorowują art. 52 Konwencji o patencie europejskim, Konwencja nie definiuje pojęcia "wynalazku" oraz nie przewiduje harmonizacji orzecznictwa w państwach członkowskich, czego wyrazem jest m.in. różna praktyka orzecznicza państw członkowskich, w tym polskich sądów administracyjnych, stanowisko Rozszerzonej Izby Odwoławczej EPO w sprawie G 3/08, a także wątpliwości jakie wzbudza linia orzecznicza EUP, czego wyrazem było m.in. odrzucenie przez Parlament Europejski w dniu 6 lipca 2005 r. projektu dyrektywy w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera;

5) naruszenie prawa materialnego, tj. § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w zw. z art. 93 p.w.p., poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że przepis ten wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 93 p.w.p. prowadzące do jego niezastosowania w przedmiotowej sprawie, chociaż wskazany przepis określa zakres sposób badania przedmiotu zgłoszenia i wbrew opinii Sądu, nie wprowadza dodatkowej materialnoprawnej przesłanki oceny zdolności patentowej zgłoszonego rozwiązania, a jedynie uszczegółowia wytyczne stosowane przy badaniu, czy zgłoszone rozwiązanie mieści się w pojęciu wynalazku, a więc przepis ten mieści się w upoważnieniu ustawowym i nie było podstaw do przyjęcia, że zastosowanie tego przepisu przez UPRP było niedopuszczalne.

Argumentację na poparcie zarzutów organ przedstawili w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną zgłaszający wniósł o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

W pismach procesowych zarówno organ jak i uczestnik postępowania uzupełnili argumentację zawartą we wniesionych przez siebie środkach odwoławczych.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż zawarte w niej zarzuty okazały się nieusprawiedliwione.

Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a, rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, która zachodzi w przypadkach przewidzianych w § 2 tego artykułu. W niniejszej sprawie nie występują jednak żadne z wad wymienionych we wspomnianym przepisie, które powodowałyby nieważność postępowania prowadzonego przez Sąd I instancji.

Wniesiona skarga kasacyjna powołuje obydwie podstawy kasacyjne przewidziane w art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a. Jednakże z uwagi na to, że zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego ściśle wiążą się z zarzutami naruszenia przepisów prawa procesowego, zasadne i celowe jest łączne odniesienie się do tych zarzutów.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadza się do interpretacji (rozumienia) wymogu technicznego charakteru wynalazku. Zgłoszone do opatentowania rozwiązanie podlega, ze względu na datę zgłoszenia ([...] listopada 2001 r.) ocenie na podstawie art. 24 p.w.p., według którego patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż nie jest sporne (nie kwestionuje tego UPRP ani Sąd I instancji), że wymaganie technicznego charakteru jest stawiane również wynalazkom rozpatrywanym na podstawie krajowej ustawy – Prawo własności przemysłowej, Konwencji monachijskiej i Porozumienia TRIPS. Żaden z tych aktów prawnych nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem: "techniczny charakter wynalazku". Urząd Patentowy RP prezentuje tezę, że w tej sytuacji organ może samodzielnie interpretować to pojęcie w oparciu wyłącznie o przepisy prawa krajowego, tj. art. 24, art. 28 p.w.p., § 32 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2001 r.

Wbrew zarzutom podnoszonym przez skarżący kasacyjnie organ wskazanym w punkcie 1 lit. a) oraz punkcie 5 petitum skargi kasacyjnej, rację ma Sąd I instancji twierdząc, iż przepisy rozporządzenia z 2001 r. nie mogą stanowić podstawy do dokonywania wykładni wymogu charakteru technicznego zgłoszonego przez skarżącego rozwiązania, z uwagi na postanowienia art. 93 p.w.p. dotyczące zakresu upoważnienia ustawowego do powyższej regulacji. Dokonywanie bowiem wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" w oparciu o § 32 rozporządzenia z 2001 r., nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej z art. 93 p.w.p. Należy mieć bowiem na uwadze, zakres upoważnienia ustawowego do powyższej regulacji określonego w art. 93 ustawy p.w.p. Zgodnie z tym przepisem delegacja obejmuje określone przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie wynalazku, szczegółowy zakres i tryb postępowania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym z uwzględnieniem w szczególności sposobu i formy ogłoszenia o zgłoszeniu, zakres, w jakim Urząd Patentowy może dokonywać poprawek w skrócie opisu, a także formy sporządzonego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz teren udostępniania go osobom trzecim.

Jak słusznie stwierdził Sąd I instancji rozważania organu skoncentrowały się na omówieniu charakteru technicznego rozwiązania podlegającego opatentowaniu przede wszystkim w oparciu o § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2001 r., przy czym organ uznał, że produkty objęte zgłoszeniami nie przedstawiają czynności technicznych w sensie oddziaływania na materię w rozumieniu powołanego przepisu i odwołał się do swojej praktyki w tym zakresie cytując fragmenty Poradnika wynalazcy, UPRP, Warszawa 2009 r. Rację ma Sąd I instancji, że Poradnik wynalazcy chociaż może się okazać przydatny w pracy eksperta, to jednak nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa i z tego względu w wykładni prawa materialnego w tym przypadku art. 24 p.w.p. uwzględniany być nie może.

Należy zatem uznać za niezasadne wskazane w punkcie 1 skargi kasacyjnej zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a w zw. z art. 77 § i 107 § 3 k.p.a., podzielając jednocześnie stanowisko Sądu I instancji, który uchylając zaskarżoną i poprzedzającą ją decyzję UPRP stwierdził, iż organ nie rozpoznał sprawy w sposób wnikliwy i wyczerpujący.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko tego Sądu wyrażone w orzecznictwie, że nie można zaakceptować dokonywania wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym przez UPRP - jedynie w oparciu o art. 24 p.w.p. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 2001 r. - bez dokonania wykładni obowiązujących w dacie orzekania przez UPRP ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, tj. Konwencji monachijskiej, Porozumienia TRIPS, oraz praktyki orzeczniczej EUP w zakresie tzw. wynalazków informatycznych, stworzonych przy użyciu komputera. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie w pełni popiera stanowisko NSA wyrażone w wyrokach: z 24 kwietnia 2014 r., II GSK 78/13; z 30 sierpnia 2012 r., o sygn. akt II GSK 1069/11; z 12 kwietnia 2012 r., o sygn. akt II GSK 864/11; z 19 kwietnia 2012 r., II GSK 1140/11; z 19 marca 2012 r., II GSK 85/11, że wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" należy dokonywać w oparciu o wykładnię dynamiczną przepisów krajowej ustawy, uwzględniającą kontekst międzynarodowy.

Jest to tym bardziej istotne, że analiza pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" i metodologia badania patentowalności tzw. wynalazków informatycznych różni się od metodologii badania patentowalności w odniesieniu do wynalazków tradycyjnych. Analizując bowiem linię orzeczniczą EUP można wskazać wyraźną tendencję do liberalizacji postrzegania wymogu technicznego charakteru wynalazku urzeczywistnianego za pomocą komputera. W praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) stosowane są obecnie, od kilku lat, znacznie bardziej liberalne kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy użyciu komputera aniżeli w początkowym okresie obowiązywania Konwencji (por. obecną wersję Wytycznych w sprawie badań (Guidelines for Examination in the EPO), część C, rozdz. IV, pkt 2.3.6, grudzień 2007 r.). Złagodzenie kryteriów dotyczy przede wszystkim oceny, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 (1) Konwencji monachijskiej, tzn. czy ma charakter techniczny. Istotny zwrot w tym kierunku, oznaczający odejście od poprzedniej linii orzecznictwa przyjętej w decyzji Izby Odwoławczej EPO z dnia 15 lipca 1986 r. w sprawie Vicom/Computer-related Invention (T-208/84), zaznaczył się w decyzjach Izb Odwoławczych: w sprawie Asynchronous resynchronization of a commit procedure z dnia 1 lipca 1998 r. (T-1173/97) oraz w sprawie Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information z dnia 4 lutego 1999 r. (T-935/97). W obu sprawach zgłaszającym był IBM, przy czym sprawy są określane jako Computer program product I and II. W sprawach tych przyjęto, co do zasady, dopuszczalność opatentowania programów komputerowych powodujących tzw. dalszy skutek techniczny (further technical effect), tj. skutek wykraczający poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu. W pierwszej z wymienionych decyzji stwierdzono, że do uniknięcia wyłączenia przewidzianego w art. 52 (2) Konwencji monachijskiej wystarcza, że program podczas wykonywania w komputerze powoduje skutek techniczny wykraczający poza normalne interakcje fizyczne (normal physical interactions) zachodzące pomiędzy programem i komputerem.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy zaznaczyć, że badanie technicznego charakteru zgłoszonego przez skarżącego rozwiązania powinno być dokonywane na podstawie wykładni przepisów Porozumienia TRIPS oraz Konwencji monachijskiej, a także Wytycznych EUP w sprawie badań patentowych (Guidelines for Examination in the European Patent Office) oraz praktyki orzeczniczej EUP, biorąc pod uwagę wskazane przez wnoszącego skargę kasacyjną stanowisko Rozszerzonej Izby Odwoławczej EUP z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie G 3/08 (www.epo.org).

Niezasadne są również zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji przepisów prawa materialnego zawarte w punktach 3 i 4 petitum skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę zwraca uwagę, że przy interpretacji wymogu technicznego charakteru rozwiązania, zawartego w art. 24 p.w.p. należy przyjmować w maksymalnym stopniu jego europejską wykładnię, korzystając przede wszystkim z dorobku praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego wyrażonej w tzw. "Wytycznych EUP" (Guidelines:http://www.european-patent office.org/legal/gui_lines/e/index.htm; por. E. Nowińska, U. Promiński, M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 30).

Podkreślenia wymaga, że podstawą dokonywania wykładni wymogu "technicznego charakteru rozwiązania" powinien stanowić art. 24 p.w.p. oraz przepisy Porozumienia TRIPS, jak i Konwencji monachijskiej, stanowiące część krajowego porządku prawnego, w tym orzecznictwo EUP – stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP. Niestety - jak słusznie stwierdził Sąd I instancji - Urząd Patentowy RP nie odniósł się do EUP, wytycznych EUP, praktyki orzeczniczej tego organu. Te braki dotyczące uzasadnienia wyroku Sądu I instancji mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Należy podkreślić, że zgłoszenie wynalazku przez skarżącą do rejestracji przypada na okres po ratyfikowaniu przez Polskę Porozumienia TRIPS w 1996 r. Celem tego Porozumienia TRIPS było m. in. ustanowienia standardów dotyczących dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, w tym patentów na wynalazki (Preambuła i cz. II). Nie ulega zatem wątpliwości, że Członkowie Porozumienia mając na względzie deklarowany zamiar ograniczenia przeszkód w handlu międzynarodowym zobowiązali się m.in. do stosowania jednolitych zasad ochrony praw własności intelektualnej, określonych w tym Porozumieniu. W art. 1 ust. 1 ustalono, że Członkowie wprowadzą w życie postanowienia niniejszego Porozumienia. Członkowie mogą, lecz nie są zobowiązani, wprowadzić w swoim prawie szerszą ochronę niż wymagana przez niniejsze Porozumienie, pod warunkiem że taka ochrona nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszego Porozumienia. Dopuszczenie w tym przepisie możliwości szerszej ochrony w prawie krajowym odnosi się oczywiście do ochrony praw własności intelektualnej, w tym do ochrony wynalazków. Nie stanowi z pewnością poszerzenia tej ochrony wynalazków węższe, bardziej rygorystyczne rozumienie przesłanek ich patentowalności przez krajowy urząd patentowy w porównaniu z praktyką stosowania takich samych wymagań na gruncie Porozumienia TRIPS.

Należy zwrócić uwagę, że treść przepisów prawa krajowego dotycząca patentowalności wynalazku jest w zasadzie tożsama z treścią przepisów prawa międzynarodowego. Przepis art. 10 u.o.w. oraz art. 24 p.w.p. jest powtórzeniem art. 52 pkt 1 Konwencji monachijskiej, a ten jest powtórzeniem art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS, co wskazuje na związanie jednolitym rozumieniem tego pojęcia.

W rozpoznawanej sprawie decyzja UP o odmowie udzielenia patentu na wynalazek zapadła dnia [...]24 listopada 2010 r., zaś decyzja ostateczna UPRP dnia [...] grudnia 2011 r., a zatem sprawa o przyznanie ochrony toczyła się po akcesji Polski do UE, tj. po przyjęciu Konwencji, dnia 1 marca 2004 r. Polska stała się stroną Konwencji. Skoro zaś przyjęliśmy Konwencję, to musimy stosować prawo z całym dobrodziejstwem inwentarza, tj. z wykładnią pojęcia i przesłanek zdolności patentowej wynalazku, która się z tym łączy. Konwencja zaś tworzy Europejską Organizację Patentową, której organem stosującym prawo jest Europejski Urząd Patentowy.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 9 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. W piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że obowiązek przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego obejmuje również obowiązek uwzględniania znaczenia (interpretacji), jaką tym normom nadają międzynarodowe instancje powołane również do orzekania na ich podstawie (m.in. P. Sarnecki: Komentarz do art. 9 Konstytucji RP w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz V pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2007, s. 6).

Normy prawne zawarte w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, a więc również w Porozumieniu TRIPS oraz w Konwencji monachijskiej, stają się normami prawa wewnętrznego o charakterze powszechnie obowiązującym (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Ratyfikowana umowa międzynarodowa zaś – po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw – stanowi część krajowego porządku prawnego. Moc prawna tych umów jest niższa niż Konstytucji RP, ale mają one pierwszeństwo przed ustawą (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę uważa, że zasadny jest podnoszony w literaturze przedmiotu postulat jednolitej interpretacji przepisów dotyczących przesłanek zdolności patentowej w prawie polskim oraz na gruncie Konwencji monachijskiej, uwzględniając przy tym praktykę orzeczniczą Europejskiego Urzędu Patentowego. Za jednolitą interpretacją przesłanek zdolności patentowej wynalazku przemawia również fakt, że wynalazki podlegają w Polsce dwojakiego rodzaju ochronie, tj. na podstawie patentów wydanych przez Urząd Patentowy RP oraz przez Europejski Urząd Patentowy. Jednocześnie stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598), przez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się takie same prawa, jak przyznaje patent udzielony na podstawie prawa własności przemysłowej. Zatem nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której patenty wywierające na terytorium Polski identyczne skutki byłyby udzielane na różne rozwiązania. Z uwagi na to, że Polska musi respektować patenty europejskie, przesłanki zdolności patentowej przyjmowane przez Urząd Patentowy RP powinny być zasadniczo na gruncie ustawy – Prawo własności przemysłowej tak samo rozumiane, jak przyjmuje to Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji monachijskiej (M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 158-159; wyrok NSA z 19 kwietnia 2012 r., II GSK 1140/11).

Postulat zgodności interpretacyjnej ma istotne znaczenie w wymiarze ponadkrajowym (tj. w obszarze stosowania Konwencji), przy czym nie można pominąć poglądu, że w państwach związanych Konwencją, nie tylko należy dostosowywać prawo do postanowień Konwencji, ale należy również brać pod uwagę praktykę EUP (zob. M. du Vall, w: System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, s. 245).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy podkreślenia wymaga, że Urząd Patentowy RP wydając decyzję we wskazanym wyżej kontekście normatywnym, miał obowiązek wszechstronnej analizy obowiązujących źródeł prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie - Prawo własności przemysłowej, Konwencji monachijskiej, jak i Porozumienia TRIPS, biorąc pod uwagę normatywną tożsamość cech konstytutywnych wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym we wskazanych wyżej przepisach.

Nie są uzasadnione zarzuty naruszenia przepisów postępowania, określone w punkcie 2 petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzuty naruszenia art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. w zw. z art. 2 i 193 Konstytucji RP, poprzez niezawieszenie postępowania i nieprzedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego, dotyczącego zgodności § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z art. 93 p.w.p. w zw. z art. 92 ust.1 Konstytucji RP.

Na wstępie zaznaczyć należy, że przepis art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. dotyczy zawieszenia postępowania i stanowi, że sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu. Podkreślenia wymaga, że wystąpienie przez skład orzekający z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego może mieć miejsce, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem ( art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.). Ocena, czy taka sytuacja zachodzi jest pozostawiona uznaniu sądu i to skład orzekający ocenia - na gruncie konkretnej rozstrzyganej sprawy – czy zachodzi taka konieczność.

Wywody organu wnoszącego skargę kasacyjną organu o charakterze postulatu, że Wojewódzki Sąd Administracyjny zaniechał zwrócenia się z pytaniem prawnym w trybie art. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego, nie mogą stanowić skutecznej podstawy skargi kasacyjnej, o której mowa w przepisie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. Strona może natomiast zarzucić naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie przepisu prawa powszechnie obowiązującego. Takiego zarzutu jednak skarżący nie podniósł. Ponadto art. 3 ww. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie zobowiązuje sądu, a jedynie daje możliwość przedstawienia Trybunałowi pytania prawnego, w sytuacji jeżeli od odpowiedzi na to pytanie zależy rozstrzygniecie sprawy toczącej się przed sądem. To wątpliwości sądu, a nie strony skarżącej, mogą uzasadniać przedstawienie pytania prawnego Trybunałowi. Skarżący zatem nie legitymuje się uprawnieniem do skutecznego domagania się przedłożenia przez sąd pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu ( por. wyroki NSA: z dnia 22 września 2011 r. II GSK 930/10; z dnia 18 maja 2010 r. sygn. akt I GSK 944/09 , LEX nr 594760; wyroki WSA w Warszawie: z dnia 2 września 2010 r., VI SA/Wa 750/10; z dnia 18 października 2007 r. sygn. akt II SA/Ol 861/07, LEX nr 303725).

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 p.p.s.a., oddalił skargę kasacyjną.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 2 p.p.s.a.