VI SA/Wa 1883/12

Uzasadnienie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r., działając na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17 ze zm., cytowanej dalej jako "u.z.t.") w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., cytowanej dalej jako "p.w.p."), po rozpoznaniu wniosku F. z siedzibą w L., Niemcy

o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...] udzielonego na rzecz A. R.[...], unieważnił prawo ochronne na ww. znak towarowy.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 11 września 2007 r. spółka F. GmbH z siedzibą w L., Niemcy (cytowana dalej jako "wnioskodawca") złożyła wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o nr [...] udzielonego na rzecz A. R. [...] (cytowanego dalej jako "uprawniony") z pierwszeństwem od dnia 30 czerwca 2000 r. Znak przeznaczony jest do oznaczania towarów "farby, lakiery, barwniki, środki antykorozyjne, zaprawy farbiarskie; usługi w zakresie oferowania i grupowania farb, lakierów, barwników, środków antykorozyjnych, zaprawy farbiarskich w celu ich sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej", klasy 2, 35. Wnioskodawca w podstawie ww. wniosku wskazał przepisy art. 8 pkt 1 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51). Jego zdaniem zgłoszenie znaku spornego nastąpiło w złej wierze, w której uprawniony działał przed, w trakcie, jak i po zgłoszeniu spornego znaku, gdyż współpracował z wnioskodawcą w zakresie dystrybucji towarów oznaczanych znakiem towarowym "[...]", który zarejestrowany jest w Urzędzie Patentowym RFN od 1998 r. na rzecz J. F. jedynego wspólnika F. GmbH z siedzibą w L., Niemcy.

Nadto wnioskodawca w swoim wniosku podał, że jest uprawnionym do wspólnotowego znaku towarowego "[...]" o numerze [...] rozszerzonego na Polskę z dniem 1 maja 2004 r. Wskazał także na fakt, że uprawniony zablokował mu bezpośredni dostęp do polskiego rynku. W kontekście powyższego wnioskodawca podkreślił, że już wcześniej podczas rozmów prowadzonych ze spółką P. K. GmbH, uprawniony próbował uzyskać dla siebie wyłączność na import i dystrybucję produktów marki "[...]" w Polsce. Zdaniem wnioskodawcy, okoliczności te świadczą o istnieniu po jego stronie interesu prawnego w żądaniu unieważnienia spornego prawa. Jak podkreślił wnioskodawca, całokształt działań uprawnionego świadczy nie tylko o jego działaniu w złej wierze, ale przede wszystkim stanowi kwalifikowaną jej postać, gdyż zgłoszenie zostało dokonane przez rzeczywistego agenta, o którym mówi art. 6 septies Konwencji paryskiej. Wnioskodawca na okoliczność współpracy pomiędzy stronami sporu oraz istnienia po swojej stronie uprawnień do ww. znaku "[...]" przedstawił materiał dowodowy wraz z tłumaczeniem na język polski w postaci między innymi historii firmy wnioskodawcy, katalogu [...], katalogu [...] , zaświadczenia o danych wpisanych do rejestru Urzędu Patentowego RFN znaku towarowego [...] nr [...], wydruku rejestracji znaku [...] nr [...].

Uprawniony w odpowiedzi na ww. wniosek wniósł o jego oddalenie. Podniósł, że dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę w żaden sposób nie wskazują na działanie uprawnionego w złej wierze w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego "[...]" o nr [...], tj. 30 czerwca 2000 r. Wskazał, że szereg dokumentów mających świadczyć o działaniu w złej wierze jest datowane po tej dacie, więc nie mogą, zdaniem uprawnionego, stanowić wiarygodnych dowodów na okoliczność takiego działania. Uprawniony podkreślił również, że dokumenty sygnowane przed datą 30 czerwca 2000 r., nie wskazują na współpracę pomiędzy stronami sporu w zakresie rozprowadzania przez niego towarów opatrzonych spornym znakiem, gdyż na żadnym z tych dokumentów nie widnieje informacja jakoby znak "[...]" był zarejestrowany na rzecz wnioskodawcy. Nadto uprawniony wskazał, że rozprowadzając towary działał we własnym imieniu i na własne ryzyko, nie zaś jako agent wnioskodawcy, zaś dokumenty załączone do wniosku o unieważnienie nie dowodzą, jego zdaniem, aby transakcje dotyczyły produktu [...], a jeśli faktycznie tego dotyczyły, to nie dowodzą, że była to sprzedaż pod własnym znakiem wnioskodawcy, gdyż w równym stopniu mogą dotyczyć realizacji zamówienia pod własnym znakiem uprawnionego.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2009 r. wnioskodawca podtrzymał zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, o czym stanowi art. 8 pkt 1 u.z.t. natomiast art. 6 septies Konwencji paryskiej przywołuje jedynie jako wskazówkę interpretacyjną. W aspekcie interesu prawnego wskazał natomiast na istnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego "[...]" zarejestrowanego w OHIM oraz na ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Uprawniony z kolei podtrzymał swoje stanowisko o oddalenie wniosku, gdyż przedstawione dowody nie mogą, jego zdaniem, stanowić o działaniu w złej wierze oraz o współpracy pomiędzy stronami na terenie Niemiec. Podkreślił również, że przedstawione w toku postępowania przed Urzędem Patentowym dokumenty mogą raczej świadczyć o tym, że był wspólnikiem wnioskodawcy, a nie jego agentem. W ocenie uprawnionego, problematyczny jest szczególny stosunek zaufania występujący w obrocie gospodarczym, gdyż najpierw przekazywane są pieniądze, a potem towar, wynika z tego, że P. K. mógł produkować towar zarówno na zamówienie wnioskodawcy, jak i uprawnionego.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2009 r. wnioskodawca przedstawił stanowisko, w którym ustosunkował się do zarzutów uprawnionego w zakresie prawidłowości tłumaczeń dowodów obcojęzycznych. W piśmie tym wskazał, że wady w tłumaczeniach przysięgłych dotyczą kwestii drobiazgowych i nie mają jakiegokolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Natomiast pismem z dnia 22 czerwca 2010 r. uzupełnił materiał dowodowy, poprzez nadesłanie: artykułu z czasopisma "[...]" z czerwca 1999 r., wywiadu z J. F. opublikowanego w [...] z 2008 r., oferty wysyłkowej dotyczącej produktów marki "[...]" z października 1998 r., korespondencji między uprawnionym i jego żoną, a P. K. GmbH oraz J. F..

Na rozprawach w dniach [...] czerwca 2009 r. oraz [...] marca 2010 r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska w sprawie. Kolegium przesłuchało J. F. i A. R. w charakterze stron postępowania oraz R. H. w charakterze świadka.

Na rozprawie w dniu [...] maja 2011 r. wnioskodawca podniósł, że jedyną podstawą prawną wniosku jest przepis art. 8 pkt 1 u.z.t., tj. sprzeczność zgłoszenia znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego, czyli wbrew zasadom uczciwości kupieckiej, co składa się na złą wiarę zgłaszającego. Uprawniony podtrzymał w całości swój wniosek o oddalenie żądania unieważnienia spornego prawa oraz o pominięcie materiałów, które dotyczą okresu po dniu zgłoszenia.

Podkreślił, że jedyny dowód mający związek ze sprawą dotyczy spotkania A. R. z J. F. w lutym 2000 r., w trakcie którego uprawniony odniósł wrażenie, że będzie działał w Polsce, a J. F. na pozostałym obszarze. W kontekście pozostałych dowodów uprawniony wskazał, że dotyczą korespondencji i faktur, które nie zawierają oznaczenia [...].

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] sierpnia 2011 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "[...]" o nr [...]. Organ w uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia podał, że zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Zdaniem organu, wnioskodawca wykazał istnienie po swojej stronie interesu prawnego między innymi z przysługującego mu prawa do wspólnotowego znaku towarowego [...] [...], którego ochrona obejmuje także obszar Rzeczypospolitej. W tej więc sytuacji interes prawny znajduje źródło w prawie ochronnym na ten znak. Stanowisko takie znajduje wyraz w utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 1441/05) w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...] stwierdził "w rezultacie trafnie uznano, że interes prawny wnioskodawcy, uzasadniający jego żądanie unieważnienia prawa (...) wywodzi się z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego [...] (...) a następnie z uznania w Polsce skutków powyższej rejestracji". Mając powyższe na uwadze podkreślono, że wnioskodawca posiada interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" [...].

Sporny znak towarowy stanowi słowo "[...]" i jest przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 02 i 35 "farby, lakiery, barwniki, środki antykorozyjne, zaprawy farbiarskie, usługi w zakresie oferowania i grupowania farb, lakierów, barwników, środków antykorozyjnych, zaprawy farbiarskie w celu ich sprzedaży hurtowej i/lub detalicznej". Tym samym zakres ochrony spornego znaku blokuje wnioskodawcy bezpośredni dostęp do rynku polskiego, gdyż uprawniony posiada wyłączność na oznaczenie "[...]" w zakresie towarów z branży "farb i lakierów", posiada wyłączne prawo wprowadzania na terenie Polski towarów oznaczonych tym znakiem. W ocenie organu, wnioskodawca chcąc zatem rozprowadzać w Polsce swoje towary oznaczane znakiem "[...]", nie może tego czynić w sposób swobodny samodzielnie, czy też za pośrednictwem innych podmiotów, co wskazuje na jego bezpośredni, aktualny i indywidualny interes prawny w żądaniu unieważnienia spornego prawa.

Jak podał organ, zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa w zakresie znaków towarowych ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. W przedmiotowej sprawie znak towarowy słowny [...] [...] został zgłoszony do Urzędu Patentowego celem uzyskania ochrony w dniu 30 czerwca 2000 roku, tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 roku i przepis art. 8 pkt 1 tej ustawy stanowi podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku. Zgodnie z treścią przepisu art. 255 ust. 4 p.w.p., Urząd Patentowy w postępowaniu spornym rozstrzyga sprawę w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wniosku wskazaną przez wnioskodawcę.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca podniósł zarzut zgłoszenia spornego znaku w warunkach złej wiary. W myśl art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. W orzecznictwie i piśmiennictwie zwraca się uwagę, że nie chodzi tu wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści, formy przedstawieniowej) lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II SA 2971/01; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz wyd. II, Warszawa 1997 r., s. 74 i 75). Jednocześnie organ zauważył, że przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. nie zawiera expressis verbis przesłanki dokonania zgłoszenia w złej wierze, ale zgodnie z doktryną oraz ustalonym orzecznictwem, zła wiara stanowi kwalifikowaną postać dokonania zgłoszenia znaku w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W orzecznictwie i doktrynie przyjęto, że "w ziej wierze jest ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale braku jego wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt II SA 3856/01). Pojęcie "złej wiary" nie powinno być wyprowadzane z pojęcia złej wiary obowiązującego w powszechnym prawie cywilnym. Nie może ona być utożsamiana z samą tylko świadomością niezgodności danego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym lub brakiem takiej świadomości w skutek niedbalstwa. Tym samym zła wiara nie jest kwestią samego subiektywnego stanu osoby działającej, lecz także kwestią obiektywnych zdarzeń. Muszą to być okoliczności wskazujące na to, że zgłoszenie przedsięwzięte w tych okolicznościach było nieuczciwe zarówno w świetle ogólnych zasad prawnych, jak też zwłaszcza interesów prawnych innych przedsiębiorców (R. Skubisz, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy) [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005 r., s. 1342,1343).

Wobec powyższego organ uznał, że zasadny jest zarzut zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, czyli z naruszeniem przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t.

W przedmiotowej sprawie za uzasadnione przyjęto, że uprawniony ze spornego prawa jako podmiot gospodarczy współpracujący z wnioskodawcą bezpodstawnie przyjął, że ma upoważnienie do zgłoszenia oznaczenia [...] przysługującego innemu podmiotowi.

Urząd Patentowy RP podkreślił, że zarzuty postawione we wniosku o unieważnienie dotyczą okoliczności, które miały miejsce w dniu jak i przed dniem zgłoszenia spornego znaku towarowego, tj. przed 30 czerwca 2000 r. Zatem ustalony w sprawie stan faktyczny i prawny pozwolił na przyjęcie, że uprawniony zgłaszając sporny znak towarowy naruszył zasady współżycia społecznego. Jak wskazał organ, zgodnie z doktryną i orzecznictwem na treść zasad współżycia społecznego składają się elementy etyczne i socjologiczne kształtowane przez oceny moralne i społeczne stanowiące uzupełnienie porządku prawnego. Także w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że "w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie można uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony" (E. Nowińska, M. du Vail, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga Pamiątkowa z Okazji 85- lecia Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce, s. 139 i nast.). Okoliczności te, w tym naganność postępowania uprawnionego, organ powinien ocenić w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego.

Jak podał organ, w niniejszej sprawie importer produktów firmy zagranicznej opatrywanych znakiem towarowym należącym do niej, zgłosił na swoją rzecz cudzy znak towarowy. Okoliczność ta w kontekście łączących ich kontaktów handlowych oraz braku jakiejkolwiek wzmianki o ochronie znaku towarowego, w żadnym razie nie świadczy o działaniu w dobrej wierze. Kontakty handlowe łączące strony oparte są na zaufaniu i przestrzeganiu zasad uczciwości kupieckiej, zatem zgłaszając cudzy znak należy rozeznać sytuację faktyczną oraz prawną i uzyskać zgodę właściciela znaku, co jest niezbędnym warunkiem dla uznania, że zgłoszenie nastąpiło w dobrej wierze. Wnioskodawca stwierdził, że znak sporny został zgłoszony mimo wiedzy uprawnionego, że prawo do oznaczenia "[...]" będącego przedmiotem ochrony spornego znaku mu nie przysługuje. Organ uznał, że twierdzenie to jest zasadne, gdyż wnioskodawca wskazał nie tylko na uprawnienie J. F. (jedynego wspólnika F. GmbH) do znaku towarowego "[...]", przysługującego mu na terenie Niemiec przed 30 czerwca 2000 r., ale przede wszystkim wykazał fakt współpracy z uprawnionym przed dniem zgłoszenia spornego znaku.

Organ zwrócił też uwagę na zaświadczenie Urzędu Patentowego RFN dotyczące znaku towarowego [...] nr [...], który został zarejestrowany na rzecz J. F. jedynego wspólnika i dyrektora zarządzającego F. GmbH, a także osoby, która od początku reprezentowała wnioskodawcę w kontaktach z uprawnionym.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż zgłoszenie znaku towarowego przysługującego osobie zagranicznej, przez podmiot krajowy którego łączyły kontakty handlowe, stanowi klasyczny przejaw działania w złej wierze. Dokonuje tego bowiem nie tylko osoba nieuprawniona, ale w dodatku będąca agentem rzeczywiście uprawnionego, a zatem podmiotem, z którym łączyła ją więź szczególnego zaufania (Zob. E. Nowińska, M. du Vail, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga Pamiątkowa z Okazji 85- lecia Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce, s. 146).

Urząd Patentowy RP podkreślił, że uprawniony ściśle współpracując z wnioskodawcą reprezentowanym w kontaktach przez J. F., przed dniem zgłoszenia spornego znaku, miał pełną świadomość, że prawo do oznaczenia "[...]" mu nie przysługuje - tym samym działał w złej wierze.

Jak wynika z akt sprawy strony łączyły kontakty handlowe, gdyż uprawniony wprowadzał na rynek polski farbę "[...]", nabywaną za pośrednictwem współpracującej z wnioskodawcą firmy P. K. lub bezpośrednio od wnioskodawcy. Wnioskodawca, a konkretnie jedyny wspólnik tej firmy, ma zarejestrowany w Niemczech znak towarowy [...], które to oznaczenie występuje w korespondencji między stronami, datowaną przed zgłoszeniem spornego znaku, a także na fakturach dokumentujących zakup farb "[...]" od wnioskodawcy lub firmy P. K.. Również materiały pochodzące po dacie zgłoszenia spornego znaku, tylko potwierdzają okoliczności współpracy obu stron w zakresie sprzedaży farb [...]. W ocenie organu nie budzi zatem wątpliwości fakt współpracy stron sporu przed dniem zgłoszenia spornego znaku na płaszczyźnie dystrybucji towarów (farb) oznaczanych znakiem "[...]" przez uprawnionego, czego odzwierciedleniem jest zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy.

Nadto, jak podał organ, ustalenie co do zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, zostało potwierdzone także przez samego uprawnionego. Zeznał on bowiem na rozprawie w dniu [...] sierpnia 2011 r., że z firmą F. nawiązał współpracę w 2000 r. i dotyczyła ona sprzedaży produktów pod marką M. w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Tym samym, zdaniem organu, uprawniony miał pełną świadomość przed zgłoszeniem spornego znaku, że znak ten nie należy do niego. W ocenie organu, świadomość uprawnionego co do dokonania zgłoszenia spornego znaku należącego do innego podmiotu, stanowi o jego działaniu w złej wierze i nie budzić najmniejszej wątpliwości.

Mając powyższe na uwadze Urząd Patentowy RP uznał, że w dacie zgłoszenia spornego znaku, tj. 30 czerwca 2000 r. istniała negatywna materialno- prawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na działaniu uprawnionego w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego - dobrymi obyczajami kupieckimi. Zachowanie to polegało na świadomym zgłoszeniu przez uprawnionego do ochrony cudzego znaku towarowego (zła wiara) należącego do zagranicznego kontrahenta, bez wiedzy i zgody tego kontrahenta w sytuacji, kiedy między stronami istniał stosunek szczególnego zachowania. Działanie takie, zgodnie z utrwaloną judykaturą i doktryną świadczy o tym, że uprawniony zgłaszając sporny znak był w złej wierze, gdyż widział, że nie przysługuje mu prawo do znaku towarowego "[...]".

W skardze na powyższą decyzję A. R. [...], cytowany dalej jako "skarżący" wniósł o jej uchylenie w całości.

Skarżący w uzasadnieniu swojego stanowiska podał, że w toku postępowania przed organem wielokrotnie deklarował gotowość polubownego zakończenia sporu wskazując, że zgodnie z jego przekonaniem uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy [...] miało stanowić podstawę wspólnych działań gospodarczych w Polsce, zaś dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę nie pozwalały na ustalenie, by było inaczej.

Jak podał skarżący, organ administracji uznał nabycie prawa ochronnego

nr [...] za działanie w złej wierze w oparciu o kwestionowany przez skarżącego materiał dowodowy i unieważnił to prawo ochronne w oparciu o przepis art. 8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p.

W ocenie skarżącego materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy nie daje podstaw do unieważnienia prawa ochronnego nr [...] w oparciu o podstawę prawną przywołaną w zaskarżonej decyzji. Zdaniem skarżącego, wynik postępowania przed organem jest skutkiem naruszenia zarówno prawa materialnego, m.in. w zakresie przepisów określających ustawowe warunki wymagane do udzielenia prawa wyłącznego na znak towarowy, jak i przepisów postępowania, m.in. w zakresie ustalania stanu faktycznego sprawy, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej. Jak podkreślił organ, zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przyjęcia, że zgłoszenie znaku towarowego [...] o nr [...]. nastąpiło w złej wierze.

W piśmie procesowym z dnia 30 października 2012 r. wnioskodawca wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadne. Podzielił stanowisko organu zaprezentowane w wydanej w dniu [...] sierpnia 2011 r. decyzji i podał między innymi, że współpraca handlowa pomiędzy skarżącym, a wnioskodawcą mająca za przedmiot towary oznaczone spornym znakiem towarowym rozpoczęła się przed dniem 30 czerwca 2000 r., tj. dniem zgłoszenia tego znaku do rejestracji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Ponadto, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej p.p.s.a.

Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga jest zasadna, bowiem doszło do naruszenia przepisów postępowania w stopniu uzasadniającym uchylenie jej w tej części.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 Prawo własności przemysłowej ustawowe warunki do uzyskania prawa w zakresie znaków towarowych ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. W przedmiotowej sprawie znak towarowy słowny [...] [...] został zgłoszony do Urzędu Patentowego celem uzyskania ochrony w dniu 30 czerwca 2000 roku, tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 roku i przepis art. 8 pkt 1 tej ustawy stanowi podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku.

W myśl art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego Urząd Patentowy rozstrzyga w postępowaniu spornym. Stosownie do art. 255 ust. 4 p.w.p. organ ten orzekając w sprawie związany jest granicami wniosku oraz podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Na podstawie art. 2551 ust. 3 p.w.p. na wnioskodawcy ciąży obowiązek m.in. wyraźnego określenia swojego żądania, wskazania podstawy prawnej, wskazania środków dowodowych.

Wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest uzależnione od wykazania interesu prawnego wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z treścią art. 164 p.w.p., prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Zdaniem Sądu, w rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy prawidłowo uznał, że wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na sporny znak towarowy skoro wywodzi go zarówno z posiadanego identycznego wspólnotowego znaku towarowego co prawda z późniejszym pierwszeństwem, jak i z racji prowadzonej działalności gospodarczej w tym samym zakresie co skarżący. Interes prawny w istocie polega na zazębianiu się sfer prawnych dwóch podmiotów w taki sposób, że prawo posiadane przez jeden podmiot przeszkadza w pełnym korzystaniu z prawa posiadanego przez drugi podmiot. Rzeczą organu administracji jest wówczas ocena, które prawo ma być nadal chronione, a które należy unieważnić.

Powoływany przez Urząd Patentowy jako podstawa rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie przepis art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Przepis ten powołuje zatem dwa wzorce, wedle których należy oceniać wartość znaku towarowego. Pierwszym wzorcem jest dosyć łatwy do zdefiniowania stan "obowiązującego prawa", drugim zaś są mniej wyraźnie określone "zasady współżycia społecznego". Zakres i rola tego drugiego kryterium w obrocie prawnym są znacznie szersze.

Od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje nie tylko samą postać znaku, ale również elementy podmiotowe. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 pkt 1 powyższej ustawy przemawia również treść art. 31 tej ustawy wprost przewidująca możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze.

Wobec przyjętego w literaturze przedmiotu i orzecznictwie domniemania zgłoszenia znaku towarowego w dobrej wierze, ciężar dowodu istnienia złej wiary obciąża podmiot wywodzący z tego faktu skutki prawne, w przedmiotowej sprawie ciężar dowodu istnienia złej wiary obciążał wnioskodawcę, który wywodził z tego faktu skutki prawne.

Zarówno w doktrynie jak i o w orzecznictwie ukształtował się pogląd zgodnie z którym inaczej należy interpretować zgodność znaku z prawem, a inaczej zgodność znaku z zasadami współżycia społecznego. Niezgodność znaku towarowego z prawem jest zazwyczaj zawarta w nim samym, a ściślej w relacji między nim a normą prawną. Znak niezgodny z prawem, to przede wszystkim taki znak, którego treść (postać) narusza określoną normę (normy) prawną. Natomiast niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba bowiem pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu. Aby zatem osiągnąć cel omawianej regulacji ustawowej, nie wystarczy dla oceny zgodności znaku towarowego z zasadami współżycia społecznego, zbadać jedynie treść znaku, ale konieczna jest analiza wszystkich okoliczności związanych z daną sprawą. Warto podkreślić, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie. Otóż Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w art. 3 ust. 2 lit. d, że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego. W niniejszej sprawie w ocenie składu orzekającego Urząd Patentowy dokonał pełnej analizy okoliczności związanych z dokonaniem rejestracji przedmiotowego znaku towarowego [...].

Uczestnik postępowania i uprzednio uprawniony (skarżący), jak to wynika z akt administracyjnych, współpracowali ze sobą przez dłuższy okres czasu. Z tego względu każdy z tych przedsiębiorców dysponuje wystarczającymi informacjami o osobie konkurenta i sposobie oznaczania przez niego towarów wprowadzanych na rynek. Zatem, rejestracja w omawianych warunkach przez uprzednio uprawnianego (skarżącego) na swoją rzecz spornego znaku towarowego [...]., którym to znakiem przez wiele lat oznaczał swe produkty uczestnik postępowania, pozwala na przyjęcie domniemania faktycznego co do bezprawności zachowania skarżącego. Z racji bowiem istnienia relacji handlowych między skarżącym a uczestnikiem i tym samym posiadania przez skarżącego dostatecznych informacji o osobie uczestnika i sposobie oznaczania przez niego towarów, niewątpliwie w pełni świadomie uprawniony skarżący narusza cudze prawo własności, a także i zasady współżycia społecznego, rejestrując znak towarowy zawierający element znaku towarowego konkurenta. Uprawniony - skarżący wprowadzał na rynek polski farbę "[...]" nabywaną za pośrednictwem współpracującej z wnioskodawcą firmy P. K. lub bezpośrednio od wnioskodawcy.

Wnioskodawca, a konkretnie jedyny wspólnik tej firmy, ma zarejestrowany w Niemczech znak towarowy [...], które to oznaczenie występuje w korespondencji między stronami, datowaną przed zgłoszeniem spornego znaku, a także na fakturach dokumentujących zakup farb "[...]" od wnioskodawcy lub firmy P. K..

Również materiały pochodzące po dacie zgłoszenia spornego znaku, tylko potwierdzają okoliczności współpracy obu stron w zakresie sprzedaży farb [...].

Powyższe ustalenia znajdują odzwierciedlenie w przedstawionym powyżej materiale dowodowym, w szczególności w dowodach datowanych przed dniem zgłoszenia np. rachunku wystawionym przez wnioskodawcę A. R.

w dniu 3 marca 2000 r. obejmujący towary oznaczane znakiem "[...]" (k. 53-55, Sp. [...], akta Sp. [...]).

Potwierdza to również sam uprawniony na stronie internetowej (k7) tom I. Na dowód współpracy między stronami zgromadzono szereg dokumentów do których odwołuje się organ na str. 10 uzasadnienia decyzji.

W ocenie Sądu nie budzi zatem wątpliwości, fakt współpracy stron przed dniem zgłoszenia spornego znaku tj. 30 czerwca 2000 r.

Tym samym, jak to trafnie ustalono w zaskarżonej decyzji, rejestracja na rzecz uprawnionego znaku towarowego [...] zapadła z naruszeniem art. 8 pkt 1 u.z.t.

Rozstrzygając co do kosztów postępowania organ - zdaniem Sądu - nie zastosował w pełni zasad wynikających z art. 98 k.p.c. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). § 2 cyt. przepisu stanowi, że do niezbędnych kosztów procesu zalicza się m.in. koszty sądowe. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki (art. 2 ust. 1 ustawy o kosztach). Stosownie do art. 5 cyt. ustawy wydatki obejmują w szczególności np.:

- zwrot kosztów podroży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;

- wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy lub kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;

- koszty przeprowadzenia innych dowodów.

Powyższe przepisy jednoznacznie wskazują, że strona, która sprawę wygrała ma prawo domagać się od przeciwnika zwrotu kosztów przeprowadzonych dowodów, które były niezbędne do wykazania zasadności stanowiska tej strony. W tym celu winna złożyć wniosek o zwrot określonych kosztów, określając co wchodzi w skład żądanej kwoty.

Nie ma podstaw do przyjęcia, że skoro zestawienie wydatków nie jest pismem procesowym, to organ nie ma podstaw prawnych do domagania się udokumentowania przez stronę faktu ich poniesienia. W powyższej kwestii wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, który wyjaśniał, że nie ma obowiązku załączania do spisu kosztów rachunków lub innych kwitów, niemniej złożony spis kosztów, obejmujący poszczególne pozycje składające się na ogólną sumę kosztów, podlega sprawdzeniu przez Sąd, jeżeli wzbudza wątpliwości co do swej rzetelności. W takiej sytuacji Sąd może żądać stosownych wyjaśnień lub przeprowadzić stosowne dochodzenie (por. orzeczenie SN z 27 listopada 2002 r., sygn. akt III CZP 13/02 i powołane tam orzecznictwo).

Zasady wskazane przez Sąd Najwyższy mają zastosowanie także w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Strona powinna złożyć spis kosztów, czyli pismo obejmujące wyliczenie poszczególnych pozycji, które wchodzą w skład ogólnej sumy kosztów. Uczestnik postępowania- wnioskodawca złożył takie pismo na rozprawie w dniu [...] maj 2011 r. ( K 354 a/a). Spis ten obejmował koszty tłumaczeń przysięgłych (pisemnych i ustnych) poniesionych przez wnioskodawcę (obecnie uczestnika postępowania (w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" nr [...]). Do pisma dołączono 10 faktur.

Spis taki podlega ocenie organu na podstawie art. 80 k.p.a., co oznacza, że może być zweryfikowany zarówno z urzędu, jak i na zarzut strony przeciwnej. Ocena ta jest dokonywana także pod kątem celowości i zasadności ponoszenia określonych wydatków, a więc organ powinien badać czy pomiędzy poniesionymi kosztami a wynikiem rozstrzygnięcia zachodzi adekwatny związek przyczynowy.

W rozpoznawanej sprawie organ uchybił powyższym regułom i nie dokonał oceny zestawienia poniesionych wydatków, zasądzając na podstawie art. 98 k.p.c. bez uzasadnienia wskazaną przez wnioskodawcę kwotę powiększoną o minimalną stawkę za czynności rzeczników patentowych( § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (DZ.U., Nr 212 poz. 2076) uwzględniając poniesioną przez stronę opłatę od wniosku. W spisie kosztów, który obejmował koszty tłumaczeń przysięgłych (pisemnych i ustnych) poniesionych przez wnioskodawcę (obecnie uczestnika postępowania) w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" nr [...] wskazane zostały poszczególne faktury załączone do wniosku. Analiza powyższych faktur nie ujawnia natomiast, jakich tłumaczeń one dotyczą. W ocenie Sądu Urząd Patentowy winien wyjaśnić te kwestie a następnie organ obowiązany był dokonać oceny tych wydatków z punktu widzenia ich przydatności dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, a więc wskazać, które z powyższych tłumaczeń były niezbędne do wydania rozstrzygnięcia.

Zasądzenie zwrotu tak wysokich kosztów postępowania bez dokonania ich analizy w kontekście art. 98 k.p.c. stanowi jego naruszenie, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik rozstrzygnięcia i dlatego na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. Sąd uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP w pkt 2,

o niewykonalności tej decyzji orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a, a kosztach w oparciu o art. 200 p.p.s.a. w zw. z art. 206 p.p.s.a.