VI SA/Wa 1440/12

Uzasadnienie

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (zwany dalej - Organem II instancji) decyzją z dnia [...] maja 2012 r., nr [...] działając na podstawie art. 245 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.- zwaną dalej p.w.p.) po rozpatrzeniu wniosku O. Sp. z o.o. w W. (zwanej dalej – Wnioskodawcą/Skarżącym) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (zwany dalej – Organem I instancji) z dnia [...] stycznia 2012 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Femina Soft" [...], utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Dnia [...] października 2009 r. za numerem [...] został zgłoszony w celu uzyskania prawa ochronnego przez Wnioskodawcę znak słowny Femina Soft przeznaczony do oznaczania następujących towarów: podpaski, wkładki higieniczne, tampony.

W związku z tym zgłoszeniem, Organ I instancji zawiadomił Wnioskodawcę, że przedmiotowy znak słowny jest podobny w zakresie wszystkich towarów, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 145 ust. 2 p.w.p., do serii następujących znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz D. (zwany dalej - Uprawnionym), L., Portugalia -

1. FEMINA [...] z pierwszeństwem od 2001.07. [...] na towary: podpaski menstruacyjne , podpaski higieniczne /kl.05/

2. FEMINA N1GHT [...] z pierwszeństwem od 2003.07. [...] na towary: artykuły higieny osobistej , wkładki, podpaski /kl.05/ /kl.05/

3. FEMINA SAFE [...] z pierwszeństwem od 2003.07. [...] na towary: artykuły higieny osobistej , wkładki, podpaski /kl.05/

4. FEMINA COMFORT [...] z pierwszeństwem od 2003.07. [...] na towary: artykuły higieny osobistej , wkładki, podpaski /kl.05/

5. FEMINA SECRET [...] z pierwszeństwem od 2003.07. [...] na towary: artykuły higieny osobistej , wkładki, podpaski /kl.05/ /zgodnie z załącznikami/

oraz do znaku wspólnotowego słownego

6. FEMINA [...] zarejestrowanego na rzecz R., K., z pierwszeństwem od [...] października 2003 r. na towary: artykuły higieniczne dla kobiet, mianowicie podpaski, wkładki, tampony.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r., Organ I instancji, powołując się na powyższe znaki towarowe odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Femina Soft" [...] uznając, że jest on do nich podobny. Podstawą wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy słowny zgłoszony w dniu [...] października 2009 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w klasach: 05: podpaski, wkładki higieniczne, tampony był art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

W dniu [...] marca 2012 r. Wnioskodawca złożył wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r., o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, załączając umowę z dnia [...] sierpnia 2011 r. zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Uprawnionym, z której wynika, że znaki Femina [...], Femina Night [...], Femina Safe [...], Femina Comfort [...] oraz Femina Secret [...] zostały przeniesione przez Uprawnionego na Wnioskodawcę, w związku z czym, jego zdaniem, w stosunku do tych znaków kolizja nie występuje.

Odnosząc się do znaku towarowego Femina [...] wskazał, że został on zgłoszony do rejestracji później niż wspomniane powyżej znaki towarowe, w związku z czym nie może on ograniczać praw Uprawnionego z powyższych znaków do zgłaszania znaków, których elementem jest oznaczenie "femina", skoro sam został zarejestrowany z naruszeniem praw Uprawnionego ze znaków wcześniejszych.

Organ II instancji stwierdził, że w przypadku oznaczeń Femina [...], Femina Night [...], Femina Safe [...], Femina Comfort [...] oraz Femina Secret [...] nie zachodzi już niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, ponieważ oznaczenia należą do zgłaszającego. Zdaniem Organu II instancji, w przypadku oznaczenia Femina [...] zarejestrowanego na rzecz R. K., Niemcy, nadal występuje kolizja.

Wskazał, że towary z klasy 05 objęte przedmiotowym zgłoszeniem, są niemalże identyczne i mogą być adresowane do tych samych odbiorców, co te do oznaczania których przeznaczony jest znak chroniony FEMINA. Jego zdaniem, porównywane znaki towarowe przeznaczone są do oznaczania i towarów powszechnego użytku, a miarodajny krąg odbiorców tych towarów jest nieograniczony i obejmuje znaczną część konsumentów, w tym przypadku dotyczy kobiet. W przypadku towarów powszechnego użytku, przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców, przy ocenie podobieństwa znaków towarowych, stosuje się surowsze kryteria oceny podobieństwa zarówno samych znaków towarowych jak i towarów i/lub usług, do oznaczania których są przeznaczone. Uznał, że niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w części z zakresem prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. W wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy Uprawniony uzyskuje bowiem wyłączne prawo do używania znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do konkretnych towarów czy usług. Jak wskazał, w niniejszej sprawie identyczność, czy też jednorodzajowość towarów z klasy 05 jest bezdyskusyjna. Zdaniem Organu II instancji, przy dużym podobieństwie oznaczeń przeciętny odbiorca może przez pomyłkę sięgnąć po towar oznaczony oznaczeniem kwestionowanym, sądząc, że dokonuje zakupu produktu, który zna i ceni, pochodzącego od sprawdzonego, konkretnego producenta.

Zdaniem Wnioskodawcy odnosząc się do oceny podobieństwa oznaczeń, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, na podstawie postrzegania przedmiotowych towarów (usług), uwzględniając wszystkie istotne okoliczności danego przypadku. Uznał, że przy dokonywaniu oceny podobieństwa oznaczeń konieczne jest uwzględnienie wrażenia, jakie porównywane znaki wywierają na przeciętnego odbiorcę.

Dokonując porównania stwierdził, że znaki są niemal identyczne w warstwie słownej, znaczeniowej, wizualnej. W kolizyjnych znakach dominującymi elementami jest element słowny "femina", który jest głównym i charakterystycznym elementem porównywanych znaków. Jego zdaniem, ten wyraz stanowi tę część, która przede wszystkim zapadnie w pamięć odbiorcom. W znaku zgłoszonym dodatkowy element słowny "soft" (z języka angielskiego - "miękki"), może wskazywać na jakość lub przydatność towarów i jest to oznaczenie mało charakterystyczne by mogło być uznane za dominujący element odróżniający znaku. Mając to na uwadze uznał, że pod względem wizualnym i fonetycznym znaki są do siebie zbliżone z uwagi na występowanie dystynktywnych wspólnych elementów. Z tego też względu, zdaniem Organu II instancji, znaki mogą zostać skojarzone ze sobą. Jego zdaniem, także znaczeniowo znaki mogą być odbierane podobnie, bowiem kupujący na ogół nie ma możliwości porównania znaków w tym samym czasie i decydujące znaczenie ma ocena pewnego wrażenia, jakie wywiera na nabywcy znak. Dlatego pojawienie się w obrocie znaku niemal identycznego, a z taką sytuacją jak twierdzi organ mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, może sugerować, że jest to oznaczenie pochodzące od tego samego przedsiębiorcy.

Skargę na tę decyzję wniosła O. Sp. z o.o., w W. zarzucając:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie naruszenie:

1) art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, dalej "k.p.a.", poprzez naruszenie zasady pogłębiania obywateli do organów Państwa, wyrażające się w zaskakującej i nieracjonalnej odmowie udzielenia prawa ochronnego na sporny znak "Femina" Soft" [...] na podstawie znaku towarowego "FEMINA" ([...]), w okolicznościach gdy:

i) w dacie odmowy rejestracji znaku towarowego "Femina Soft" ([...]) Skarżący legitymował się pięcioma zarejestrowanymi znakami towarowymi z elementem "Femina" i nadal legitymuje się ochroną tych pięciu znaków towarowych, które są wcześniejsze wobec przeciwstawionego znaku towarowego "FEMINA" ([...]);

ii) Skarżący nigdy nie miał prawnych możliwości unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "FEMINA" ([...]), na podstawie ww. pięciu znaków towarowych z elementem "Femina";

iii) zgłoszenie do rejestracji kolejnego znaku Skarżącego "Femina" Soft" ([...]) stanowiło realizację prawa Skarżącego do serii znaków towarowych, na "bazie" znaku towarowego "femina" ([...]) i innych znaków z elementem "Femina", wcześniejszych od przeciwstawionego znaku towarowego "FEMINA" ( [...]);

2) art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. i art. 107 § k.p.a., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w szczególności poprzez nieuwzględnienie istotnych okoliczności stanu faktycznego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim organ potwierdził niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, pomimo że późniejszy znak "Femina Soft" ([...]) nie zagraża naruszeniem funkcji oznaczania pochodzenia znaku towarowego jakiegokolwiek innego podmiotu, a z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaków towarowych z elementem "Femina" na rzecz Skarżącego - jest kojarzony właśnie ze Skarżącym i jego innymi znakami towarowymi.

II. Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy:

art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - poprzez błędne zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie, pomimo istnienia szczególnych okoliczności stanu faktycznego, które uzasadniały odmowę zastosowania ww. przepisu.

W związku z powyższym, ponieważ wskazane naruszenia prawa miały istotny wpływ na wynik sprawy, wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP i zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów postępowania.

Jego zdaniem, decyzja powinna gwarantować przewidywalność i racjonalność organów administracji (zasada przewidywalności jest objęta art. 8 k.p.a. - zob. wyrok NSA z 2 listopada 2010 r. w sprawie II GSK 994/09, LEX nr 746388). Strona postępowania nie może być zaskakiwana rozstrzygnięciem zupełnie nieracjonalnym, niemożliwym do zaakceptowania w świetle okoliczności danego stanu faktycznego, zwłaszcza z uwagi na prawnie uzasadnione oczekiwania Skarżącego.

Wskazał, że organy obowiązane są w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a. (zob. wyrok WSA z 22 października 2008 r. w sprawie VI SA/Wa 1182/08, Lex nr 527471). Oznacza to, że organ administracji działa w poszanowaniu art. 8 k.p.a. wtedy, gdy uwzględnia wszelkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Uznał, że organ musi przekonać stronę, że jej stanowisko zostało poważnie wzięte pod uwagę (wyrok WSA w Warszawie z 6 października 2010 r. w sprawie VI SA/Wa 1379/09, LEX nr 574299). Nie czyni zadość temu postulatowi zdawkowe odniesienie się do okoliczności podnoszonej przez stronę postępowania. Skarżący wskazał, że organ musi prowadzić i rozstrzygać sprawę administracyjną w sposób sprawiedliwy (wyrok WSA w Warszawie w sprawie VI SA/Wa 1744/05, LEX nr 193914). Rozstrzygnięcie, które należycie nie uwzględnia sytuacji strony postępowania, jak i praw podmiotowych przysługujących tej stronie, trudno określić mianem sprawiedliwego rozstrzygnięcia.

Podniósł, że w dacie wydawania skarżonej decyzji legitymuje się, prawami ochronnymi na pięć znaków towarowych z elementem "Femina". Tak więc, mógł mieć uzasadnione oczekiwanie do udzielenia prawa ochronnego, z uwagi na prawo przedsiębiorcy do "rozbudowywania" serii znaków towarowych w razie, gdy znak bazowy serii (w przypadku Skarżącego - znak "femina" [...]), a także wiele dotychczasowych znaków tej serii, legitymuje się pierwszeństwem względem znaków towarowych innych podmiotów (tu względem znaku "FEMINA" ([...]). W takiej sytuacji, kolejny z serii znaków jest kojarzony w obrocie z wcześniejszymi znakami wymienionego przedsiębiorcy (uprawnionego do serii), a nie ze znakiem towarowym innego podmiotu. Jego zdaniem, oczekiwanie Skarżącego było uzasadnione, jeśli się zważy, że udzielenie na rzecz Skarżącego kolejnego znaku towarowego z elementem "Femina" - "Femina Soft - nie mogłoby zaszkodzić interesom uprawnionego do znaku towarowego "FEMINA" ([...]). W szczególności, Uprawniony do znaku "FEMINA" ([...]) nie może zakazać Skarżącemu używania wyrażenia "femina" chronionego na rzecz Skarżącego w ramach znaków towarowych z pierwszeństwem z 2001 i 2003 r. W świetle bowiem art. 165 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE z 2009 r., L 78, s. 1, dalej jako "rozporządzenie nr 207/2009"), uprawniony z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego z pierwszeństwem sprzed daty akcesji Polski do UE nie może zakazać używania w Polsce krajowego oznaczenia odróżniającego z pierwszeństwem także sprzed tej daty.

Uznał, że z tego przepisu wynika, że to uprawniony do wskazanego krajowego znaku może zakazać używania ww. wspólnotowego znaku towarowego w Polsce. Kolizja wcześniejszego prawa krajowego ze wspólnotowym znakiem towarowym (na tle art. 159 a ust. 5 rozporządzenia nr 40/94), EPS 2009. Wskazał, że to Skarżący mógłby zakazać używania w Polsce znaku "FEMINA" ([...]) uprawnionemu do tego znaku, powołując się na swoje wcześniejsze znaki "femina" ([...]), "Femina Night" ([...]), "Femina Safe" ([...]), "Femina Comfort" ([...]) oraz "Femina Secret" ([...]). Jak więc widać, udzielnie na rzecz Skarżącego kolejnego znaku towarowego z elementem "Femina" faktycznie niczego nie zmieniłoby, z punktu widzenia pozycji prawnej R.i znaków towarowych tego przedsiębiorstwa.

Jego zdaniem, Urząd Patentowy RP nie wziął pod uwagę uwarunkowań percepcji polskiego przeciętnego odbiorcy w odniesieniu do znaków obejmujących wyraz "Femina". To zaniechanie stanowiło naruszenie przepisów postępowania w sposób, który ma niewątpliwe istotne znaczenie dla sprawy.

Odnośnie do zarzutu błędnego zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., pomimo istnienia okoliczności uzasadniających odmowę zastosowania tego przepisu wskazał, że przy ocenie kolizji znaków towarowych należy brać pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dla oceny tej kolizji. Znaczenie mają zwłaszcza okoliczności szczególne, uzasadniające udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy.

Szczególne okoliczności mogą uzasadnić udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy, nawet w sytuacji identyczności tego znaku do znaku wcześniejszego i identyczności towarów objętych przeciwstawionymi znakami (a zatem w sytuacji, której dotyczy art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p.). Potwierdzeniem tego jest rozstrzygnięta przez Trybunał sprawa C-482/09, Budejovicky Budvar. W tej sprawie Trybunał dopuścił koegzystencję w rejestrze dwóch identycznych znaków towarowych "Budweiser", zgłoszonych dla identycznych towarów, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy (zob. wyrok wyr. TS z 22.9.2011 r., C-482/09, Budejovicky Budvar, nie opubl. w Zb. Orz., pkt 76-81; tekst na stronie www.curia.curopa.eu). Podniósł, że Urząd Patentowy RP niekiedy dopuszcza koegzystencję identycznych znaków towarowych dla identycznych towarów lub usług. Przykładem jest sprawa dwóch znaków "GOLDEN PAGES" CTM 161000 i Z- 356755. Znak krajowy "GOLDEN PAGES" (Z-356 755) został zarejestrowany przez Urząd Patentowy RP jako znak R-2,45 364 (zob. dane na stronie www.uprp.pl), pomimo przeciwstawionego identycznego znaku wspólnotowego "GOLDEN PAGES" CTM 161000.

W jego ocenie, w pewnych sytuacjach, szczególne okoliczności sprawy powinny wyłączać zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i uzasadniać rejestrację znaku towarowego danego podmiotu, choćby nawet ten znak był bardzo podobny do wcześniejszego znaku innego przedsiębiorcy, a towary pod obydwoma znakami były identyczne.

Wskazał, że niniejszej sprawie towarzyszą szczególne okoliczności, które

- traktowane łącznie - uzasadniają odstąpienie od zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jako przeszkody rejestracji znaku towarowego "Femina" Soft" ([...]). Te okoliczności są następujące:

Skarżący wskazał, że legitymuje się rejestracją pięciu znaków towarowych: "femina" ([...]), "Femina Night" ([...]), "Femina Safe" ([...]), "Femina Comfort" ([...]), "Femina Secret" ([...]) stanowiących serię znaków towarowych, wcześniejszą od przeciwstawionego znaku "FEMINA" ([...]). Kolejny szósty znak "Femina" Soft" ([...]) Skarżącego stanowi po prostu nawiązanie do już istniejącej jego serii znaków towarowych;

Uznał, że ma prawo tworzyć kolejne znaki towarowe na bazie znaku "femina" ([...]), poprzez dodawanie do tego znaku elementów typowych dla towarów (zwłaszcza higienicznych) w klasie 5 klasyfikacji nicejskiej. Takim elementem jest m.in. element "SOFT" co potwierdza wykorzystanie tego znaku w wielu znakach towarowych skutecznych na terytorium RP. Przykładami są m.in. następujące znaki: "Velvet Soft" [...] (dat. zgł. [...].07.1999 r. / data rej. [...].03.2003 r., klasy: 3, 5, 16); "seni soft" [...] (dat. zgł. [...].01.2003 r. / data rej. [...].04.2004 r., klasa: 5); "matopat soft" [...] (dat. zgł. [...].05.2004 r. / data rej. [...].11.2006 r., klasa: 5); "FELICITY SOFT" [...] (dat. zgł. [...].07.2008 / data rej. [...].03.2009 r.); "NANO-SOFT" [...] (dat. zgł. [...].07.2008 / data rej. [...].03.2009 r.);

Podniósł, że nie ma żadnych dowodów na używanie na polskim rynku znaku "FEMINA" ([...]) przez uprawnionego do tego znaku lub przez podmiot upoważniony przez Uprawnionego. Tym samym, nie ma podstaw do przyjęcia, że polski odbiorca - widząc znak Skarżącego "Femina Soft" ([...]) np. na opakowaniu podpasek higienicznych - mógłby w jakikolwiek sposób skojarzyć ten znak z uprawnionym do znaku towarowego "FEMINA" ([...]);

Jego zdaniem, Uprawniony do wspólnotowego znaku towarowego "FEMINA" ( [...]) nie może skutecznie zakazać Skarżącemu używania w Polsce oznaczeń obejmujących wyraz "Femina", dla artykułów higieny osobistej, wkładek higienicznych czy podpasek. Zakaz używania wyklucza art. 165 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ znaki Skarżącego z elementem "Femina" są chronione w Polsce z pierwszeństwem sprzed 1 maja 2004 r. Na podstawie tego przepisu, to Skarżący mógłby zakazać używania w Polsce znaku towarowego "FEMINA" ([...]) uprawnionemu do tego znaku. W tej sytuacji, zgłoszenie przez Skarżącego kolejnego znaku na bazie elementu "femina" jest w istocie obojętne z punktu widzenia interesów uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego "FEMINA" ([...]) w Polsce;

Skarżący nigdy nie mógł (i nadal nie może) unieważnić prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego "FEMINA" ([...]) na podstawie swoich wcześniejszych znaków towarowych "femina" ([...]), "Femina Night" ([...]), "Femina Safe" ([...]), "Femina Comfort" ([...]), "Femina Secret" ([...]). Taką możliwość wyklucza art. 165 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Niezależnie od tego przepisu, Skarżący podkreśla, że nabył prawa do znaków towarowych "femina" ([...]), "Femina Night" ([...]), "Femina Safe" ([...]), "Femina Comfort" ([...]), "Femina Secret" ([...]) dopiero na mocy umowy z [...] sierpnia 2011 r. Wcześniej uprawnionym do tych znaków był inny podmiot (D.) z siedzibą w Portugali. Skarżący nie mógłby zatem wcześniej przeciwstawić ww. pięciu znaków towarowych znakowi "FEMINA" ([...]) także z tego powodu, że te pięć znaków towarowych nie należało do Skarżącego, ale do innego podmiotu.

Powyższych szczególnych okoliczności Urząd Patentowy RP jednak należycie nie uwzględnił, przy ocenie zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Ten fakt zdaniem skarżącego uzasadnia nie tylko zarzut naruszenia przepisów postępowania, ale również zarzut naruszenia wskazanego przepisu prawa materialnego (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) poprzez jego błędne zastosowanie.

W odpowiedzi na skargę Organ podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tego aktu. sąd administracyjny nie ocenia rozstrzygnięcia organu administracji pod kątem jego słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 dalej także: "p.p.s.a.").

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2012 r., mocą której utrzymano decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2012 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy "Femina Soft" [...].

Faktem jest, że art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi, że "nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego , na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (-o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne-) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym".

W wyniku rejestracji znaku towarowego Uprawniony uzyskuje wyłączne prawo używania danego znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do określonych towarów i/lub usług. Naruszenie prawa ochronnego następuje poprzez używanie takiego samego lub podobnego znaku do oznaczania towarów i/lub usług tego samego rodzaju, jeżeli w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znak ten mógłby wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów i/lub usług.

Generalnie Sąd podziela argumentację organu, że w zwykłej sytuacji przepis ten stanowiłby przeszkodę dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego. Niedopuszczalne jest bowiem udzielenie ochrony na znak podobny do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego dla oznaczania towarów i/lub usług tego samego rodzaju. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów/usług jest wypadkową podobieństwa towarów/usług i podobieństwa oznaczeń.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, których używanie mogłoby wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu ze znakiem chronionym. Niedopuszczalne jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w części z zakresem prawa z wcześniejszym pierwszeństwem. Organy w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy prawidłowo ustaliły podobieństwo, w dwóch aspektach: w aspekcie podobieństwa samych znaków oraz w aspekcie podobieństwa towarów, do oznaczenia których znak został przeznaczony. Ustalenia te nie budzą wątpliwości Sądu.

Niemniej jednak należy zauważyć, że już od dnia [...] marca 2012 r. Organ znał umowę z dnia [...] sierpnia 2011 r. zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Uprawnionym, z której wynika, że znaki Femina [...], Femina Night [...], Femina Safe [...], Femina Comfort [...] oraz Femina Secret [...] zostały przeniesione przez Uprawnionego na Wnioskodawcę, w związku z czym w stosunku do tych znaków kolizja już nie występowała.

Znak towarowy Femina [...] zarejestrowany na rzecz R., K., [...] z pierwszeństwem od [...] października 2003 r. na towary : artykuły higieniczne dla kobiet, mianowicie podpaski, wkładki, tampony, został zgłoszony do rejestracji później niż wspomniane powyżej znaki towarowe, w związku z czym, zdaniem Sądu, nie może on ograniczać praw Uprawnionego z powyższych znaków do zgłaszania znaków, których elementem jest oznaczenie "femina".

Zdaniem Sądu, Skarżący słusznie podnosi, że mogło dojść przy wydawaniu decyzji do naruszenia art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez naruszenie zasady pogłębiania obywateli do organów Państwa, wyrażające się w odmowie udzielenia prawa ochronnego na sporny znak "Femina" Soft" ([...]) jako kolizyjnego do znaku towarowego "FEMINA" ( [...]). W dacie odmowy rejestracji znaku towarowego "Femina Soft" ([...]) Skarżący legitymował się pięcioma zarejestrowanymi znakami towarowymi z elementem "Femina" i nadal legitymuje się ochroną tych pięciu znaków towarowych, które są wcześniejsze wobec przeciwstawionego znaku towarowego "FEMINA" ([...]).

Zdaniem Sądu, Skarżący nigdy nie mógł (i nadal nie może) unieważnić prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego "FEMINA" ([...]) na podstawie swoich wcześniejszych znaków towarowych "FEMINA" ([...]), "Femina Night" ([...]), "Femina Safe" ([...]), "Femina Comfort" ([...]), "Femina Secret" ([...]). Taką możliwość wyklucza art. 165 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Niezależnie od tego przepisu, nabył on prawa do znaków towarowych "femina" ([...]), "Femina Night" ([...]), "Femina Safe" ([...]), "Femina Comfort" ([...]), "Femina Secret" ([...]) dopiero na mocy umowy z [...] sierpnia 2011 r. Wcześniej uprawnionym do tych znaków był inny podmiot (D.) z siedzibą w Portugali. Skarżący nie mógłby zatem wcześniej przeciwstawić ww. pięciu znaków towarowych znakowi "FEMINA" ([...]) także z tego powodu, że te pięć znaków towarowych nie należało do niego, ale do innego podmiotu. Wskazywanie, że może podjąć takie działania w dacie odmowy rejestracji jest nieuprawnione.

Zgłoszenie do rejestracji kolejnego znaku Skarżącego "Femina" Soft" ([...]) stanowi realizację jego prawa do serii znaków towarowych, na "bazie" znaku towarowego "femina" ([...]) i innych znaków z elementem "Femina", wcześniejszych od przeciwstawionego znaku towarowego "FEMINA" ([...]). Szczególne okoliczności tej sprawy mogą uzasadniać udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy, nawet w sytuacji identyczności tego znaku do znaku wcześniejszego i identyczności towarów objętych przeciwstawionymi znakami. Skarżący słusznie powołuje się na rozstrzygnięcie przez Trybunał sprawy C-482/09, Budejovicky Budvar. W tej sprawie Trybunał dopuścił koegzystencję w rejestrze dwóch identycznych znaków towarowych "Budweiser", zgłoszonych dla identycznych towarów, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy (zob. wyrok wyr. TS z 22.9.2011 r., C-482/09, Budejovicky Budvar, nie opubl. w Zb. Orz., pkt 76-81; tekst na stronie www.curia.curopa.eu). Takie też rozważania powinien poczynić organ.

Brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w szczególności poprzez nieuwzględnienie istotnych okoliczności stanu faktycznego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej - w zakresie, w jakim organ potwierdził niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, pomimo że późniejszy znak "Femina Soft" ([...]) nie zagraża naruszeniem funkcji oznaczania pochodzenia znaku towarowego jakiegokolwiek innego podmiotu, a z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaków towarowych z elementem "Femina" na rzecz Skarżącego. W tym stanie rzeczy należałoby zgodnie z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. i art. 107 § k.p.a. wyjaśnić czy ten znak - rodzina znaków jest kojarzony ze Skarżącym i jego innymi znakami towarowymi, czy też z innym podmiotem. W świetle powyższego, w razie szczególnych okoliczności jest możliwe współistnienie dwóch znaków towarowych zupełnie odrębnych przedsiębiorstw dla identycznych towarów - z tym skutkiem, że nie może być zastosowana norma art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. – bowiem w opisanej sytuacji współistnienie nawet podobnych oznaczeń dla identycznych towarów może mieć miejsce.

Należy podzielić pogląd Skarżącego, że Uprawniony do wspólnotowego znaku towarowego "FEMINA" ( [...]) nie może skutecznie zakazać Skarżącemu używania w Polsce oznaczeń obejmujących wyraz "Femina", dla artykułów higieny osobistej, wkładek higienicznych, czy podpasek. Taki zakaz używania wyklucza art. 165 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ znaki Skarżącego z elementem "Femina" są chronione w Polsce z pierwszeństwem sprzed 1 maja 2004 r. Na podstawie tego przepisu, to Skarżący mógłby zakazać używania w Polsce znaku towarowego "FEMINA" ([...]) uprawnionemu do tego znaku. W tej sytuacji, zgłoszenie przez Skarżącego kolejnego znaku na bazie elementu "femina" jest w istocie obojętne z punktu widzenia interesów uprawnionego do wspólnotowego znaku towarowego "FEMINA" ([...]) w Polsce. W tym stanie rzeczy słuszny jest zarzut naruszenie prawa § błędne zastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie, pomimo istnienia szczególnych okoliczności stanu faktycznego, które uzasadniały odmowę zastosowania ww. przepisu.

Zdaniem Sądu, w pewnych sytuacjach, szczególne okoliczności sprawy powinny wyłączać zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i uzasadniać rejestrację znaku towarowego danego podmiotu, choćby nawet ten znak był bardzo podobny do wcześniejszego znaku innego przedsiębiorcy, a towary pod obydwoma znakami były identyczne. To zaniechanie stanowi naruszenie przepisów postępowania w sposób, który ma niewątpliwe istotne znaczenie dla sprawy.

Powyższych szczególnych dla tej sprawy okoliczności Urząd Patentowy RP nie uwzględnił, przy ocenie zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Ten fakt uzasadnia podnoszony przez Skarżącego zarzut naruszenia przepisów postępowania, naruszenia wskazanego przepisu prawa materialnego (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.) poprzez jego błędne zastosowanie.

Zdaniem Sądu, należy jednocześnie uznać, że organy obu instancji pomimo wyczerpującego ustalenia stanu faktycznego sprawy, nie zbadały i nie odniosły się do wszystkich istotnych okoliczności związanych z niniejszą sprawą zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.).

W ocenie Sądu, stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji organ nie uzasadnił w sposób wymagany przez normę prawa określoną w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji wyroku.

Stosownie do przepisu art. 152 p.p.s.a. orzeczono o niewykonywaniu zaskarżonej decyzji do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.