VI SA/Wa 3459/13

Uzasadnienie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] czerwca

2012 r., nr [...], działając na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119,

poz. 1117 ze zm., cytowanej dalej jako "p.w.p."), po rozpoznaniu sprawy z wniosku

W. Sp. z o.o. z siedzibą w W.

(dalej wnioskodawca) o unieważnienie w części prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny BIOMED [...] o nr [...] udzielonego na rzecz "B" S.A. z siedzibą w L. (dalej uprawniona, skarżąca), unieważnił prawo ochronne na ww. znak towarowy w części dotyczącej towarów zawartych w klasie 5.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym

i prawnym.

W dniu [...] grudnia 2010 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek W. Sp. z o.o. z siedzibą w W.

o unieważnienie prawa ochronnego znak towarowy słowno-graficzny BIOMED [...] o numerze [...]. Znak ten został przeznaczony do oznaczania towarów z klas 3, 5 i 10. Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawca wskazał następujące przepisy ustawy – Prawo własności przemysłowej, a mianowicie:

- art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., gdyż zdaniem wnioskodawcy sporna rejestracja narusza jego prawa osobiste i majątkowe do nazwy i wizerunku, ponieważ wyraz "biomed" jest elementem nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy;

- art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p., gdyż zdaniem wnioskodawcy udzielenie prawa ochronnego na sporny znak nastąpiło z naruszeniem dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, ponieważ znak ten wykorzystuje powszechną znajomość

i renomę znaku wnioskodawcy;

- art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., ponieważ w ocenie wnioskodawcy sporny znak towarowy został zgłoszony w Urzędzie Patentowym w złej wierze;

- art. 132 ust. 1 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyż znak BIOMED [...] jest podobny do zarejestrowanego wcześniej na rzecz wnioskodawcy znaku

"SiS BIOMED"; zdaniem wnioskodawcy w chwili rejestracji spornego znaku znak

"SiS BIOMED" był powszechnie znany i rozpoznawalny jako oznaczenie produktów wytwarzanych przez wnioskodawcę, poza tym znaki zostały zarejestrowane dla produktów z tej samej klasy i istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd poprzez prawdopodobieństwo skojarzenia znaków.

We wniosku o unieważnienie wskazano, że w latach 50-tych XX w. powstało Zjednoczenie W., w ramach Zjednoczenia funkcjonowały trzy niezależne przedsiębiorstwa państwowe, to jest wytwórnie

z W., L. i K., które następnie zostały skomercjalizowane

i przekształcone w spółki prawa handlowego. Jak podał wnioskodawca, przed komercjalizacją przedsiębiorstw, w 1992 r. Urząd Patentowy zarejestrował na jego rzecz znak towarowy "SiS BIOMED", ochrona znaku trwała od [...] listopada 1990 r.

W lipcu 1994 r. W. w W. oraz W. w L. zawarły umowę licencyjną, na mocy której W. z L. uzyskała prawo do używania fragmentu zarejestrowanego znaku towarowego "SiS BIOMED" w części dotyczącej słowa "biomed". W nowej formie znak ten został zarejestrowany na rzecz [...] w dniu

[...] kwietnia 1995, z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 1993 r. W dniu [...] stycznia 1998 r. Urząd Patentowy niezależnie od umowy licencyjnej zarejestrował za numerem [...] znak słowny "BIOMED [...]" na rzecz B. z L., a następnie B. Sp. z o.o. z siedzibą w L. (obecnie B. S.A.) zgłosiła w październiku 2005 r. sporny znak towarowy słowno-graficzny "BIOMED [...]", na który Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. udzielił prawo ochronne.

W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca wskazał, że jest uprawnionym do znaku "SiS BIOMED", który od wielu lat identyfikuje wytwarzane przez niego produkty farmaceutyczne. Podniósł, że sporna rejestracja narusza jego prawo wyłączne, powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd i może być szkodliwa dla odróżniającego charakteru i renomy wcześniejszego znaku wnioskodawcy.

W uzasadnieniu naruszenia przepisu art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wnioskodawca podniósł, że sporny znak narusza jego prawa osobiste, gdyż słowo "biomed" stanowi element nazwy jego przedsiębiorstwa. Podał, że na mocy zawartej umowy licencyjnej uprawniona uzyskała zgodę na korzystanie ze znaku, ale nie na jego zawłaszczenie, wnioskodawca nie ma wpływu na jakość oznaczanych nim produktów, działania uprawnionej ze spornego prawa naruszają ciężko wypracowany wizerunek wnioskodawcy. W uzasadnieniu zarzutów zgłoszenia spornego znaku

w złej wierze wnioskodawca podniósł, że znak ten został zgłoszony mimo istniejącej między stronami umowy licencyjnej określającej zasady współpracy i korzystania przez uprawnioną z wcześniejszego znaku wnioskodawcy. Z kolei w uzasadnieniu zarzutu naruszenia przepisów art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wnioskodawca wskazał, że zgłosił i dokonał rejestracji swojego znaku znacznie wcześniej niż uprawniona ze spornego prawa. Podniósł, że podobieństwo przeciwstawionych znaków jest niewątpliwe i powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W odpowiedzi na wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy, uprawniona w piśmie procesowym z dnia [...] kwietnia 2011 r. wniosła o jego oddalenie. Podniosła, że działalność obydwu przedsiębiorstw państwowych, tj. wytwórni z W. i L. w ramach Zjednoczenia S. trwała po 40 lat, a po likwidacji Zjednoczenia każda z wytwórni przyjęła

do swej nazwy oznaczenie BIOMED, przy czym firmy miały się odróżniać nazwą miasta, w którym posiadały siedzibę. Wskazała, że ochrona znaku towarowego

"SiS BIOMED", będącego przedmiotem umowy licencyjnej nr [...] z dnia [...] lipca 1994 r. wygasła w dniu [...] listopada 2000 r. Umowa licencyjna została wypowiedziana przez wnioskodawcę pismem z dnia [...] listopada 2010 r., a zatem, jak podała uprawniona, po 10 latach od wygaszenia prawa ochronnego do używania fragmentu znaku "SiS BIOMED" w części dotyczącej słowa "biomed".

Na rozprawie, która odbyła się w dniu [...] sierpnia 2011 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie. W wykonaniu postanowienia wydanego na tej rozprawie wnioskodawca nadesłał szereg materiałów dowodowych, w szczególności kopie umów, które wnioskodawca zawierał ze szpitalami i placówkami medycznymi na przełomie lat 2005-2011, a także faktury, w tym dotyczące ogłoszeń reklamowych, jak również materiały związane z uczestnictwem wnioskodawcy

w międzynarodowych wystawach i targach. Uprawniona ze spornego prawa przedłożyła w szczególności pisma Zjednoczenia W. z 1978 i 1980 r. dotyczące produkcji preparatów BIOGONADYL

i ANTYTOKSYNA TĘŻCOWA wraz z tekstami etykiet i ulotek informacyjnych oraz certyfikat rejestracyjny preparatu DISTREPTAZA z 1990 r., zezwolenie Ministerstwa Zdrowia z 1955 r. dotyczące preparatu Antytoksyna błonicza, a także kopie dokumentacji związanej z postępowaniem o unieważnienie prawa

z międzynarodowej rejestracji znaku "biomed" węgierskiej firmy M.

Na rozprawie, która odbyła się w dniu [...] czerwca 2012 r. wnioskodawca ograniczył zakres swego żądania i oświadczył, że wnosi o unieważnienie spornego prawa ochronnego jedynie w odniesieniu do towarów zawartych w klasie 5. Wskazał w szczególności, że elementem wyróżniającym w przysługującym mu znaku

"SiS BIOMED" jest słowo "biomed" a fakt, że w spornym znaku towarowym występuje dodatkowy element w postaci słowa "[...]" nie wyklucza ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż znaki są mylone w obrocie w Polsce

i zagranicą. Uprawniona podniosła, że wnioskodawca nie wykazał naruszenia przez sporną rejestrację wskazywanych przepisów p.w.p. Wskazała, że oznaczeniem "biomed" posługiwały się w Polsce przez kilkadziesiąt lat trzy firmy i wszystkie pracowały na jego renomę, zgodnie z podjętymi ustaleniami wytwórnie [...]

i [...] miały się nie sprzeciwiać rejestracji znaku "SiS BIOMED" [...]

a dokonać zgłoszeń swoich znaków, w których oprócz słowa "biomed" miały być zamieszczone nazwy miast będących siedzibą poszczególnych wytwórni. Ponadto,

w ocenie uprawnionej, w rozpatrywanej sprawie została spełniona przesłanka,

o której mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p., gdyż wnioskodawca od dnia zgłoszenia spornego znaku posiadał wiedzę, był świadomy i nie sprzeciwiał się jego rejestracji, pomiędzy zgłoszeniem tego znaku a złożeniem wniosku o unieważnienie prawa ochronnego upłynął okres pięciu lat, co w konsekwencji powoduje, że wniosek ten należałoby uznać za całkowicie niezasadny.

W uzasadnieniu wydanej decyzji Urząd Patentowy RP wskazał między innymi, że wszczęcie postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy jest uzależnione od wykazania interesu prawnego wnioskodawcy. Dodał, że ustawa – Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia interesu prawnego, dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia prawa ochronnego znajduje zastosowanie przepis art. 28 Kpa., według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zdaniem Urzędu Patentowego RP, wnioskodawca posiada bezpośredni, realny i konkretny interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego

na sporny znak towarowy. W części dotyczącej towarów z klasy 5 interes prawny wnioskodawcy znajduje oparcie między innymi w art. 153 ust. 1 p.w.p. określającym treść prawa ochronnego na znak towarowy. Zgodnie z tym przepisem poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie organu, zakres ochrony wyżej wymienionych znaków oraz występowanie w nich elementu słownego w postaci słowa "biomed" czynią przekonanie wnioskodawcy o kolizyjności tych znaków obiektywnie usprawiedliwionym. Używanie przez inny podmiot znaku identycznego lub podobnego, mogącego wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów narusza sferę praw wnioskodawcy i stoi w sprzeczności

z istotą prawa wyłącznego określoną w przepisie art. 153 p.w.p.

W ocenie Urzędu Patentowego RP, w niniejszej sprawie zasadny jest zarzut udzielenia spornego prawa ochronnego w części dotyczącej towarów z klasy 5

z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jednocześnie organ wskazał, że kwestię wstępną rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń winna stanowić ocena podobieństwa towarów lub usług. Dokonał analizy podobieństwa oznaczeń z uwzględnieniem trzech płaszczyzn postrzegania,

tj. wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Zdaniem Urzędu Patentowego RP, obydwa znaki zawierają oprawę graficzną, niemniej jednak jest ona niewystarczająca dla wyeliminowania ryzyka konfuzji w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Organ zwrócił uwagę na cechy poszczególnych znaków i stwierdził, że pomimo występujących pomiędzy nimi różnic w postaci odmiennej oprawy graficznej i dodatkowych elementów słownych,

to właśnie zbieżne słowo "biomed", zajmując dominującą pozycję i stanowiąc

o zdolności odróżniającej tych znaków, przesądza o ich kolizyjnym podobieństwie.

W ocenie organu, występujący w centralnej części znaku, fantazyjny, łatwo zauważalny i dobrze słyszalny podczas wymowy znaku element słowny "biomed" jest najlepiej postrzeganym i najłatwiej przyswajanym przez odbiorców elementem spornego znaku słowno-graficznego BIOMED [...] o numerze [...].

Jak podkreślił Urząd Patentowy RP, element ten ma decydujące znaczenie dla odbiorców spotykających się ze spornym oznaczeniem w obrocie gospodarczym,

a jednocześnie będąc identycznym z odróżniającym elementem w znaku przeciwstawionym "SiS BIOMED" świadczy o podobieństwie znaków.

Odnosząc się do twierdzenia, że uprawniona dysponuje także prawem

do znaku "BIOMED [...]" o numerze [...] z pierwszeństwem od dnia

[...] marca 1994 r., Urząd Patentowy RP stwierdził, że kwestia ochrony tego znaku towarowego nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, dlatego też pozostaje bez wpływu na ocenę zasadności podniesionych w nim zarzutów. Podkreślono, że przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest prawo ochronne na sporny znak towarowy o numerze [...], którego udzielenie podlega w tym postępowaniu indywidualnej ocenie, niezależnie od wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz uprawnionej ze spornego prawa.

W skardze do Sądu wywiedzionej przez "B" S.A. (dalej skarżącą) zarzucono ww. decyzji naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7 w związku

z art. 75, art. 77 i art. 80 Kpa., poprzez brak zbadania, dokonania ustaleń stanu faktycznego, dokonania oceny całokształtu materiału dowodowego złożonego przez uprawnioną (skarżącą). Skarżąca zarzuciła też naruszenie art. 7 w związku z art. 80 w związku z art. 107 § 3 Kpa., poprzez wydanie decyzji z pominięciem ustosunkowania się i wskazania przyczyn, dla których Urząd Patentowy odmówił mocy dowodowej materiałom, które, w jej ocenie, nie były sporne, mianowicie:

- okoliczności, że w okresie od 1950 r. do chwili obecnej znak "BIOMED" był używany przez trzy W., w W., L.

i K.;

- okoliczności, że oznaczenie "BIOMED" zawarte jest w nazwie firmy - każdej

z trzech Wytwórni;

- okoliczności, że Zjednoczenie nie upoważniło żadnej z firm do dysponowania tym znakiem;

- okoliczności, że skarżąca uprawniona była nie tylko do spornego znaku towarowego, ale również do znaku słowno-graficznego "BIOMED [...]"

o nr [...] z pierwszeństwem od dnia [...] marca 1994 r., przy czym elementy słowne każdego z tych znaków stanowią nazwę firmy.

Skarżąca wniosła o uchylenie w całości decyzji Urzędu Patentowego RP

z dnia [...] czerwca 2012 r. oraz utrzymanie w mocy decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy o nr [...].

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła postawione zarzuty i powtórzyła argumentację towarzyszącą złożonej odpowiedzi na wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczas zaprezentowane stanowisko.

W piśmie z dnia [...] maja 2014 r. wnioskodawca podtrzymał swoje stanowisko wyrażone we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego

i na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej. Podkreślił, że organ analizując niniejszą sprawę zgromadził wyczerpujący materiał dowodowy, zaś uzasadnienie wydanej wskazuje na szczegółową i wielopłaszczyznową analizę wyjaśnień stron oraz znaków graficznych. Nadto, jak podał wnioskodawca, zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., będące podstawą zaskarżonego orzeczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga jest niezasadna.

Na wstępie należy wskazać, że w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, iż kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, lecz przepisów o postępowaniu administracyjnym, gdyż dotyczy stanu faktycznego, a nie prawa (wyrok z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt II GSK 654/08, LEX nr 513856). Należy stwierdzić zatem, że badanie podobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, które określa jedynie skutki ustaleń dowodowych i ocen w postaci niedopuszczalności rejestracji znaków w razie zaistnienia określonych przesłanek. O podobieństwie znaków towarowych decydują wyłącznie ustalenia faktyczne (wyrok z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II GSK 261/08, LEX nr 512863). Jak to zresztą wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym wyroku z dnia 21 lutego 2005 r., II GSK 1364/04 (LEX 187152) kwestia podobieństwa bądź niepodobieństwa znaków towarowych nie należy do sfery prawa materialnego, lecz przepisów o postępowaniu administracyjnym, gdyż dotyczy stanu faktycznego, a nie prawa.

Zgodnie z art. 164 p.w.p. warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy było wykazanie się przez wnioskodawcę (obecnie uczestnika postępowania) inicjującego postępowanie o stwierdzenie nieważności znaku towarowego interesem prawny. W ocenie Sądu interes prawny w zgłoszeniu swojego żądania W. Sp. z o.o. w W. wykazał. Uczestnik postępowania tak jak skarżący jest wytwórcą surowic i szczepionek , posiada prawo wyłączne do znaku towarowego SiS BIOMED zarejestrowanego na jego rzecz z uprzednim pierwszeństwem. Uczestnik powołał się ponadto na wykorzystanie przez sporny znak renomy i powszechnej znajomości znaku SiS BIOMED jak również na naruszenie dóbr osobistych i majątkowych w postaci nazwy przedsiębiorstwa i wizerunku. Stąd w ocenie Sądu uczestnik postępowania zgodnie z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mógł czuć się zagrożony w wykonywanej działalności gospodarczej faktem wprowadzenia do obrotu gospodarczego spornego znaku towarowego, w sytuacji w której kwestionuje zdolność odróżniającą jako taką tego znaku. W sytuacji, w której uczestnik postępowania stwierdza, że skarżący wprowadził na rynek prawo ochronne na znak oznaczając nim swoje towary, miał interes prawny w domaganiu się unieważnienia spornego oznaczenia,. Należy zatem uznać, że interes prawny W. Sp. z o.o. z siedzibą w W. był bezpośredni, konkretny i wynikał ze wskazanych okoliczności faktycznych, bowiem uczestnik postępowania uznał, że sporne oznaczenie, nie spełniając warunków z art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p., art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., art. 132 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oraz 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dacie rejestracji i nie powinno podlegać ochronie. Uczestnik w ocenie Sądu wykazał związek materialnoprawny pomiędzy wskazanymi przepisami a własną sytuacją prawną wynikająca z faktu stosowania wymienionych przepisów w stosunku do spornego oznaczenia mając na względzie fakt konkurowania stron na tym samym rynku.

Urząd Patentowy RP unieważnił przedmiotowy znak towarowy BIOMED [...] o nr [...]w części dotyczącej towarów zawartych w klasie 5.Jako podstawę unieważnienia wskazano art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, który miał zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na datę zgłoszenia spornego znaku towarowego słowno-graficznego BIOMED [...] ([...] października 2005 r.). Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Tak więc, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następujące przesłanki:

• rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju;

• podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

• podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W świetle przytoczonego wyżej art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem.

O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym jest kategorią błędu a nie samodzielną przeszkodą w rejestracji oderwaną od funkcji oznaczenia pochodzenia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II GSK 113/07).

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. /w:/ wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial vs. OHIM, Rec. s. I-9573, pkt 51). Tak więc w przypadku braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Innymi słowy, we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie - podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego (tak m.in. M. Kępiński /w:/ Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10).

W tej sytuacji, na gruncie rozpatrywanej sprawy, Urząd Patentowy RP zobowiązany był ocenić w toku postępowania nie tylko kwestię podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń, ale również rozważyć problem podobieństwa towarów. Ponadto powinien zbadać, czy nie występują inne okoliczności wpływające na zmniejszenie lub też zwiększenie ryzyka konfuzji. Przy czym przeprowadzając porównanie znaku zgłoszonego ze znakiem przeciwstawionym w pierwszej kolejności ocenie powinno zostać poddane podobieństwo lub identyczność towarów, do oznaczania których służą te znaki. Dopiero bowiem przesądzenie o jednorodzajowości towarów implikowało konieczność dokonania porównania oznaczeń.

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, należycie ocenił zgromadzony materiał dowodowy, dokonał jego analizy i odmówił rejestracji spornego znaku towarowego BIOMED [...], zgłoszonego w dniu [...] października 2005 r. przez skarżącego, za numerem [...] w części dotyczącej następujących towarów w klasie 5: preparatów farmaceutycznych i parafarmaceutycznych, leków, szczepionek, surowic, preparatów bakteryjnych, krwiopochodnych, hormonalnych, enzymatycznych, diagnostycznych, odczynników do celów farmaceutycznych medycznych, preparatów do diagnostyki wirusologicznej, żywności, napojów dietetycznych do celów medycznych, suplementów diety do celów medycznych, substancji przystosowanych do celów medycznych. Wyżej wymieniony znak jak słusznie zauważył organ jest przeznaczony dla towarów tego samego rodzaju co towary dla których został zarejestrowany przeciwstawiony znak SiS BIOMED [...] należący do uczestnika postępowania. Znak SiS BIOMED został bowiem przeznaczony do oznaczenia następujących produktów z klasy 5:produkty farmaceutyczne: surowice, szczepionki, preparaty krwiopochodne, podłoża bakteriologiczne, diagnostyki i preparaty biologiczne. Jak słusznie zauważył organ o podobieństwie towarów świadczy zbliżone przeznaczenia, podobne zastosowanie i tożsame właściwości. W znamienitej części są to produkty wysoko specjalistyczne przeznaczone dla znawców w danej dziedzinie .

Skoro Urząd Patentowy przesadził o jednorodzajowości towarów do oznaczenia których przeznaczone są obydwa znaki, słusznie przystąpił do oceny podobieństwa samych oznaczeń.

Ocenę podobieństwa oznaczeń przeprowadza się z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, który jest osobą uważną dobrze zorientowaną, która postrzega jednak znak jako całość. Przede wszystkim, warto w tym miejscu powołać się na stanowisko wyrażone przez prof. M. Kępińskiego, który przy dokonywaniu analizy dwóch znaków sugeruje uwzględniać "...ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem odrębnych rozbieżności..." (M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI nr 28, str. 48).

Powyższy pogląd podziela prof. R. Skubisz, wskazując na pierwszym miejscu wśród zasad, którymi winien kierować się nie tylko Urząd Patentowy RP, ale także sądy przy porównywaniu znaków, iż "..po pierwsze, należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń". (R. Skubisz "Prawo znaków towarowych" Komentarz Warszawa 1997, s. 90-91).

Analogiczne stanowisko wyrażają również komentatorzy na gruncie ustawy - Prawo własności przemysłowej, w szczególności na przypomnienie zasługuje myśl wyrażona przez U. Promińską: "Jedna z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" ("Prawo własności przemysłowej" pod red. U. Romińskiej, Warszawa 2004, s. 261).

Zasada, iż dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a nie występujące pomiędzy nimi różnice znalazła potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie znaku towarowego KRÓLEWSKA PARA, sygn. akt II S.A. 2778/01. Podkreślenia wymaga również, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaku przez odbiorców.

Przy ocenie podobieństwa oznaczeń (znaków) stosuje się m. in. następujące zasady:

1. Porównania należy dokonywać w trzech płaszczyznach:

- fonetycznej

- wizualnej

- znaczeniowej.

Podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania porównywanych znaków za podobne.

2. Należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach towarów. Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia.

3. Im bardziej podobne są towary w porównywanym znakach, tym większa możliwość uznania znaków za podobne.

4. Dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy istnienie takiej możliwości.

Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kształtu, układu jak i koloru. Znaki graficzne oceniane są przede wszystkim na płaszczyźnie wizualnej. Znak taki wypełnia funkcję odróżniającą przez określony układ wielu elementów. Dlatego należy ustalić, który z elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. W konsekwencji znak zawierający zmieniony element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów nie będzie znakiem podobnym. W przypadku, gdy żaden element nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch porównywanych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych (Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szymanka. Naruszenia praw na dobrach niematerialnych. Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, str. 96-97).

Na zakończenie należy wskazać na szczególną formę znaków towarowych jaką jest znak słowno-graficzny. Ocena podobieństwa takiego znaku jest trudna, musi zawierać rzetelny bilans podobieństw i różnic, a w przypadku porównywania znaku słownego i słowno-graficznego musi wskazywać czy grafika miała, czy też nie wpływ na podobieństwo porównywanych oznaczeń, wywody te muszą być oczywiście poparte rzetelnym ich uzasadnieniem.

Znak słowno-graficzny z reguły łączy w sobie poprzez szczególne powiązanie znak słowny z graficznym. Zatem takie oznaczenie, którym jest przedmiotowy znak BIOMED [...] i znak SiS BIOMED powinno być oceniane zarówno na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej jak i znaczeniowej. Należy podkreślić, iż wyżej przedstawione reguły dla znaków słownych i graficznych mają odpowiednie zastosowanie przy badaniu podobieństwa znaku słowno-graficznego (Patrz: Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szymanka, Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001, str. 97).

W zdaniem Sądu ocena spornego znaku i znaku mu przeciwstawionego została dokonana zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.

Jak słusznie zauważył organ obydwa znaki posiadają oprawę graficzną, jednak jest ona dość uboga.

Porównując przedmiotowe znaki w warstwie wizualnej należy zauważyć ,że znak sporny składa się z zamieszczonego w centralnej części znaku słowa "biomed" zapisanego pogrubioną czcionką, dużymi literami w kolorze czarnym na białym tle i znajdującego się pod nim słowa "[...]" zapisanego dużymi białymi literami na czarnym tle. Przed i po słowie BIOMED zamieszczone zostały czarne elementy graficzne przypominające chorągiewki. Powyższe element zostały okolone eliptyczną linią w kolorze czarnym. Użyta w znaku czcionka nie ma charakteru fantazyjnego. Znak przeciwstawiony składa się również z dwóch elementów słownych SIS i BIOMED. Pierwszy element słowny w ocenie organu zapisane jest fantazyjną czcionką w kolorze czerwonym, drugi napisany jest czcionką granatową. Oba wyrazy rozdziela pozioma lina w kolorze czerwonym. Nad słowem SIS została umieszczona laska z wężem Eskulapa. Reasumując w centralnym miejscu obu porównywanych znaków występuje słowo BIOMED.

Porównując znaki w warstwie fonetycznej należy wskazać, że znak sporny będzie odczytywany jako "BIOMED [...]" a znak przeciwstawiony jako "SiS BIOMED". Słowo BIOMED jest dobrze słyszalne i z pewnością nie zostanie pominięte przez odbiorcę. W ocenie Sądu słowo "[...]" posiada słabą zdolność odróżniająca ponieważ jest to nazwa miejscowości. Wobec powyższego należy wskazać, że w spornym znaku to właśnie słowo BIOMED jest elementem o charakterze najbardziej dystynktywnym, słowo "[...]" jest jedynie jego uzupełnieniem. Przez przeciętnego odbiorcę będzie ono kojarzone z miejscem produkcji danego towaru.

Porównując obydwa znaki w warstwie znaczeniowej należy uznać, że słowo BIOMED jest zestawieniem dwóch elementów "bio" i "med." i ma charakter fantazyjny pozostałe słowa tj. [...] oznaczający nazwę miejscowości i SiS o charakterze fantazyjnym w ocenie organu, która Sąd w pełni aprobuje, mają znaczenie drugorzędne, z przyczyn wyżej wskazanych.

Jak słusznie zauważył organ w znaku spornym zarówno grafika jak i element słowny "[...]" są tłem dla wyeksponowanego słowa BIOMED, które jest elementem dystynktywnym tego znaku. Podobna sytuacja występuję w znaku przeciwstawionym, w którym również element BIOMED ma dominujące znaczenie.

Reasumując należy uznać, że dokonując oceny przedmiotowych znaków towarowych - spornego i przeciwstawionego, Urząd Patentowy dokonał ich oceny w sposób kompleksowy mając na uwadze ich zbieżne elementy i wyjaśniając dlaczego istniejące różnice w postaci odmiennej grafiki i dodatkowych elementów słownych nie maja wpływu na ich zdolność odróżniającą. Jak słusznie zauważył organ to słowo BIOMED zajmuje pozycję dominującą przesądza o zdolności odróżniającej tych znaków. Jak podkreślił organ (co Sąd wypełni podziela) element BIOMED o charakterze fantazyjnym znajduje się w centralnej części znaków jest dobrze słyszalny i jest najlepiej postrzegalnym elementem tych znaków.

Ponieważ podobieństwo oznaczeń jest wysokie, a towary nimi oznaczone identyczne w związku z powyższym należy uznać, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka konfuzji, zwłaszcza, że towary opatrzone porównywanymi znakami skierowane są do tej samej grupy odbiorców tj. podmiotów świadczących usługi medyczne. Nawet dobrze poinformowany odbiorca, z uwagi na użycie w obu znakach słowa BIOMED może przypuszczać, że towary nim oznaczone pochodzą od tego samego producenta. Reasumując w ocenie Sądu należy stwierdzić, że istnieje realne ryzyko pomylenia w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego porównywanych oznaczeń, ponadto dobrze poinformowany konsument może dojść do wniosku, że mamy tu do czynienia z serią znaków BIOMED lub, że obie firmy pozostają ze sobą w związku organizacyjnym, gospodarczym, czy też prawnym. Tak więc Urząd słusznie uznał, że istniały podstawy z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawa własności przemysłowej do unieważnienia spornego znaku w zakresie wskazanym w zaskarżonej decyzji

Skarżący w trakcie postępowania powoływał się na prawo do znaku towarowego słownego BIOMED [...] [...] z pierwszeństwem od dnia [...] marca 1994 r. Jak słusznie zauważył organ powyższy znak nie był przedmiotem niniejszego postępowania. Ponadto należy wskazać, że znak przeciwstawiony SiS BIOMED został zarejestrowany na rzecz uczestnika postępowania 1992 r.

W niniejszej sprawie co prawidłowo ustalił organ nie miał również zastosowania przepis art. 165 ust.1 pkt 1 i 3 p.w.p. Zgodnie z treścią art. 165 ust.1 pkt 1 i 3. z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić:

1) z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu;

2) z powodu kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku towarowego, uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. akt II GSK 98/2007 okres pięciu lat, o którym mowa w art. 165 p.w.p. należy liczyć najwcześniej od daty rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym. W niniejszej sprawie, co wynika z akt administracyjnych, okres ten nie upłynął.

Urząd Patentowy nie rozważył zasadności pozostałych zarzutów wskazanych we wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego BIOMED [...], gdyż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych w wypadku, gdy każda z wymienionych w zarzutach jednostek redakcyjnych stanowi samodzielną podstawę unieważnienia prawa z rejestracji i zostaną wyczerpane przesłanki niedopuszczalności rejestracji zawarte, w którymkolwiek z przepisów zbędne jest rozważanie pozostałych zarzutów (wyrok NSA Z dnia 5 kwietnia 2006 r sygn. akt II GSK 16/06).

Odnosząc się do pozostałych zarzutów skargi należy wskazać, że Sąd nie dopatrzył się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, gdyż materiał zgromadzony w niniejszej sprawie daje podstawy do wydania powyższego rozstrzygnięcia. Pozostałe zarzuty skargi oraz ich rozszerzenie wskazane na rozprawie nie odnoszą się do zaskarżonej decyzji tylko do zarzutów wskazanych we wniosku, których organ nie rozpatrywał. Sąd podkreśla ponadto, że postępowanie przed Urzędem Patentowym nie miało również na celu wyjaśnienia sposobu podziału majątku po Zjednoczeniu W.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że znak BIOMED nie był wcześniej zarejestrowany.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.