II GSK 673/13

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 915/12, w pkt 1 uchylił decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "B." o nr [...], zaś w pkt 2 stwierdził, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu.

Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.

I

Dnia [...] września 2004 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek [...] (dalej: wnioskodawca lub firma [...]) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...], udzielonego na rzecz firmy [...] (dalej: uprawniona lub firma R.). Znak został przeznaczony do oznaczania towarów w klasach 14 i 34: przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów; tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy, zapałki.

Wykazując swój interes prawny wnioskodawca wskazał, że jest uprawniony z rejestracji czterech znaków towarowych: [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasie 14 tj.: artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasach 14 i 34; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych, zapalniczki; znak towarowy [...] przeznaczony jest do oznaczania m.in. towarów w klasach 14 i 34; wyroby z metali szlachetnych i ich stopów takie jak popielniczki, etui na cygara i papierosy oraz zapalniczki; zaś znak towarowy [...]przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasach 14 i 34 jak m.in.: metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach oraz zapalniczki.

Decyzją z dnia [...] października 2007 r. Urząd Patentowy RP – działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.; dalej: u.z.t.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej jako: p.w.p.) oraz na podstawie art. 100 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - unieważnił prawo ochronne na słowny znak towarowy "[...]" o nr [...] w części dotyczącej towarów w klasie 14, tj. przyborów dla palaczy, w pozostałej zaś części wniosek o unieważnienie oddalił.

Na powyższą decyzję firma [...] wniosła skargę, którą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 784/08 uwzględnił i uchylił decyzję w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...].

W uzasadnieniu Sąd uznał, że stanowisko organu o braku podobieństwa w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34 jest przedwczesne i nie odnosi się do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Bowiem ocena podobieństwa zarówno samych towarów, jak i oznaczeń nie została dokonana w pełnym zakresie. Organ nie dokonał analizy funkcjonowania znaków w warunkach określonego rynku oraz jego odniesienia do przeciętnego odbiorcy, co jest istotne w warunkach niniejszej sprawy z uwagi na rodzinę znaków, wykorzystujących w różnej konfiguracji te same elementy. Sąd zakwestionował dokonaną przez Urząd wykładnię art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. wskazując, że Urząd Patentowy nie ustalił, kiedy wnioskodawca zaprzestał używania znaków dla określonych towarów. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. Sąd wskazał, że organ pominął fakty znane mu z urzędu, a dotyczące renomy przeciwstawionych znaków towarowych. Sąd podkreślił, że organ rozpoznając ponownie sprawę winien jeszcze raz dokonać oceny podobieństwa znaku spornego i znaków przeciwstawionych oraz ustalić kiedy doszło do zaprzestania używania znaków towarowych wnioskodawcy w odniesieniu do określonych towarów.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy - działając na podstawie art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 315 ust 3 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - decyzją z [...] października 2011 r. [...] - unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "[...]

Organ podkreślił, że rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08 wyznaczyło zakres ponownego rozpatrzenia sprawy, jako że decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] października 2007 r. uchylona została jedynie w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...]. Oznacza to, że wskazana decyzja w zakresie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy [...]w części dotyczącej towarów zawartych w klasie 14, a mianowicie przyborów dla palaczy jest decyzją prawomocną.

Urząd Patentowy RP wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wiążącym Urząd wyroku z dnia 23 października 2008 r. zakwestionował ocenę jednorodzajowości towarów dokonaną przez Urząd na gruncie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Zdaniem Sądu ocena jednorodzajowości towarów dokonana przez organ nie była pełna, gdyż nie zawierała oceny podobieństwa przyborów dla palaczy i zapalniczek i choćby z tego powodu stanowisko organu o braku podobieństwa należało uznać za przedwczesne i nie odnoszące się do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Sąd podkreślił jednocześnie, że "zakwalifikowanie towaru do określonej klasy jest oparte, co do zasady, na kryterium funkcji lub przeznaczenia towaru".

W rozpoznawanej sprawie sporny znak towarowy [...] przeznaczony został do oznaczania tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy oraz zapałek. Natomiast przeciwstawione przez wnioskodawcę znaki towarowe [...]przeznaczone zostały w klasie 34 klasyfikacji nicejskiej do oznaczania zapalniczek. W wiążącym organ wyroku Sąd stwierdził: "Przybory dla palaczy to cała grupa towarów, do której należą towary wskazane w liście towarów, nie będące tytoniem i zapałkami". Sąd nie sprecyzował jednak w wyroku, które to towary uznał za należące do takiego katalogu uznając, że organ ponownie rozpoznając sprawę powinien sam zbadać, czy zapalniczki do takiej listy należą.

W ocenie organu towary objęte zakresem ochrony znaków przeciwstawionych są towarami tego samego rodzaju co towary objęte zakresem ochrony znaku spornego. Przybory te są tymi samymi przyborami co wskazane w klasie 34, z tą tylko różnicą, że są to przybory wykonane z metali szlachetnych lub nimi pokryte. Zdaniem Kolegium Orzekającego również towary z klasy 34 objęte zakresem ochrony znaku spornego, tj. tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy i zapałki są podobne bądź komplementarne w stosunku do zapalniczek objętych zakresem ochrony znaków zarejestrowanych pod numerami: R[...]. Zapalniczki należą do podstawowych akcesoriów palaczy. W przeciwieństwie do wielu innych przyborów takich jak: papierośnice, fajki czy cygaretki są konieczne do użycia takich towarów jak papierosy lub wyroby tytoniowe. Mogą być jedynie zastąpione przez zapałki, co oznacza, że są stosowane z tymi ostatnimi wymiennie. Bez zapalenia ogniem większości wyrobów tytoniowych nie jest bowiem możliwe ich użycie zgodnie z przeznaczeniem. Wobec powyższego należy uznać te towary za komplementarne.

Ponadto, w ocenie organu sporny znak towarowy [...]należy uznać za podobny do przeciwstawionych mu znaków towarowych: [...]. W rozpoznawanej sprawie znak sporny jest znakiem słownym złożonym z jednego wyrazu [...]. Z kolei znaki [...] są znakami złożonymi z trzech powyższych wyrazów występujących w konkretnym układzie graficznym. Układ ten polega na rozmieszczeniu wyrazów w dwóch liniach w ten sposób, że jako pierwszy umiejscowiony jest wyraz [...] poniżej zaś wyrazy [...]. Wyraz "B." występujący samodzielnie powyżej jest wyraźnie wyeksponowany poprzez zastosowanie zdecydowanie większej czcionki. Jednocześnie wyraz "B." zapisany jest zwykłą czcionką, co powoduje że element ten jest identyczny ze spornym znakiem towarowym. W ocenie organu wyraz ten sprawia wrażenie dominujące w powyższych znakach przeciwstawionych postrzeganych na płaszczyźnie wizualnej. Organ stwierdził, że analizowanie przeciwstawionych w niniejszej sprawie oznaczeń według ich cech wspólnych dowodzi zatem, że cechy te mogą prowadzić do pomylenia znaków, gdyż oznaczenia postrzegane jako całość wywołują wrażenie wspomnianego podobieństwa i kreują ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Ponadto, organ wskazał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 października 2008 r. (sygn. akt VI SA/Wa 784/08) zobowiązał Urząd do ustalenia kiedy doszło do zaprzestania używania przeciwstawionych znaków towarowych w odniesieniu do towarów, których dotyczyło wygaszenie praw ochronnych. Organ podkreślił, że stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy [...]w części dotyczącej towarów z klasy 34 z dniem [...] maja 1998 r. Prawo ochronne na znak towarowy [...]o numerze [...]zostało wygaszone w części dotyczącej towarów z klasy 34 z wyjątkiem zapalniczek z dniem [...] października 1998 r. Dla znaków międzynarodowych [...]o numerze [...]oraz [...]o numerze [...]decyzje o wygaszeniu ich ochrony w części dotyczącej towarów z klasy 34 z wyjątkiem zapalniczek - zostały wydane ze skutkiem od dnia 30 września 1998 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzje o wygaśnięciu powyższych praw w przywołanej powyżej części w roku 1998 to należy stwierdzić, że znaki te nie były używane co najmniej od roku 1995. W konsekwencji, znaki te nie mogły być skutecznie przeciwstawione na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t., skoro sporny znak towarowy został zgłoszony [...] maja 1999 r., a więc po upływie trzech lat od zaprzestania używania przeciwstawionych znaków towarowych.

Od powyższej decyzji uprawniona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zaskarżonym wyrokiem z 27 listopada 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 915/12 skargę uwzględnił i uchylił zaskarżoną decyzję UPRP. Wskazał, że zaskarżona decyzja naruszała art. 7 , art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.; dalej: k.p.a.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Sąd I instancji wskazał, że organ zasadnie przyjął, iż przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestracyjnej znaku towarowego "[...], będącego przedmiotem niniejszego postępowania, są przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, skoro zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w dniu 28 czerwca 2001 r. Z kolei postępowanie w sprawie o unieważnienie znaku towarowego jako wszczęte w czasie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, toczy się na podstawie tych przepisów.

Sąd I instancji podkreślił, że Urząd Patentowy RP zobowiązany był w rozpatrywanej sprawie rozważyć problem podobieństwa towarów, ocenić kwestię podobieństwa oznaczeń, jak również zbadać czy nie występują inne okoliczności wpływające na zmniejszenie lub zwiększenie ryzyka konfuzji.

Sporny znak został zastrzeżony dla towarów w klasie 14 przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów oraz w klasie 34 tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, przybory dla palaczy. Przeciwstawione znaki wnioskodawcy uzyskały ochronę w kasie 14 na metale szlachetne i ich stopy oraz wyroby z tych materiałów lub nimi pokryte nie ujęte w innych klasach, artykuły jubilerskie, biżuterię, wyroby zegarmistrzowskie, nadto znak [...]również popielniczki, etui na cygara i na papierosy. Znaki towarowe [...] posiadają rejestrację na zapalniczki, objęte klasą 34.

Zdaniem Sądu ograniczenie się przez organ do stwierdzenia, iż przybory dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów mieszczą się w bardzo szerokim pojęciu artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi platerowanych oraz stopów metali szlachetnych jest niewystarczające dla stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków. Bowiem w klasyfikacji nicejskiej w klasie 14 występują także figurki z metali szlachetnych, kapelusze z metali szlachetnych, nici z metali szlachetnych, obuwie z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych. Stanowisko urzędu nie zostało niczym poparte, Urząd Patentowy RP nie odniósł się także do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku [...]. Nadto organ nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 wydanego w niniejszej sprawie i nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem przybory dla palaczy. W wyżej wymienionym wyroku Sąd wskazał, iż obowiązkiem organu było wskazanie, które z towarów z klas, zakwalifikował jako przybory dla palaczy i dlaczego.

Ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy RP była skrótowa oraz pobieżna, wobec czego nie jest możliwe ustalenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, organ powinien dokonać analizy porównawczej przeciwstawionych znaków w oparciu o wszystkie elementy znaku towarowego, oferowane towary, ceny, miejsca zbytu, klientów.

Wobec powyższego Sąd I instancji stwierdził naruszenie przepisów postępowania tzn. art. 7 , art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

II

Od powyższego wyroku skargi kasacyjnie wnieśli: Urząd Patentowy RP oraz [...].

Urząd Patentowy RP domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ponadto wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – dalej: p.p.s.a.) zarzucono:

I. Naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, tj.:

1) art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez:

a) zawarcie w uzasadnieniu wyroku szeregu stwierdzeń odnoszących się do oceny podobieństwa towarów z klasy 14 klasyfikacji nicejskiej, podczas gdy zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] października 2011 r., w ogóle nie odnosiła się do oceny podobieństwa towarów z tej klasy, gdyż w tym zakresie decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] października 2007 r. jest prawomocna i kwestia ta nie była rozpatrywana w postępowaniu zakończonym zaskarżoną decyzją oraz

b) powoływanie się w zaskarżonym wyroku na niewykonanie przez Urząd Patentowy zaleceń wynikających z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2117/08, chociaż w rozpoznawanej sprawie wydano wyrok w dniu 23 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 784/08, co prowadzi do wniosku, że rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nieuwzględnia wynikającego z art. 153 p.p.s.a związania Urzędu Patentowego RP wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 784/08, jak również budzi wątpliwości, co do prawidłowość przeprowadzonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny analizy zaskarżonej decyzji z dnia 28 października 2011 r.;

2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a w zw. z art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. poprzez:

a) bezzasadne przyjęcie, że Urząd Patentowy dokonując oceny jednorodzajowości towarów, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki towarowe ograniczył się wyłącznie do porównania występowania towarów w danych klasach i nie uwzględnił rodzaju towarów, ich przeznaczenia oraz warunków zbytu, nie wykonał zalecenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2117/08, gdyż nie wyjaśnił, co rozumie pod pojęciem "przybory dla palaczy", jak również nie odniósł się do wygaszenia znaku towarowego [...] na popielniczki, etui na cygara i cygaretki, prowadzące do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji, chociaż Urząd Patentowy oceniając jednorodzajowość towarów szczegółowo wyjaśnił swoje stanowisko dotyczące oceny towarów z klasy 34 objętych zakresem ochrony spornego znaku tj. tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy i zapałek, w kontekście ich podobieństwa do zapalniczek, objętych zakresem ochrony znaków towarowych [...], przy uwzględnieniu rodzaju towarów, ich przeznaczenia i warunków zbytu, wyjaśnił pojęcie "przybory dla palaczy", jak również odniósł się do kwestii wygaszenia w części m.in. znaku towarowego [...];

b) bezzasadne przyjęcie, że Urząd Patentowy nie dokonał całościowego porównania znaków towarowych, w szczególności nie wziął pod uwagę wszystkich elementów przeciwstawionych znaków, a ograniczył się do występującego w tych znakach wyrazu [...] i automatycznie przyjął ten element za dominujący, nie dokonał natomiast analizy różnic występujących w porównywanych znakach i ich znaczenia, prowadzące do uwzględnienia skargi i uchylenia zaskarżonej decyzji, chociaż Urząd Patentowy dokonał całościowej analizy podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, w szczególności ustalił, które elementy znaku mają charakter dominujący, jakie są proporcje w sile odróżniającej poszczególnych elementów, a także, jaka jest ich oryginalność, rozmiar i miejsce w znaku;

II. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że warunkiem prawidłowej oceny podobieństwa towarów, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe jest ustalenie profilu działalności uprawnionych z praw ochronnych przeciwstawionych znaków oraz faktycznego ich stosowania, podczas gdy prawo ochronne na znak towarowy jest prawem, którego zakres wyznacza wyłącznie zarejestrowana postać znaku i wykaz towarów.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżący kasacyjnie organ przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

[...] domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Ponadto wniosła o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które to uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1) art. 134 § 1 w zw. z art. 141 § 4 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez przekroczenie przez Sąd granic sprawy rozpatrywanej przez Urząd Patentowy RP w wyniku przyjęcia, że sporny znak posiada rejestrację dla towarów w klasie 14 (strona 15 wyroku), uchylenia decyzji i nakazania i Urzędowi dokonania dokładniejszego porównania tych towarów z towarami Uczestnika w klasie 14 (strony 15-16 wyroku), podczas gdy prawo ochronne na towar w klasie 14 spornego znaku zostało unieważnione prawomocną (w tym zakresie) decyzją Urzędu Patentowego z dnia 8 października 2007 r. (sprawa Sp. 284/04).

2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) w zw. z art. 141 § 4 i art. 133 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art, 107 § 3 k.p.a, w zw. z art. 256 ust. 1 i art. 315 § 3 p.w.p oraz w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1) u.z.t. poprzez niezasadne uwzględnienie przez Sąd skargi i uchylenie decyzji Urzędu mimo braku naruszenia przez organ ww. przepisów postępowania oraz w wyniku przedstawienia w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stanu sprawy niezgodnie ze stanem rzeczywistym, wynikającym z uzasadnienia decyzji Urzędu oraz akt sprawy, co przejawiało się w:

a) sprzecznym z uzasadnieniem decyzji uznaniu przez Sąd, że Urząd dokonał

niewystarczającej oceny podobieństwa spornych towarów "przyborów dla

palaczy z metali szlachetnych i ich stopów w klasie 14 oraz "artykułów

wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi polerowanych oraz stopów metali

szlachetnych w klasie 14 (strony 15-16 wyroku), podczas gdy Urząd w ogóle

nie badał podobieństwa spornych towarów w klasie 14, gdyż unieważnił prawo

ochronne na sporny znak w zakresie klasy 14 prawomocną (w tym zakresie)

decyzją z dnia [...] października 2007 r. ([...]);

b) błędnym uznaniu przez Sąd, że Urząd porównał jedynie występowanie

towarów w danych klasach, zaś winien uwzględnić rodzaj towarów, ich

przeznaczenie i warunki zbytu (strona 15 wyroku), podczas gdy Urząd poddał

odrębnej analizie każdą z grup późniejszych towarów i uwzględnił wszystkie

ww. okoliczności (strona 14 decyzji);

c) sprzecznym z uzasadnieniem decyzji i aktami sprawy uznaniu przez Sąd, że

Urząd "nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009 r.

sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 wydanego w niniejszej sprawie" (strona 16

wyroku), podczas gdy cytowany przez Sąd wyrok zapadł w innej sprawie, zaś

w niniejszej sprawie Urząd był związany odmiennymi wytycznymi, zawartymi w wyroku z dnia 23 października 2008 r., w sprawie VI SA/Wa 784/08, które prawidłowo zacytował, uwzględnił i wykonał;

d) błędnym uznaniu przez Sąd, że Urząd niezasadnie "nie odniósł się do

wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara

i cygaretki znaku [...] w klasie 14, podczas gdy

w dniu zgłoszenia spornego znaku do rejestracji ww. towary istniały

w rejestrze UPRP (Urząd stwierdził ich wygaśnięcie dopiero z dniem 5 listopada

2004 r., przeszło 5 lat po dacie zgłoszenia spornego znaku do rejestracji),

a ponadto Urząd unieważnił sporny znak w oparciu o podobieństwo do innych

wcześniejszych towarów z klasy 34, nie zaś wskazanych wyżej z klasy 14;

e) sprzecznym z uzasadnieniem decyzji przytoczeniu ustaleń Urzędu odnośnie

porównania spornego słownego znaku [...] z wcześniejszymi słownymi

znakami [...] uznając, że Urząd nie

dokonał obiektywnego bilansu podobieństw i różnic (strony 17-18 wyroku), podczas gdy Urząd w ogóle nie porównywał ww. znaków w niniejszej sprawie, gdyż unieważnił sporną rejestrację z uwagi na istniejące ryzyko wprowadzenia w błąd z pozostałymi znakami (strona 17 decyzji na górze);

f) błędnym uznaniu przez Sąd, że Urząd pominął w ocenie podobieństwa

oznaczeń fakt, że wcześniejsze znaki B[...]) są znakami słowno-graficznymi, skupił się wyłącznie na słowie [...] i nie dokonał całościowego porównania znaków (strony 16-17 wyroku), podczas gdy Urząd uwzględnił znaki w ich zarejestrowanej formie, pisząc wprost o znakach słowno-graficznych, dokonał szczegółowego opisu i analizy wszystkich elementów, wskazując na wielkość i kształt czcionki oraz na strukturę/u kład słów, a więc na jedyne graficzne elementy tych wcześniejszych znaków (strony 15-16 decyzji);

g) błędnym uznaniu przez Sąd, że Urząd nie dokonał analizy słów [...]

w znaku [...] (strona 17 wyroku), podczas gdy Urząd wprost wskazał i omówił znaczenie słowa [...], dochodząc do wniosku jednak, że obecność tego elementu nie neutralizuje podobieństwa porównywanych znaków (strona 16 decyzji);

h) sprzecznym z uzasadnieniem decyzji przytoczeniu przez Sąd rzekomego ustalenia Urzędu; "pojawienie się na rynku podobnego oznaczenia zawierającego identyczne elementy słowne, może spowodować, że pomimo różnej szaty graficznej odbiorcy stwierdzą, iż oznaczenie jest zmodyfikowaną wersją znaków wcześniejszych i pochodzi z jednej grupy znaków tego samego przedsiębiorcy" podczas gdy powyższy cytat nie pochodzi z uzasadnienia zaskarżonej decyzji;

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

1) art. 9 ust, 1 pkt 1) u.z.t. w zw. z art. 315 § 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie, tj.:

a) błędne przyjęcie, że Urząd Patentowy działając w postępowaniu spornym,

zobowiązany jest do badania rzeczywistych kanałów dystrybucji

wykorzystywanych przez strony postępowania oraz profilu działalności stron (strona 15 wyroku), podczas gdy określenie "zwykłe warunki obrotu gospodarczego" zawarte w ww. przepisie zakłada badanie zwyczajnych, typowych, normalnie wykorzystywanych przez przedsiębiorców (także potencjalnie) kanałów dystrybucji oraz badanie towarów zgodnie ze stanem zarejestrowanym w rejestrze UPRP;

b) błędne przyjęcie, że Urząd Patentowy winien odnieść się do koloru czcionki słów w spornym znaku (strona 17 wyroku), podczas gdy sporny znak nie posiada "koloru czcionki', gdyż jest znakiem słownym, a zatem kolor czcionki (jak i jej wielkość lub kształt) nie mają znaczenia przy porównywaniu znaków, gdyż elementy słowne takiego znaku mogą być używane w różnej kolorystyce;

c) błędne przyjęcie, że Urząd winien zwrócić większą uwagę na odmienne elementy drugoplanowe, a więc de facto nakazanie badania podobieństwa oznaczeń według występujących w znakach różnic, podczas gdy podobieństwo znaków należy badać według cech wspólnych, w szczególności będących jednocześnie elementami odróżniającymi I dominującymi (czego Sąd nie kwestionuje - strona 17 wyroku na górze);

d) błędne przyjęcie, że Urząd Patentowy powinien zbadać i wyjaśnić w spornej decyzji kwestię wygaśnięcia ochrony wcześniejszego znaku [...] dla części towarów: popielniczki, etui na cygara i cygaretki, podczas gdy ochrona ta wygasła przeszło 5 lat po zgłoszeniu spornego znaku do rejestracji, zaś przedmiotowe postępowanie dotyczy stanu z dnia zgłoszenia znaku do rejestracji i brak podstaw do uwzględniania zdarzeń późniejszych.

Argumentację na poparcie zarzutów wnioskodawca przedstawił w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

[...] złożyła odpowiedzi na skargę kasacyjną wnioskodawcy oraz skarżącego kasacyjnie organ, w których wniosła o ich oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Obie skargi kasacyjnej zawierają usprawiedliwione podstawy.

Stosownie do art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod uwagę wyłącznie nieważność postępowania sądowego, która w niniejszej sprawie nie wystąpiła.

Zawarty w obu skargach kasacyjnych wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku zasługiwał na uwzględnienie.

Odnosząc się do skargi kasacyjnej Urzędu Patentowego RP na uwzględnienie zasługują zarzuty naruszenia przepisów postępowania wskazane w punkcie I ppkt 1 a) i b) petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 153 w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Sąd I instancji uwzględniając skargę uprawnionej do spornego znaku wyrokiem z 27 listopada 2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2011 r. unieważniającą prawo ochronne na sporny znaku towarowy "[...]" o numerze [...] na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Jednakże podkreślenia wymaga, że zaskarżony wyrok Sądu I instancji poprzedzony był wyrokiem WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08, który uchylił decyzję UPRP z [...] października 2007 r. w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]. Na mocy decyzji z [...] października 2007 r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na znak towarowy "[...]dla towarów w klasie 14, tzn. przyborów dla palaczy, zaś w pozostałej części wniosek o unieważnienie oddalił.

Zatem, rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08 wyznaczyło zakres ponownego rozpatrzenia sprawy, jako że decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] października 2007 r. została uchylona jedynie w części oddalającej wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]. Oznacza to, że wskazana decyzja w zakresie unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w części dotyczącej towarów zawartych w klasie 14, a mianowicie przyborów dla palaczy - jest decyzją prawomocną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 października 2008 r. sformułował wskazania co do dalszego postępowania, które wiązały zarówno organ, jak i Sąd ponownie rozpoznających sprawę. Sąd podkreślił, że organ nie dokonał we właściwym zakresie zarówno oceny podobieństwa towarów, jak i oznaczeń w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 34. Bowiem sporny znak towarowy [...]" został zarejestrowany w klasie 34 dla tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów, przyborów dla palaczy i zapałek. Natomiast przeciwstawione znaki towarowe należące do wnioskodawcy [...] w klasie 34 przeznaczone są do oznaczania zapalniczek.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie podkreśla, że zagadnieniem mającym zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest właśnie kwestia związania wyrokiem WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08. Sąd I instancji ponownie rozpoznając sprawę nie dokonał kontroli legalności decyzji UPRP z 28 października 2011 r. pod względem oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08.

Jak wynika z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia. Przepis art. 153 p.p.s.a. ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że ani organ administracji publicznej ani sąd, orzekając ponownie w tej samej sprawie, nie mogą nie uwzględnić oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu Sądu (chyba, że zmienił się stan faktyczny lub stan prawny sprawy, co nie nastąpiło w rozpoznawanej sprawie). Nieprzestrzeganie przepisu art. 153 p.p.s.a. podważa bowiem obowiązującą w demokratycznym państwie prawnym zasadę sądowej kontroli działalności organów administracji i prowadzi do niespójności działania systemu władzy publicznej.

Zatem wnoszący skargę kasacyjną Urząd Patentowy RP zasadnie podniósł, że zarzuty Sąd I instancji wobec wydanej przez ten organ decyzji dotyczyły niewykonania przez organ zaleceń i wskazań zawartych w wyroku WSA w Warszawie z 3 marca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 2117/08, chociaż w rozpoznawanej sprawie Sąd był związany wytycznymi zawartymi w wyroku WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd wyrażony przez ten Sąd w orzecznictwie, że ocena prawna zawarta w prawomocnym wyroku sądu administracyjnego wydanym w pierwszej instancji, uchylającym zaskarżoną decyzję organu administracji publicznej, w wyniku czego dochodzi do ponownego rozpoznania sprawy przez organ administracji, a następnie przez wojewódzki sąd administracyjny, ma istotne znaczenie dla Naczelnego Sądu Administracyjnego przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wniesionej od ponownego wyroku sądu administracyjnego wydanego w pierwszej instancji, gdyż byłby on niezgodny z prawem, jeżeli przy niezmienionym stanie faktycznym i prawnym sprawy nie uwzględniałby wiążącej oceny prawnej i wskazań, o jakich mowa w art. 153 p.p.s.a. (por. wyroki NSA: z 23 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 178/09; z 12 października 2006 r., sygn. akt II GSK 147/06, LEX nr 276691).

W konsekwencji, niezastosowanie się przez Sąd w zaskarżonym wyroku do oceny prawnej wyrażonej przez tenże Sąd we wcześniejszym wyroku oraz niedokonanie kontroli legalności zaskarżonej decyzji UPRP pod kątem zaleceń i wskazań zawartych w wyroku WSA w Warszawie z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08 – skutkuje koniecznością uchylenia zaskarżonego wyroku.

Za trafny należy uznać również wskazany przez wnoszący skargę kasacyjną Urząd Patentowy RP zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ponownie rozpoznający sprawę naruszył art. 141 § 4 p.p.s.a., bowiem uzasadnienie wyroku Sądu nie realizuje w żadnej mierze zaleceń i wskazań dotyczących dalszego przebiegu postępowania poczynionych przez Sąd w wyroku z 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08. Ponadto, w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku brak jakiegokolwiek odniesienia się Sądu I instancji do wypełnienia przez Urząd Patentowy RP wskazań Sądu zawartych w wyroku z 23 października 2008 r. co do dalszego postępowania i jego oceny prawnej.

Doszło zatem do naruszenia zasady określonej w art. 141 § 4 p.p.s.a., które to uchybienie może być kwalifikowane jako konsekwencja uchylenia się przez sąd administracyjny I instancji od wyczerpującej oceny zgodności z prawem decyzji UPRP będącej przedmiotem powtórnej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest przy tym oczywiste, iż w takim wypadku, na rozpoznającym sprawę sądzie ciąży dodatkowy obowiązek zbadania, czy i w jakim stopniu właściwy organ administracyjny zastosował się do wyrażonej oceny prawnej i zastosował do wskazań sądu (art. 153 p.p.s.a.). Jakiekolwiek wadliwości i niedostatki uzasadnienia, a zwłaszcza brak odniesienia się do tego, co było istotą rysującego się sporu prawnego, muszą skutkować uchyleniem zapadłego wyroku.

Natomiast odnosząc się do skargi kasacyjnej wniesionej przez firmę [...] na uwzględnienie zasługują zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji przepisów postępowania wskazane w punkcie I ppkt 1 i 2 petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzuty naruszenia art. 134 § 1 oraz art. 133 § 1 p.p.s.a.

Stosownie do art. 134 § 1 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny nie jest wprawdzie związany granicami skargi, ale jest związany granicami sprawy administracyjnej. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że dla skuteczności zarzutu kasacyjnego opartego na przepisie art. 134 § 1 p.p.s.a., w skardze kasacyjnej należy wykazać, iż Sąd I instancji rozpoznając skargę dokonał oceny pod względem zgodności z prawem innej sprawy (w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym) lub z przekroczeniem granic danej sprawy albo też że w okolicznościach tej sprawy sąd powinien był wyjść poza granice zakreślone zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną, a tego nie uczynił, i że owo zaniechanie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że sąd administracyjny nie jest wprawdzie związany granicami skargi, "ale zawsze jest związany granicami sprawy, w której skarga została wniesiona i nie może swoimi ocenami prawnymi [...] wkraczać w sprawę nową w stosunku do tej, która była albo powinna być przedmiotem postępowania administracyjnego i wydawanych w nim decyzji administracyjnych" (por. wyrok NSA z 20 listopada 1997 r., SA/Łd 2572/95, Pr. Gosp. 1998, nr 5, s. 36).

Ponadto, operując w granicach sprawy, sąd administracyjny, jak wynika z przepisu art. 133 § 1 p.p.s.a., orzeka również na podstawie akt sprawy. Sąd administracyjny, orzeka więc na podstawie akt sprawy, rozpatrując ją na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wydania zaskarżonego aktu (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 391 - 392). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się ponadto, że obowiązek wydania wyroku na podstawie akt sprawy - rozumiany, jako oparcie rozstrzygnięcia na istotnych w sprawie faktach udokumentowanych w aktach sprawy stanowiących przedmiot analizy sądu administracyjnego I instancji (por. wyrok NSA z dnia 21 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 22/09) - oznacza orzekanie na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy i stanowiącego podstawę faktyczną wydania zaskarżonego aktu, a w konsekwencji zakaz wykraczania poza ten materiał (por. wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2009 r., sygn. akt I FSK 470/08; wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. akt I GSK 806/10; wyrok NSA z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt II OSK 1645/09).

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy stwierdzić – jak zasadnie podniosła wnosząca skargę kasacyjną firma [...] – że Sąd I instancji zakwestionował ogólnikowość uzasadnienia decyzji UPRP, dokonaną analizę podobieństwa znaków (brak wzięcia pod uwagę szaty graficznej znaków) oraz analizę podobieństwa spornych towarów, tj. przyborów dla palaczy z metali szlachetnych i ich stopów w klasie 14 do artykułów wytworzonych z metali szlachetnych lub nimi polerowanych oraz stopów metali szlachetnych w tej samej klasie uznając, że dokonane porównanie jest niewystarczające.

Trudno jednak zgodzić się z takim zarzutem Sądu I instancji, zważywszy że organ w ogóle nie badał podobieństwa spornych towarów w klasie 14. Jak wskazano wyżej, Urząd unieważnił prawo ochronne na sporny znak w zakresie klasy 14 prawomocną, w tej części, decyzją z dnia [...] października 2007 r. ([...]). Ponadto w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sądu I instancji pojawia się również szereg innych twierdzeń, które jednoznacznie wskazują, że Sąd nie poczynił ustaleń w oparciu o akta rozpoznawanej sprawy. Przykładowo, Sąd I instancji uczynił zarzut, że: "Urząd Patentowy RP nie odniósł się także do wskazanego przez skarżącego wygaszenia na popielniczki, etui na cygara i cygaretki znaku [...]nr [...]. Nadto organ nie wykonał zalecenia WSA zawartego w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 2117/08 wydanego w niniejszej sprawie i nie wyjaśnił co rozumie pod pojęciem przybory dla palaczy. W wyżej wymienionym wyroku Sąd wskazał, iż obowiązkiem organu było wskazanie, które z towarów z klas, zakwalifikował jako przybory dla palaczy i dlaczego" (s. 11 uzasadnienia zaskarżonego wyroku). Zarzut ten to dosłowne przytoczenie treści uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie 27 listopada 2011 r. o sygn. akt VI SA/Wa 583/12 dotyczącej spornego słowno-graficznego znaku towarowego "[...] (s. 13 uzasadnienia tego wyroku).

Reasumując, analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sądu I instancji, tj. stron 9-13 prowadzi do wniosku, że jest to niemal dokładne powtórzenie stron 11-15 uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie 27 listopada 2012 r. o sygn. akt VI SA/Wa 583/12 dotyczącej spornego słowno-graficznego znaku towarowego "[...]. Ponadto, Sąd I instancji wskazuje w treści uzasadnienia wyroku na sporny znak towarowy [...] (s. 9 uzasadnienia), następnie zaś na sporny znak [...] (s. 11 uzasadnienia).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Sąd I instancji naruszył zarówno art. 134 § 1 oraz art. 133 § 1 p.p.s.a.

Stwierdzone uchybienia przepisom prawa procesowego powodują, że przedwczesna byłaby ocena zasadności pozostałych zarzutów oraz podstawy skarg kasacyjnych opartej na zarzutach naruszenia prawa materialnego. Posunięcie takie niweczyłoby bowiem cele kontroli instancyjnej ukształtowanej przepisami p.p.s.a.

Rozpoznając ponownie sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny winien poddać ponownej kontroli zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP z 28 października 2011 r. Sp. 529/10, uwzględniając w swojej ocenie wytyczne i zalecenia poczynione przez WSA w Warszawie w wyroku 23 października 2008 r. o sygn. akt VI SA/Wa 784/08.

Zważywszy na przytoczone wyżej względy Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Na podstawie art. 207 § 2 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości, uznając, iż zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w tym przepisie. W istocie rzeczy bowiem w rozpatrywanej sprawie wyłączną przyczyną sprawiającą, że doszło do postępowania kasacyjnego było wadliwe orzeczenie Sądu I instancji, które spowodowało wniesienie skargi kasacyjnej uwzględnionej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Brak zatem dostatecznych podstaw do tego, by obciążyć stronę, która wniosła skargę do Sądu I instancji, kosztami postępowania kasacyjnego. Rozważając zatem całokształt okoliczności rozpoznawanej sprawy (na potrzebę czego wskazuje się w literaturze przedmiotu – por. H. Knysiak-Molczyk [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 596, J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 523) uznać należało, że zasądzenie w niej zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego na podstawie art. 203 pkt 2 p.p.s.a. pozostawałoby w opozycji wobec obowiązku urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej, wynikającego z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Nie ulega zaś wątpliwości, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może zastosować art. 207 § 2 p.p.s.a. ze względów słusznościowych (por. B. Dauter, Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2008, s. 452