II GSK 78/13

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 maja 2012 r. o sygn. akt VI SA/Wa 313/12 oddalił skargę [...] oraz [...]z siedzibą w [...],[...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

Sąd I instancji rozstrzygnął w następującym stanie faktycznym sprawy:

I

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP - działając na podstawie art. 10 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (t.j. Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117, dalej jako u.o.w.) oraz art. 315 ust. 3 i art. 245 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm., dalej jako p.w.p.) - utrzymał w mocy decyzję z dnia 25 lipca 2007 r. o odmowie udzielenia patentu na wynalazek pt. "[...]" - zgłoszony w dniu [...] maja 1999 r. przez [...] oraz [...] (dalej zwani także jako skarżący lub zgłaszający).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 stycznia 2009 r. r. o sygn. akt VI SA/Wa 1044/08 uchylił powyższe decyzje UP RP.

W wytycznych Sąd zobowiązał organ do ustalenia w sposób niebudzący wątpliwości stanu faktycznego sprawy. Jednoznacznie organ miał zająć stanowisko, czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione, a jeżeli tak to dopiero wówczas dokonać dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności, uwzględniając, że jednym z elementów oceny zdolności patentowej wynalazku jest charakter techniczny rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" oceniając charakter techniczny przedmiotowego wynalazku organ był obowiązany wskazać, co jego zdaniem kryje się pod tym pojęciem. Urząd Patentowy RP miał dokonać oceny charakteru technicznego zgłoszonego wynalazku i w tym aspekcie powinnością organu było odniesienie się również do argumentów skarżącego, jeżeli pogłębiona wykładnia omawianego pojęcia dokonana przez organ będzie różniła się od sposobu rozumienia tego pojęcia przez stronę.

Ponownie rozpoznając zgłoszenie, Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] maja 2010 r. - wydaną na podstawie art. 10 u.o.w. w związku z art. 315 ust. 3 oraz art. 49 ust. 1 p.w.p. - odmówił udzielenia patentu na ww. wynalazek.

Wskazując na wytyczne WSA Urząd Patentowy RP podkreślał, że nigdy nie kwestionował dostateczności ujawnienia rozwiązania, lecz używał tego określenia w sensie braku samego rozwiązania.

W ocenie Urzędu Patentowego RP istota zgłoszonego rozwiązania polega na wyselekcjonowaniu z większego zbioru algorytmów kodowania kanałowego podzbioru, który charakteryzuje się nie do końca sprecyzowanym kompromisem między komplikacją postępowania, komplikacją sprzętu wymaganego do stosowania sposobu i osiąganą odpornością na zakłócenia przy odczytywaniu, przesyłaniu i zapisywaniu zakodowanych treści. Jest to zadanie ściśle prakseologiczne, którego dopuszczenie do patentowalności jako rozwiązania prowadziłoby do sytuacji, że także inne algorytmy mające jakiś związek z techniką stałyby się patentowane. Urząd podkreślił, że przedmiot zgłoszenia może być wynalazkiem jeżeli wnosi wkład techniczny do dotychczasowej wiedzy w sferze stosowanych nauk przyrodniczych. Jeżeli więc nie można wydzielić wkładu technicznego polegającego na powiększeniu praktycznej wiedzy w sferze materialnej oznacza to, że w przedmiocie zgłoszenia nie zawarto wynalazku. Zatem dobranie kodu kanałowego, powodujące większą odporność na zakłócenia, nie jest wkładem technicznym. Zdaniem organu typ algorytmu podany w zgłoszeniu nie da się wyróżnić z innych algorytmów. W ocenie Urzędu Patentowego istnieje klarowna granica obszaru patentowalności wyznaczona przez technikę rozumianą jako rozwiązania natury materialnej. Patentowanie skutków włącza nowy obszar, którego granice nie zostały określone. Dlatego nie ma innego sposobu zdefiniowania innej granicy niż opartej na rozdziale sfery materialnej i niematerialnej.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgłaszający podkreślili potrzebę przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego na potwierdzenie, że zgłoszone rozwiązanie dotyczy określonego sposobu oddziaływania na materię oraz o przeprowadzenie rozprawy z przesłuchaniem w charakterze świadków twórców wynalazku. Ponadto podnieśli, że Urząd Patentowy dokonał błędnej interpretacji pojęcia charakteru technicznego wynalazku (art. 10 ustawy) opierając się na treści § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.), jako że ten przepis rozporządzenia jest sprzeczny z art. 10 ustawy o wynalazczości i z przepisami międzynarodowymi, tj. art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143; dalej: TRIPS) oraz z art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 24 marca 1975 r. Nr 9, poz. 51).

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] maja 2010 r.

Zgłoszone rozwiązanie, zdaniem UPRP, polega na przekształceniu jednej formy prezentacji sygnałów cyfrowych na inny typ symboli, tak jak podano to w zaskarżonej decyzji. Przedmiot zgłoszenia jest więc tylko abstrakcyjno-logicznym algorytmem mieszczących się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych, mających charakter niematerialny. Tymczasem prawo patentowe nie zapewnia ochrony patentowej rozwiązaniom polegającym na zastosowaniu lepszego algorytmu, dzięki któremu nastąpi, np. zmniejszenie czasu przetwarzania, zaoszczędzenie pojemności pamięci lub innych zasobów systemu przetwarzania danych informacyjnych, gdyż te skutki nie wnosząc wkładu technicznego nie są wynalazkami. Zastosowane zaawansowane metody matematyczne nie pociągają za sobą zmian sprzętowych, a tylko takie zmiany same w sobie można uznać za wynalazki, lecz zgłaszający niczego takiego nie ujawnił.

Zdaniem UPRP przedmiot zgłoszenia mieści się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych i wszelkie operacje tego przedsięwzięcia mają charakter niematerialny nie posiadający niczego odrębnego od znanego stanu wiedzy w zakresie obróbki informacji.

Urząd Patentowy po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania uzupełniającego stwierdził, że przedmiot zgłoszenia "Sposób modulacji do przekształcenia słów kodowych" i "Sposób demodulacji do przekształcenia słów kodowych" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1 i 2 nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 u.o.w. Określenia przedstawione w poprawionych zastrzeżeniach nie przedstawiają żadnego ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na sygnał prowadzącego do uzyskania rezultatu końcowego ani nie powodują żadnych środków technicznych do wykonania tych czynności, a jedynie dotyczą matematycznych metod kodowania.

Według organu przedmiot zgłoszenia patentowego w części dotyczącej urządzenia pt. "[...]" określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr [...], nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym stosowanie do art. 10 u.o.w. Wynalazek w zakresie urządzenia powinien jednoznacznie określać konstrukcję techniczną przez podanie poszczególnych elementów, ich usytuowanie względem siebie i wzajemne połączenia. Określenia zawarte w wymienionych zastrzeżeniach nie determinują żadnych cech technicznych urządzenia ani jego struktury układowej, a jedynie podają ogólnikową specyfikację urządzenia zawierając niejasno określone co do budowy konstrukcyjnej "środki" i "jednostki".

Zdaniem UP RP przedmiot zgłoszenia patentowego w części dotyczącej urządzenia pt. "Nośnik zapisu" określony poprawionym zastrzeżeniem nr 30, nie stanowi rozwiązania o charakterze technicznym w rozumieniu art. 10 u.o.w. Określenia zawarte w wymienionym zastrzeżeniu nie determinują żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy, podając jedynie treść informacji umieszczonych na nieokreślonym co do budowy nośniku.

Odwołując się do pisma zgłaszających z dnia [...] czerwca 2007 r. i z dnia [...] marca 2008 r. Urząd Patentowy stwierdził, że podane w nim rozwiązania leżą poza obszarem techniki, gdyż dotyczą jedynie utworzenia nowego kodu mającego zastosowanie w istniejącym urządzeniu bez zastosowania elementów technicznych.

W tych okolicznościach Urząd Patentowy uznał, że nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, gdyż naraziłoby to zgłaszających na zbędne przedłużenie postępowania, a organ w sprawie ma jasno sprecyzowany pogląd w zakresie istoty zgłoszonego rozwiązania. Także uznał za bezcelowe przeprowadzenie rozprawy, gdyż nie zachodziła potrzeba składania dodatkowych wyjaśnień przez twórców zgłoszonego rozwiązania lub przez świadków.

W odpowiedzi na pismo organu z dnia [...] grudnia 2010 r. zgłaszający przedłożył w piśmie z dnia [...] kwietnia 2011 r. dodatkowe wyjaśnienia wraz z przeredagowaną wersją zastrzeżeń patentowych. Urząd Patentowy stwierdził, że dodatkowa wersja zastrzeżeń patentowych jest jedynie modyfikacją stylistyczną zastrzeżeń pierwotnych - nie wnosząc nic nowego do przedmiotu sprawy.

Zdaniem organu przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami nr [...] nie stanowi wkładu do stanu wiedzy w dziedzinie techniki, a więc zgłoszone rozwiązanie nie jest wynalazkiem. W zgłoszeniu nie podano przynajmniej jednego technicznego przykładu realizacji rozwiązania, lecz wyłącznie opisano jego funkcjonalny efekt (skutek). Funkcjonalne bloki określone przez zgłaszającego jako "zespoły" nie są, w ocenie Urzędu Patentowego, podstawą do uznania przedmiotowego rozwiązania za techniczne.

Skargę na powyższą decyzję złożyli zgłaszający do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 maja 2012 oddalił skargę.

Sąd I instancji stwierdził, że postępowanie w sprawie udzielenia ochrony na ww. rozwiązanie od dnia [...] sierpnia 2001 r. toczyć się winno według przepisów p.w.p., natomiast ocena pod względem ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu wymagała uwzględnienia przepisów u.o.w.

Według Sądu I instancji Urząd Patentowy RP nie dopuścił się naruszenia przepisów art. 7, art. 77 i art. 84 § 1 k.p.a. przez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w sytuacji, w której organ miał trudności z oceną stanu faktycznego sprawy (istoty wynalazku), a którego prawidłowa ocena wymagała wiadomości specjalistycznych. WSA stwierdził, że w sprawie nie było konieczności przeprowadzenia rozprawy z udziałem biegłego i zasięganiem jego opinii jako dowodu, ponieważ organ ocenia zgłoszenie wyłącznie na podstawie opisu wynalazku, jego zastrzeżeń i rysunków. W tym kontekście Sąd I instancji wyjaśnił, że z wzajemnej relacji przepisów art. 261 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust.1 i art. 252 p.w.p. wynika, iż powołanie w postępowaniu zgłoszeniowym biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. może nastąpić tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalistycznych, którymi nie dysponuje ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy patentowej, przy czym potrzeba ta ujawniła się już po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. Jednakże zarówno art. 45 ust. 3 p.w.p., jak i art. 84 § 1 k.p.a. pozostawiają do uznania organu ocenę konieczności zasięgnięcia opinii. To bowiem organ jest w stanie ocenić, czy posiadana przez niego wiedza jest wystarczająca lub niewystarczająca dla rozwiązania określonego problemu w sprawie, którego rozwiązanie jest niezbędne dla jej rozstrzygnięcia.

WSA podkreślił, że wynalazek można uznać za mogący nadawać się do zastosowania, gdy rozwiązanie techniczne jest zupełne, należycie ujawnione, użyteczne społecznie i gwarantujące powtarzalność zamierzonego rezultatu. Zgodnie z art. 16 ust. 3 u.o.w. zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie, który powinien ujawniać istotę wynalazku (art. 26 ust. 1 tej ustawy). Zatem jest rzeczą zgłaszającego rozwiązanie w celu udzielenia patentu, aby na podstawie uprzednio przeprowadzonych prac badawczych w określonej dziedzinie techniki, tak sprecyzować sposób realizacji wynalazku, m.in. poprzez wskazanie konkretnych środków technicznych, które pozwolą na jednoznaczne i powtarzalne osiągnięcie wskazywanego rezultatu, jakie zakreślają opis i zastrzeżenia patentowe, aby specjalista z danej dziedziny techniki mógł zgłoszone rozwiązanie techniczne odtworzyć bez konieczności czynienia dodatkowego własnego wkładu intelektualnego koniecznego do odtworzenia wynalazku. Tymczasem zdaniem WSA, zgłoszone rozwiązanie wskazanych wyżej wymagań nie spełniało, co stało się powodem odmowy udzielenia patentu.

Dalej Sąd I instancji przytaczając treść art. 27 załącznika 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu - Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz. U. 96.32.143; dalej TRIPS) wskazał, że przepis ten uzależnia wydanie patentu od tego, by wynalazek, produkt lub proces były "nowe", "nieoczywiste" i "użyteczne". Jednakże zgodnie z art. 10 u.o.w. owe nowe rozwiązanie musi być rozwiązaniem "nowym o charakterze technicznym". W tych warunkach zdaniem WSA nie można mówić o sprzecznej interpretacji przez Urząd Patentowy przepisu art. 10 u.o.w. z przepisem art. 27 TRIPS. Organ administracji nie pominął żadnej z przesłanek wskazanych przez art. 27 TRIPS, a stosując w podstawie prawnej przepis art. 10 u.o.w. był obowiązany ustalić, czy zgłoszone rozwiązanie spełnia przesłankę nowości "o charakterze technicznym". Przepis art. 27 TRIPS nie dookreśla przesłanki "nowości", a jedynie wyrażenia zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania" jako przesłanki "nieoczywistości" i "użyteczności", które również zawarte są w przepisie art. 10 u.o.w. – "nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania".

Sąd I instancji podzielił argumentację organu, że w części dotyczącej sposobu: "[...]" - zgodnie z poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi 1 i 2, w zakresie żądanej ochrony, nie stanowią rozwiązania o charakterze technicznym, gdyż nie przedstawiają żadnego ciągu czynności technicznych w sensie oddziaływania na sygnały prowadzących do uzyskania rezultatu końcowego.

Podobnie oceniając przedmiot zgłoszenia w części "Urządzenie modelujące do zapisywania na dysku optycznym słów danych" i "Urządzenie demodulujące do przekształcania słów kodowych" Urząd Patentowy słusznie zdaniem WSA na podstawie zastrzeżeń patentowych od 3 do 29 - uznał za rozwiązanie niestanowiące charakteru technicznego w rozumieniu art. 10 u.o.w. W tej części przedmiotu zgłoszenia patentowego skarżący również nie podali dlaczego, ze względów konstrukcji technicznej urządzenia, owe "środki" i "jednostki" miałyby posiadać wskazane właściwości oddziaływania na sygnał.

Według Sądu I instancji w części dotyczącej wytworu: "Nośnik zapisu" zastrzeżenie nr 30 Urząd Patentowy także zasadnie uznał, że w zakresie żądanej ochrony rozwiązanie nie posiada charakteru technicznego w rozumieniu art. 10 u.o.w. Określenia w podanym zastrzeżeniu "zawierający ścieżkę składającą się ze znaczników", "kody konwersji tabeli konwersji zawierają: kody podstawowe" nie dookreślają żadnego wytworu materialnego za pomocą cech technicznych jego budowy, podając jedynie treść informacji umieszczonych na nieokreślonym co do budowy nośniku.

W ocenie Sądu I instancji organ stwierdzając, że przedmiot zgłoszenia określony zastrzeżeniami od 1 do 30 nie stanowi wkładu do stanu wiedzy w dziedzinie techniki zasadnie uznał jako nie posiadający zdolności patentowej. Zdaniem WSA wszelkie dywagacje o patentowalności rozwiązań wyłącznie mających cechy nietechniczne, bez wskazania na jakiej bazie materialnej i dlaczego na takiej, a nie na innej miałyby one działać, nie mogą stanowić wynalazków.

W konkluzji Sąd I instancji stwierdził, że nie jest uprawniony do dokonywania ustaleń w miejsce poczynionych przez organ administracji publicznej. Jeżeli zatem Urząd Patentowy RP dokonał i przedstawił w uzasadnieniu decyzji, na podstawie jakich ustaleń i to zgodnych z wymaganiami konkretnego przepisu dokonał rozstrzygnięcia, Sąd może jedynie zbadać, czy ustalenia te odpowiadają prawu.

II

Skarżący wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, a w przypadku przyjęcia, że nie są uzasadnione zarzuty naruszenia przepisów postępowania, uchylenia zaskarżonego wyroku i uchylenia decyzji UP RP z dnia [...] grudnia 2011 r.

W obu przypadkach autor skargi kasacyjnej wniósł o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej: p.p.s.a.), tj.:

1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 k.p.a. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie, wyrażające się w zaaprobowaniu przez Sąd

uchybień Urzędu Patentowego RP, polegających na niedokonaniu w trakcie

prowadzonego postępowania administracyjnego dokładnego zbadania wszystkich

okoliczności sprawy w zakresie oceny przesłanek udzielenia patentu i w konsekwencji nieprawidłowe ustalenie, że rozwiązanie skarżących nie spełnia przesłanki charakteru technicznego rozwiązania, podczas gdy prawidłowa ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego powinna doprowadzić Urząd Patentowy RP do wniosku, że rozwiązanie zgłoszone do opatentowania przez skarżących spełnia wszelkie przesłanki do uzyskania ochrony patentowej nawet przy w dokonaniu wykładni charakteru technicznego rozwiązania zgodnego z metodologią stosowaną przez Urząd Patentowy,

2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 84 § 1 k.p.a. i art. 7 k.p.a. i z art. 252 p.w.p. poprzez ich nieprawidłowe zastosowanie, polegające na przyjęciu za Urzędem Patentowym RP, że dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, w części dotyczącej oceny cech technicznych rozwiązania zgłoszonego do opatentowania, nie były wymagane wiadomości specjalne oraz, że wiadomościami wymaganymi do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy dysponował organ administracji rozpatrujący sprawę, podczas gdy z analizy stanu faktycznego sprawy wynika, że Urząd Patentowy RP - pomimo prawidłowego ujawnienia wynalazku przez skarżących - nie potrafił prawidłowo ocenić jego cech technicznych,

3) art. 134 § 1 p.p.s.a. poprzez nierozpoznanie wszystkich zarzutów podnoszonych przez skarżących w skardze na decyzję organu w sytuacji, w której rozpoznanie tych zarzutów winno skutkować uwzględnieniem skargi i uchyleniem zaskarżonej decyzji.

4) art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez skarżących w skardze na decyzję Urzędu Patentowego RP, podczas gdy rozpoznanie tych zarzutów miało istotne znaczenie dla oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego, co w konsekwencji doprowadziło do braku możliwości dokonania rzetelnej kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia,

5) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r., nr 102, poz. 1119, z późn. zm.; dalej rozporządzenie z 2001 r.) poprzez błędne przyjęcie, że Urząd Patentowy przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy nie zastosował przepisu § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia do oceny przesłanki charakteru technicznego rozwiązania, podczas gdy z analizy uzasadnienia decyzji Urzędu Patentowego RP z [...] grudnia 2011 r. jednoznacznie wynika, że przepis § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia stanowił podstawę do oceny tej przesłanki i dyrektywę interpretacyjną do nieprawidłowej wykładni art. 10 u.o.w., pomimo, że przepis ten nie może zostać zastosowany do wykładni przepisów prawa materialnego z uwagi na jego pozycję w hierarchii aktów prawnych, zakres delegacji ustawowej określonej w art. 93 p.w.p. oraz fakt, że zgłoszenie wynalazku zostało dokonane przed wejściem w życie p.w.p. oraz przepisów rozporządzenia.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.), tj.:

1) art. 10 u.o.w. w zw. z art. 315 § 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" polegającą na przyjęciu, że charakter techniczny wynalazku związany jest z bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię lub jest związany z materialną postacią tego rozwiązania, z pominięciem rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków implementowanych za pomocą komputera i rozwiązań, które są techniczne, bo rozwiązują problem techniczny lub powodują dalszy skutek techniczny;

2) art. 91 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 27 TRIPS poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominięcie w swoich rozważaniach faktu, że przepis art. 10 u.o.w. interpretowany zgodnie z wykładnią stosowaną przez Urząd jest sprzeczny z powszechnie przyjętą wykładnią art. 27 TRIPS, co winno prowadzić do zastosowania do rozpatrywania zgłoszenia wynalazku badanego przez UP RP w przedmiotowej sprawie przepisu art. 27 TRIPS w miejsce art. 10 u.o.w.

Argumentację na poparcie zarzutów skarżący przedstawili w uzasadnieniu skargi kasacyjnej.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a, rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, która zachodzi w przypadkach przewidzianych w § 2 tego artykułu. W niniejszej sprawie nie występują jednak żadne z wad wymienionych we wspomnianym przepisie, które powodowałyby nieważność postępowania prowadzonego przez Sąd I instancji.

Istota sporu sprowadza się do ustalenia, czy rozwiązanie zgłoszone przez skarżącego jest rozwiązaniem o charakterze technicznym, a więc, czy może być ono uznane za wynalazek. Zatem sporne jest wykładnia pojęcia: "rozwiązanie o charakterze technicznym". Według stanowiska UPRP należy stosować węższą wykładnię niezdefiniowanego normatywnie pojęcia "wynalazek", zaakceptowanego przez Sąd I instancji, w świetle którego wynalazkami są wyłącznie rozwiązania o charakterze technicznym, które wiążą się z oddziaływaniem na materię. Natomiast zdaniem skarżącego pojęcie "wynalazek" powinno być interpretowane przy uwzględnieniu przepisów prawa międzynarodowego, tj. art. 27 TRIPS oraz postanowień Konwencji o patencie europejskim z dnia 5 października 1973 r.; dalej Konwencji monachijskiej.

Na uwzględnienie zasługują zarzuty naruszenia przepisów postępowania wskazane w punkcie I ppkt 3-4 petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji art. 134 § 1 oraz art. 141 § 4 p.p.s.a., co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Autor skargi kasacyjnej upatruje naruszenia art. 134 § 1 p.p.s.a. w nierozpoznaniu przez Sąd I instancji wszystkich zarzutów podnoszonych przez skarżącego w skardze na decyzję organu w sytuacji, w której rozpoznanie tych zarzutów winno skutkować uwzględnieniem skargi i uchyleniem zaskarżonej decyzji. Natomiast naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. polega na braku odniesienia się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez skarżącego w skardze na decyzję Urzędu Patentowego, podczas gdy rozpoznanie tych zarzutów miało istotne znaczenie dla oceny przez Sąd I instancji prawidłowości zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP, co w konsekwencji doprowadziło do braku możliwości dokonania rzetelnej kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że powinnością sądu administracyjnego, wynikającą z art. 134 § 1 w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a. jest rozważenie wszystkich zarzutów skargi i dokonanie oceny ich zasadności na gruncie danej sprawy (por. wyrok NSA z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 379/10). Jakkolwiek z treści art. 134 § 1 p.p.s.a. wynika, że sąd administracyjny nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi, zauważyć należy - podzielając w tym względzie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażone w wyroku z dnia 1 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II FSK 291/07), że przepis ten nakładana na Sąd obowiązek zajęcia się sprawą co najmniej w zakresie, w jakim domaga się tego strona skarżąca formułując konkretne zarzuty skargi. "Brak związania Sądu I instancji zarzutami i wnioskami skargi nie może być rozumiany jako prawo Sądu do pominięcia kwestii podnoszonych przez stronę lub wybiórczego potraktowania zarzutów - poprzez rozpoznanie tylko niektórych z nich, przy jednoczesnym braku odniesienia się do pozostałych".

W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie odniósł się do wszystkich zarzutów skargi, co w sposób istotny wpłynęło na wynik sprawy, gdyż ograniczyło zakres przeprowadzonej kontroli sądowoadministracyjnej. W szczególności trafnie zarzucono w skardze kasacyjnej, że WSA nie odniósł się do zarzutu naruszenia art. 153 p.p.s.a., zwłaszcza co do wytycznych zawartych w wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1044/08 uchylającym decyzje UPRP. A mianowicie WSA w Warszawie ponownie rozpoznając sprawę odniósł się jedynie do zarzutu niepowołania biegłego na okoliczność wyjaśnienia istoty zgłoszonego przez skarżącego wynalazku. Natomiast Sąd I instancji w ogóle nie ustosunkował się do najważniejszego dla rozstrzygnięcia sprawy spornego zagadnienia w rozpoznawanej sprawie, a mianowicie interpretacji pojęcia, istoty wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym. Sąd I instancji, podobnie jak organ w zaskarżonej decyzji, nie odniósł się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do argumentów skarżącego dotyczących oceny technicznego charakteru zgłoszonego wynalazku. Sąd I instancji nie wziął pod uwagę - pomimo wskazań w tym zakresie - stanowiska przedstawicieli polskiej doktryny oraz orzecznictwa Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, które pewnej liberalizacji na przestrzeni ostatnich 40 lat.

Z uwagi na powyższe, brak odzwierciedlenia w uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji przeprowadzenia pełnej kontroli działania administracji publicznej prowadzi do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 134 § 1 oraz art. 141 § 4 p.p.s.a.

Ponadto na uwzględnienie zasługują również zarzuty sformułowane przez autora skargi kasacyjnej w punkcie I ppkt 1 petitum skargi kasacyjnej, tj. zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 k.p.a.

Organ odwoławczy – czego nie zauważył dokonując kontroli zaskarżonej decyzji Sąd I instancji – nie ustosunkował się do istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia zarzutów podniesionych przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Podkreślenia wymaga, że postępowanie związane z rozpatrywaniem zgłoszenia wynalazku jest dwuinstancyjne. Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu k.p.a. Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji (art. 244 ust. 1 i 11 p.w.p.). Zgodnie z poglądami wyrażonymi w doktrynie i ugruntowanym orzecznictwem istotą zasady dwuinstancyjności jest to, że strona ma prawo do tego, aby jej sprawa była dwukrotnie rozpatrywana pod względem merytorycznym, by dwukrotnie oceniono dowody, w sposób rzeczowy i poważny przeanalizowano wszelkie argumenty, opinie i żądania i w konsekwencji doprowadzono do wydania takiego rozstrzygnięcia, które najlepiej odpowiadać będzie prawu, interesowi publicznemu i słusznemu interesowi strony (por. uchwałę SN z 1 grudnia 1994 r., sygn. akt III AZP 8/94, OSNA PiUS 1995, Nr 7, poz. 82).

Artykuł 245 ust. 1 p.w.p. określa jakie rozstrzygnięcia wydaje UP RPw wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że organ może wydać jedynie orzeczenie o charakterze reformatoryjnym. Oznacza to, że na etapie postępowania odwoławczego muszą być usunięte wszelkie ewentualne mankamenty postępowania w pierwszej instancji. Organ jest jednocześnie obowiązany po raz drugi rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę co do istoty. Obowiązują przy tym przepisy dotyczące rozpatrywania wynalazków (np. art. 49 ust. 2 p.w.p.), a także z mocy art. 252 p.w.p. rygory procedury administracyjnej, określające obowiązki organu w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. Organ na każdym etapie postępowania musi przestrzegać zasady dochodzenia prawdy materialnej (art. 7 k.p.a.), podejmować wszelkie kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jest zobowiązany zebrać, rozpatrzeć i ocenić cały materiał dowodowy pod kątem, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 77 i 80 k.p.a.), a następnie uzasadnić swoje rozstrzygnięcie stosownie do wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

Sąd I instancji pominął podnoszony przez skarżących we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzut naruszenia przez Urząd Patentowy RP, stosujący zawężającą wykładnię art. 10 u.o.w., przepisów międzynarodowych, jak również nie odniósł się prawidłowo do zagadnienia konieczności zastosowania wykładni dynamicznej przepisu art. 10 u.o.w. Co jednak najistotniejsze, Sąd I instancji zaakceptował wykorzystanie przez UPRP do interpretacji pojęcia technicznego charakteru rozwiązania przepisy § 32 rozporządzenia z 2001 r. Ponadto, Sąd I instancji nie zauważył, że organ rozstrzygając w rozpoznawanej sprawie i wywodząc, że patentowalnymi są wyłącznie rozwiązania problemów technicznych i nie wystarczy by techniczny był problem, czy tylko efekt (skutek) rozwiązania pominął, że w orzecznictwie Komisji Odwoławczej EUP przyjmuje się, że wkładem technicznym do poprzedniego stanu sztuki (techniki) może być albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie.

Przytoczone podstawy skargi kasacyjnej, polegające na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, są zatem usprawiedliwione, gdyż uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Nie można bowiem wykluczyć, że rozważając argumentację skarżącego Sąd I instancji doszedłby do wniosku, iż zaskarżona decyzja jest wadliwa.

Przechodząc do zarzutów naruszenia prawa materialnego, wskazanych w punkcie II petitum skargi kasacyjnej, należy uznać je za zasadne. Nie można bowiem zaakceptować dokonywania wykładni pojęcia wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym - zarówno przez Sąd I instancji, jak i UPRP - jedynie w oparciu o art. 10 u.o.w. oraz § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 2001 r. – bez dokonania wykładni obowiązujących w dacie orzekania przez UPRP ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, tj. Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), postanowień Konwencji monachijskiej oraz praktyki orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie tzw. wynalazków informatycznych, stworzonych przy użyciu komputera. Analiza pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" i metodologia badania patentowalności tzw. wynalazków informatycznych różni się bowiem od metodologii badania patentowalności w odniesieniu do wynalazków tradycyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie w pełni popiera stanowisko NSA wyrażone w wyrokach: z 30 sierpnia 2012 r., o sygn. akt II GSK 1069/11; z 12 kwietnia 2012 r., o sygn. akt II GSK 864/11; z 19 kwietnia 2012 r., II GSK 1140/11; z 19 marca 2012 r., II GSK 85/11, że wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" należy dokonywać w oparciu o wykładnię dynamiczną art. 10 u.o.w., uwzględniającą kontekst międzynarodowy.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy uznać za uzasadniony zarzut sformułowany w punkcie b) skargi kasacyjnej, polegający na niezastosowaniu art. 27 TRIPS w zw. z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP w celu dokonania wykładni technicznego charakteru zgłoszonego do rejestracji rozwiązania.

Należy zaznaczyć, że rozwiązanie skarżących w dniu [...] stycznia 2000 r. weszło w fazę krajową jako międzynarodowe zgłoszenie patentowe [...]oznaczone w UPRP nr [...]. Zatem zgłoszenie do rejestracji wynalazku przypada na okres po ratyfikowaniu przez Polskę Porozumienia TRIPS w 1996 r. Celem Porozumienia TRIPS było m. in. ustanowienia standardów dotyczących dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej, w tym patentów na wynalazki (Preambuła i cz. II). Nie ulega zatem wątpliwości, że Członkowie Porozumienia mając na względzie deklarowany zamiar ograniczenia przeszkód w handlu międzynarodowym zobowiązali się m.in. do stosowania jednolitych zasad ochrony praw własności intelektualnej, określonych w tym Porozumieniu. W art. 1 ust. 1 ustalono, że Członkowie wprowadzą w życie postanowienia niniejszego Porozumienia. Członkowie mogą, lecz nie są zobowiązani, wprowadzić w swoim prawie szerszą ochronę niż wymagana przez niniejsze Porozumienie, pod warunkiem że taka ochrona nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszego Porozumienia. Dopuszczenie w tym przepisie możliwości szerszej ochrony w prawie krajowym odnosi się oczywiście do ochrony praw własności intelektualnej, w tym do ochrony wynalazków. Nie stanowi z pewnością poszerzenia tej ochrony wynalazków węższe, bardziej rygorystyczne rozumienie przesłanek ich patentowalności przez krajowy Urząd Patentowy w porównaniu z praktyką stosowania takich samych wymagań na gruncie Porozumienia TRIPS. Nie można zatem oceniać kompetencji polskich organów w zakresie stosowania w 2010 r. krajowego prawa patentowego, wymagającego harmonizacji z prawem międzynarodowym, zatrzymując się na roku 1970.

Należy zwrócić uwagę, że treść przepisów prawa krajowego dotycząca patentowalności wynalazku jest w zasadzie tożsama z treścią przepisów prawa międzynarodowego. Przepis art. 10 u.o.w. oraz art. 24 p.w.p. jest powtórzeniem art. 52 pkt 1 Konwencji monachijskiej, a ten jest powtórzeniem art. 27 ust. 1 Porozumienia TRIPS, co wskazuje na związanie jednolitym rozumieniem tego pojęcia.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie uważa, że nie ma przeszkód w stosowaniu tych przepisów do zaistniałych stanów sprzed akcesji Polski do Konwencji monachijskiej, pod warunkiem, iż stan nie został całkowicie ukształtowany przed akcesją. W rozpoznawanej sprawie decyzja UP o odmowie udzielenia patentu na wynalazek zapadła dnia [...] czerwca 2009 r., zaś decyzja ostateczna UPRP dnia [...] lutego 2010 r., a zatem sprawa o przyznanie ochrony toczyła się po akcesji Polski do UE, tj. po przyjęciu Konwencji, dnia 1 marca 2004 r. Polska stała się stroną Konwencji. Skoro zaś przyjęliśmy Konwencję, to musimy stosować prawo z całym dobrodziejstwem inwentarza, tj. z wykładnią pojęcia i przesłanek zdolności patentowej wynalazku, która się z tym łączy. Konwencja zaś tworzy Europejską Organizację Patentową, której organem stosującym prawo jest Europejski Urząd Patentowy.

Podkreślenia wymaga, że przepis art. 9 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. W piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że obowiązek przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego obejmuje również obowiązek uwzględniania znaczenia (interpretacji), jaką tym normom nadają międzynarodowe instancje powołane również do orzekania na ich podstawie (m.in. P. Sarnecki: Komentarz do art. 9 Konstytucji RP w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz V pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2007, s. 6). Tymczasem zarówno Sąd I instancji, jak i UPRP przyznaje, że istnieją różnice w sposobie interpretowania wymagania technicznego charakteru wynalazku pomiędzy nim a innymi urzędami patentowymi i uznaje to za dopuszczalne. Sąd I instancji szerzej się tą kwestią nie zajmował, nie odniósł się dostatecznie do faktu, że sporny wynalazek został zgłoszony do ochrony w trybie międzynarodowym (PCT). Sąd I instancji nie podjął rozważań na temat praktyki stosowania wymogu technicznego charakteru wynalazku na gruncie Porozumienia TRIPS oraz praktyki orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego.

Normy prawne zawarte w ratyfikowanych umowach międzynarodowych, a więc również w Porozumieniu TRIPS oraz w Konwencji monachijskiej, stają się normami prawa wewnętrznego o charakterze powszechnie obowiązującym (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Ratyfikowana umowa międzynarodowa zaś – po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw – stanowi część krajowego porządku prawnego. Moc prawna tych umów jest niższa niż Konstytucji RP, ale mają one pierwszeństwo przed ustawą (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).

Pomimo tego, że zgłoszenie wynalazku do opatentowania w Polsce nastąpiło przed przystąpieniem Polski do Konwencji monachijskiej nie można nie uwzględniać faktu, że ostateczna decyzja UPRP została wydana w tej sprawie dnia 12 grudnia 2011 r. Stosując w tym czasie ustawę o wynalazczości zawierającą nieróżniące się normatywnie od określonego w Porozumieniu TRIPS i w Konwencji monachijskiej wymaganie technicznego charakteru wynalazku, należało wziąć pod uwagę okoliczności istniejące w chwili rozstrzygania o patencie. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpatrującym tę sprawę przychyla się do stanowiska NSA wyrażonego w wyroku z 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11, że "(...) oceniając przesłanki zdolności patentowej wynalazku według ustawy o wynalazczości nie można pominąć całego kontekstu normatywnego, w jakim Urząd Patentowy rozstrzyga sprawę, wymóg rozwiązania o charakterze technicznym powinien podlegać ocenie przy uwzględnieniu aktualnego w dacie decyzji stanu wiedzy (zmiennego z natury rzeczy), jak też celów tej ustawy, których realizacja musi uwzględniając dynamikę procesów społecznych, wpływających na zmianę samego prawa bądź jego interpretacji". Jeżeli wymóg technicznego charakteru rozwiązania oraz przesłanki patentowalności określone w ustawie o wynalazczości odpowiadają przesłankom określonym w Konwencji monachijskiej i w Porozumieniu TRIPS, to należało je w 2011 r. interpretować zgodnie z wykładnią przyjmowaną na podstawie tych przepisów prawa międzynarodowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę uważa, że zasadny jest podnoszony w literaturze przedmiotu postulat jednolitej interpretacji przepisów dotyczących przesłanek zdolności patentowej w prawie polskim oraz na gruncie Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich, uwzględniając przy tym praktykę orzeczniczą Europejskiego Urzędu Patentowego.

Przenosząc te rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy podkreślenia wymaga, że Sąd I instancji dokonując kontroli legalności powinien zauważyć, iż Urząd Patentowy RP wydając decyzję miał obowiązek wszechstronnej analizy obowiązujących źródeł prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości w odniesieniu do przepisów zarówno prawa własności przemysłowej, jak i Porozumienia TRIPS oraz Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ma to istotne znaczenie, gdyż normatywna tożsamość cech konstytutywnych wynalazku jako rozwiązania o charakterze technicznym we wskazanych wyżej przepisach, nakłada na organ stosujący prawo obowiązek ich interpretowania w sposób jednolity, celem uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa w identycznym bądź bardzo podobnym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wymóg technicznego charakteru rozwiązania oraz przesłanki zdolności patentowej zostały ujednolicone w skali podnadkrajowej w porozumieniu strasburskim z 1963 r. o ujednoliceniu niektórych pojęć prawa patentowego materialnego, a następnie zostały przeniesione w szczególności do Konwencji monachijskiej. Na mocy zaś art. 27 TRIPS te same przesłanki zostały przyjęte w skali globalnej.

Z uwagi na powyższe, zasadne są zarzuty wskazane przez skarżących w punkcie I ppkt 5 petitum skargi kasacyjnej. Bowiem ani przepisy rozporządzenia z 2001 r., ani tym bardziej przepisy zarządzenia z 1993 r., nie mogą stanowić podstawy do dokonywania wykładni wymogu charakteru technicznego zgłoszonego przez skarżącego rozwiązania, z uwagi na postanowienia art. 92 i 93 Konstytucji RP dotyczące hierarchii aktów prawnych. Stosownie do art. 93 ust. 2 Konstytucji RP zarządzenia nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Ponadto, dokonywanie wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" w oparciu o § 32 rozporządzenia z 2001 r., nie mieści się w zakresie delegacji ustawowej z art. 93 p.w.p. Przepisy cyt. rozporządzenia bowiem - stosownie do art. 93 p.w.p. – określają jedynie szczegółowe wymogi odnośnie do zgłoszenia wynalazku, szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym, sposób i formę ogłoszenia o zgłoszeniu wynlazku oraz zakres, w jakim UPRP może dokonywać poprawek w skrócie opisu, formę sporządzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostępnienia go osobom trzecim. Podkreślenia wymaga, że podstawą dokonywania wykładni wymogu powinien stanowić art. 10 u.o.w. oraz przepisy Porozumienia TRIPS, jak i Konwencji monachijskiej, stanowiące część krajowego porządku prawnego, w tym orzecznictwo EUP – stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę zwraca uwagę, że przy interpretacji wymogu technicznego charakteru rozwiązania, zawartego w art. 10 u.o.w. należy przyjmować w maksymalnym stopniu jego europejską wykładnię, korzystając przede wszystkim z dorobku praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego wyrażonej w tzw. "Wytycznych EUP" (Guidelines:http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/index.htm; por. E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 30). Analizując linię orzeczniczą EUP można wskazać wyraźną tendencję do liberalizacji postrzegania wymogu technicznego charakteru wynalazku urzeczywistnianego za pomocą komputera. W praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) stosowane są obecnie, od kilku lat, znacznie bardziej liberalne kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy użyciu komputera aniżeli w początkowym okresie obowiązywania Konwencji (por. obecną wersję Wytycznych w sprawie badań (Guidelines for Examination in the EPO), część C, rozdz. IV, pkt 2.3.6, grudzień 2007 r.). Złagodzenie kryteriów dotyczy przede wszystkim oceny, czy przedmiot zgłoszenia jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 (1) Konwencji monachijskiej, tzn. czy ma charakter techniczny. Istotny zwrot w tym kierunku, oznaczający odejście od poprzedniej linii orzecznictwa przyjętej w decyzji Izby Odwoławczej EPO z dnia 15 lipca 1986 r. w sprawie Vicom/Computer-related Invention (T-208/84), zaznaczył się w decyzjach Izb Odwoławczych: w sprawie Asynchronous resynchronization of a commit procedure z dnia 1 lipca 1998 r. (T-1173/97) oraz w sprawie Method and system in a data processing system windowing environment for displaying previously obscured information z dnia 4 lutego 1999 r. (T-935/97). W obu sprawach zgłaszającym był IBM, przy czym sprawy są określane jako Computer program product I and II. W sprawach tych przyjęto, co do zasady, dopuszczalność opatentowania programów komputerowych powodujących tzw. dalszy skutek techniczny (further technical effect), tj. skutek wykraczający poza zwykłe zjawiska fizyczne (elektryczne) towarzyszące wykonywaniu programu. W pierwszej z wymienionych decyzji stwierdzono, że do uniknięcia wyłączenia przewidzianego w art. 52 (2) Konwencji monachijskiej wystarcza, że program podczas wykonywania w komputerze powoduje skutek techniczny wykraczający poza normalne interakcje fizyczne (normal physical interactions) zachodzące pomiędzy programem i komputerem.

W przypadku rozwiązania skarżącego, z uwagi na omówiony wyżej kontekst normatywny, organ stosujący prawo nie może wykluczyć, że wobec opisanego w zgłoszeniu – bezpośredniego bądź dalszego – efektu technicznego, zgłoszenie skarżącego może spełniać wymóg rozwiązania o charakterze technicznym. Na gruncie praktyki orzeczniczej EUP powstała bowiem tzw. koncepcja dalszego skutku technicznego, co organ stosujący prawo powinien wziąć pod uwagę w rozpoznawanej sprawie (D. Bieńczak, Ochrona patentowa programów komputerowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, Glosa 2009, nr 2, s. 113).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy zaznaczyć, że badanie technicznego charakteru zgłoszonego przez skarżącego rozwiązania powinno być dokonywane na podstawie wykładni przepisów Porozumienia TRIPS oraz Konwencji monachijskiej, a także Wytycznych EUP w sprawie badań patentowych (Guidelines for Examination in the European Patent Office) oraz praktyki orzeczniczej EUP.

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną uwzględnił i uchylił w całości zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Rozpoznając sprawę ponownie Sąd I instancji weźmie pod uwagę poczynione wyżej wywody oraz będzie miał obowiązek ustosunkowania się do zarzutów skargi pominiętych w wyroku WSA z dnia 10 maja 2012 r.

O kosztach postępowania w pkt 2 wyroku na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a.