VI SA/Wa 1157/08

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z [...] lutego 2008 r. nr [...] Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu spraw o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy AGUSIA o numerze [...] na rzecz F. Spółka Jawna z siedzibą w [...], oddalił sprzeciw I. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] i I. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] oraz przyznał F. Spółka Jawna od obu sprzeciwiających się po 1600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Urząd Patentowy RP wskazał art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - zwanej dalej p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

F. Spółka Jawna z siedzibą w [...] na mocy decyzji Urzędu Patentowego z [...] października 2005 roku jest uprawniona do znaku towarowego AGUSIA o numerze [...] przeznaczonego do oznaczania zabawek zawartych w klasie 28.

I. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej też jako sprzeciwiający 1) w dniu [...] kwietnia 2006 r. złożyła sprzeciw wobec ww. decyzji. Zarzuciła jej naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. wobec tego, że sporny znak towarowy AGUSIA jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego AGATKA [...] zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz I. Sp. z o.o. z [...], że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Sprzeciwiający 1 używa znak towarowy AGATKA na mocy zawartej ze spółką I. licencji i stwierdził, że podobieństwo znaków dotyczy wszystkich wymienionych płaszczyzn. Wskazał na wysoki stopień znajomości oznaczenia AGATKA i jego renomę. Argumentację poparł dowodami: kopią strony "Słownika nazw własnych" zawierającą hasło "Agata", umową licencyjną na używanie znaku towarowego z dnia [...] sierpnia 2002 r., informacją o wysokości sprzedaży towarów oznaczonych znakiem AGATKA z lat 2002 - 2005 i nakładów ponoszonych na znak, opinią filologiczną [...].

Uprawniony do znaku AGUSIA – F. Spółka Jawna z siedzibą w [...] wnosił o oddalenie sprzeciwu. Podniósł, że punktem odniesienia do podobieństwa obu przeciwstawnych znaków jest opinia przeciętnego odbiorcy. Produkty nimi oznaczane przeznaczone są dla dzieci, które w zdecydowanej większości nie umieją czytać, przez co wyboru dokonują poprzez wizerunek towaru, a nazwa własna odgrywa rolę drugoplanową. Podkreślił, że producenci lalek oznaczają swoje wyroby żeńskimi lub męskimi imionami. Wskazał na brak podobieństwa brzmieniowego i znaczeniowego, na różnice graficzne i informacyjne opakowań. Przede wszystkim zakwestionował renomę znaku AGATKA. Powołał się na prawomocne wyroki Sądu Okręgowego w [...]: sygn. akt [...] i Sądu Apelacyjnego w [...]: sygn. akt [...], w których odnoszono się do zarzutu podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń, na opinię prawną rzecznika patentowego [...], kopię publikacji pt: "Z księgi imion" zawierającą hasła Agata i Agnieszka oraz publikację "Skarbczyk imion".

Przeciwko spornej rejestracji z [...] października 2005 roku wpłynął dnia [...] sierpnia 2006 roku drugi sprzeciw I. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej też: sprzeciwiający 2). Spółka zarzuciła naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez podobieństwo w takim stopniu znaku AGUSIA do zarejestrowanego na jego rzecz z wcześniejszym pierwszeństwem znaku AGATKA, że istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Wskazała, po pierwsze, na podobieństwo znaczeniowe z uwagi na pochodzenie obu oznaczeń od imienia Agata oraz podobieństwo wizualne, co powoduje, że przeciętny odbiorca może uznać przeciwstawione oznaczenia jako pochodzące od tego samego podmiotu. Po drugie, na wysoki stopień znajomości oznaczenia AGATKA i jego renomę, co powoduje naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Utrzymanie ochrony na sporny znak towarowy prowadzi do rozwodnienia renomy i uzyskania przez uprawnionego do spornego znaku nienależnych korzyści. Stwierdził, że odbiorcy wprowadzeni w błąd kupując lalki ze znakiem AGUSIA, mogą bowiem sądzić, że kupują zabawki AGATKA, tym samym zapewniając dodatkowe i nienależne dochody korzystającemu ze znaku AGUSIA. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest spadek sprzedaży zabawek oznaczanych znakiem AGATKA wobec sprzedaży zabawek oznaczonych znakiem AGUSIA. Na poparcie tej tezy złożył: opinię językową prof.[...], informację o wysokości sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym AGATKA z lat 2002-2005 oraz kopie stron z publikacji książkowych zawierających informacje o pochodzeniu i znaczeniu obu imion.

Uprawniony do znaku AGUSIA nie zgodził się z zarzutami sprzeciwiającego 2 i wniósł o oddalenie sprzeciwu wskazując na tę samą argumentację, jak przy pierwszym sprzeciwie. Powołał się na statystyki najpopularniejszych imion w Polsce z 2004 r. (ze źródła: Centralne Rejestry Państwowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), wyniki badań pt: Polacy o zdrobnieniu Agusia z listopada 2006 r.

Kolegium Orzekające na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2007 r., na podstawie art. 62 k.p.a., połączyło postanowieniem rozpoznawanie obu sprzeciwów (spraw [...] i [...]).

Sprzeciwiający dodatkowo podnieśli rozważenie, czy zgłoszenie znaku AGUSIA nie nastąpiło w złej wierze, a więc czy nie zachodzi negatywna przesłanka udzielenia ochrony z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Zgłoszenie spornego znaku dokonane zostało w pełnej świadomości istnienia na rynku towarów oznaczonych znakiem AGATKA, tożsamość branży oraz bliską lokalizację siedzib stron. Argumentację poparli: opinią prof. [...], opinią prof. [...], badaniem opinii publicznej [...], oświadczeniami firmy K. co do indywidualności produktów oraz spełnienia norm jakościowych, certyfikatami ICTI oraz ISO 9001 dla K., wyceną marki AGATKA dokonaną przez prof. [...] oraz [...], certyfikatami i dyplomami przyznanymi firmie I. Sp. z o.o. z [...].

Uprawniony powołał się na zakończone postępowania sądowe, w wyniku których oba znaki towarowe zostały uznane przez sądy powszechne za różne. Podkreślił, że produkty sprzedawane przez sprzeciwiających, jak i uprawnionego produkowane są w [...]. Sprzeciwiający nie udowodnili renomy znaku AGATKA, ani wzajemnego oddziaływania przeciwstawionych znaków towarowych. Także sprzedaż lalki AGATKA nie spadła po wprowadzeniu na rynek lalki AGUSIA. Wskazał na niedopuszczalność jednoczesnego stosowania regulacji z art. 132 ust. 2 pkt 3 z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy, na brak renomy znaku w dacie zgłoszenia oznaczenia AGUSIA tj. [...] października 2003 roku. Powołał się na opinię prawną prof. [...]. Zgłoszenie znaku AGUSIA dokonane zostało w dobrej wierze, a imię żeńskie Agnieszki wybrano w związku z imieniem córki jednego z uprawnionych do znaku towarowego.

Sprzeciwiający ostatecznie sprecyzowali podstawy prawne wniosków poprzez wskazanie art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Podnieśli jakość wyrobów produkowanych przez spółki oraz działania marketingowe, które wpływają na sprzedaż i sukces gospodarczy spółek. Ich zdaniem ok. 20% odbiorców kojarzy lalkę AGATKA z firmami sprzeciwiających.

Zaskarżoną decyzją Kolegium Orzekające UP stwierdziło brak przesłanek uzasadniających unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na sporny znak towarowy. Uznało, że w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: identyczności lub podobieństwa towarów do oznaczania których znaki te są przeznaczone; identyczność lub podobieństwo znaków towarowych; podobieństwo musi zaistnieć w takim stopniu, by mogłoby wprowadzać w błąd odbiorców.

Podkreśliło, że znak towarowy słowny AGATKA o numerze [...] przeznaczony został do oznaczania wielu towarów tj. : lalki, butelki do karmienia, domki, pokoiki, łóżeczka i inne mebelki, ubranka, samochody, zwierzęta w postaci zabawek, gry, zabawki, kukiełki, ozdoby choinkowe z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy, artykuły sportowe nie ujęte w innych klasach.

Ustaliło, że oba przeciwstawione znaki towarowe zostały zarejestrowane jako znaki słowne, zatem badania uprawnień wynikających z rejestracji, ustalenia i stosowne oceny, dokonane zostały wyłącznie w tym zakresie. Stąd nie mają wpływu na ocenę podobieństwa tych znaków, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., wywody uprawnionego dotyczące wyglądu opakowań, samych towarów oraz dodatkowych oznaczeń informacyjnych istniejących na opakowaniach, które miałyby świadczyć o różnicach oznaczeń, jak również dokonana przez sprzeciwiających prezentacja towarów, świadcząca o podniesionych podobieństwach

Urząd Patentowy dokonując analizy przesłanek określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w pierwszej kolejności uznał całkowitą zbieżność samych towarów. Znaki przeznaczone są do oznaczania lalek. Za bez znaczenia uznał przeznaczenie znaku towarowego AGATKA także do oznaczenia innych towarów, skoro sporny znak służy wyłącznie do oznaczania lalek. Ocenił, że taki stan rzeczy powoduje ostrzejsze kryteria analizy podobieństwa znaków, jednak samo podobieństwo, a nawet przy tożsamości towarów nie ma żadnego wpływu na podobieństwo znaków, powoduje bardziej drobiazgową ocenę stopnia podobieństwa.

W ocenie Kolegium Orzekającego, same oznaczenia są na tyle zróżnicowane, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Zostały ocenione jako całość, a sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń, zgodnie z ustaloną praktyką oraz orzecznictwem, nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Zwróciło uwagę na proporcje w sile odróżniającej poszczególne elementy, a także ich oryginalność i sposób ich postrzegania przez przeciętnego odbiorcę towarów. Dokonało oceny porównawczej na różnych płaszczyznach postrzegania mając na uwadze ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy, znajomość znaku, ewentualną możliwość ich pomylenia i uwzględniło następujące okoliczności:

1) Przeciwstawione znaki towarowe składają się wyłącznie z imion.

Istotą tego ustalenia jest konkluzja Kolegium, iż imiona należą do najbardziej popularnych elementów słownych znaków towarowych. Występują albo samodzielnie, albo w połączeniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi. Zazwyczaj występują w połączeniu z nazwiskiem i wówczas nazwisko nadaje znakowi towarowemu walor większej oryginalności i pozwala utrwalić się w pamięci. Imiona, pomimo że same w sobie pozostają oznaczeniami fantazyjnymi w odniesieniu do towarów, dla których są przeznaczone, posiadają dość wąski zakres ochrony. Ze względu na fakt dużej eksploatacji imion jako znaków towarowych (lub ich elementów), powszechność ich używania w codziennym życiu oraz ograniczoną ich ilość wymuszają siłą rzeczy powtarzalność w odniesieniu do wielu desygnatów.

2) Przeciwstawione znaki towarowe zostały przeznaczone do oznaczania lalek.

Istotą tego ustalenia było uznanie za bezsporne przez Kolegium, że lalki są zwyczajowo nazywane imionami. W konsekwencji stwierdziło, że producentom lalek, czy - jak w niniejszej sprawie - podmiotom wprowadzającym do obrotu lalki oznaczone imionami, szczególnie trudno jest powiązać w świadomości odbiorców tak oznaczony towar z producentem. Uznało, że to odbiorcy lalek – dzieci - nazywają je imionami. Natomiast wybór oznaczenia przez podmioty wprowadzające lalki do obrotu polega na wyborze konkretnego imienia. Uznało co do zasady, że imiona jako znaki towarowe mają dość wąski zakres ochrony, na co wpływa także ograniczona ilość imion. W takiej sytuacji imiona przeznaczone do oznaczania lalek - jako znaki towarowe - mają jeszcze węższy zakres ochrony. Kolegium ustaliło, że sam sprzeciwiający zarejestrował w Urzędzie Patentowym dla towarów z klasy 28 m.in. znaki: NATALKA ([...]), JUSTYNKA ([...]), JACEK ([...]) JAŚ I MAŁGOSIA ([...]), a także już po zgłoszeniu spornego znaku towarowego znak AGATA ([...]). Oceniło, iż tym samym ograniczony jest dostęp innych konkurencyjnych firm decydujących się na oznaczanie lalek znakiem towarowym zawierającym imię.

3) Lalki nie są towarem pierwszej potrzeby.

Kolegium Orzekające oceniło, iż lalki nie należą do grupy towarów nabywanych podczas codziennych zakupów. Nie można zatem mówić o obniżeniu uwagi osoby kupującej. Ustaliło za bezsporne, że koszt ich sięga zazwyczaj kilkadziesiąt złotych i więcej, zatem są towarami relatywnie drogimi. Innymi słowy, towarami kupowanymi zazwyczaj po pewnym namyśle. Także popularność sklepów samoobsługowych pozwala nabywcom na dokładne przyjrzenie się towarowi łącznie ze wszystkimi elementami, które taki towar oznaczają.

4) Nabywcą lalek może być każdy, przeciętny nabywca.

Kolegium przyjęło, że o ile w procesie nabywania towaru mogą brać udział dzieci, decyzja o zakupie i sam zakup realizowany jest przez osoby dorosłe. Przy czym nabywcą lalek są nie tylko rodzice dzieci, ale także inne osoby kupujące taki towar okazjonalnie (np: na prezent). W ocenie organu oznacza to, że nabywcą lalki może być każdy potencjalny człowiek, którego cechy definiuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz doktryna.

Kolegium Orzekające dokonując oceny przeciwstawionych oznaczeń na wszystkich płaszczyznach ich postrzegania stwierdziło, że przeciwstawione znaki -AGUSIA i AGATKA różnią się wyraźnie na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej.

Ustaliło, że są oznaczeniami dość krótkimi, składającymi się z jednego elementu. Postrzeganie takich znaków towarowych jest łatwiejsze tym bardziej, że nie są to wyrazy fantazyjne, nowe, neologizmy, z którymi przeciętny odbiorca wcześniej nigdy się nie zetknął. Fakt, że przeciwstawione oznaczenia są wyrazami stosunkowo krótkimi oznacza, że zarówno zbieżne, jak i odmienne człony wyrazów są dobrze widoczne i słyszalne. Jednocześnie ogólne wrażenie nie przemawia za uznaniem, że przeciętny odbiorca zostanie wprowadzony w błąd.

Na poparcie swoich argumentów Urząd Patentowy przytoczył pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 stycznia 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1343/05), gdzie porównując znaki MAGNAT i MAGNUM stwierdził:, że znak towarowy MAGNAT różni się od przeciwstawionego znaku na tej płaszczyźnie. Według utrwalonych poglądów doktryny "w znakach krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery by wyłączyć podobieństwo. W znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie różne powinny być co najmniej dwie litery - M. Kępiński ZNUJ 28/1982 s. 17-18). Znaki MAGNAT i MAGNUM w/g tego należą do znaków średniej długości, gdyż zawierają 6 liter, z czego dwie litery są różne, co w zupełności wystarcza do uznania braku podobieństwa w płaszczyźnie wizualnej".

Powyższa teza, w ocenie organu, może znaleźć analogiczne zastosowanie w niniejszej sprawie. Oznaczenia AGUSIA i AGATKA różnią się bowiem również na płaszczyźnie fonetycznej. Każda z głosek występująca w znakach AGUSIA i AGATKA nie zanika i jest dobrze słyszalna. Jak wiadomo z fonetyki, w pewnych okolicznościach następuje utrata dźwięczności głosek i wówczas jest możliwość usłyszenia np. "T" zamiast "D", "K" zamiast "G", "P" zamiast "B", "F" zamiast "W" itp. Sytuacja ta nie występuje w analizowanych słowach. Kolegium uznało, że pomimo tożsamości dwóch pierwszych liter, wystarczająco widoczne jest zróżnicowanie znaków, nawet jeśli przeciętny odbiorca w pierwszej kolejności skupi uwagę na pierwszych członach wyrazów. Powtarzalność dwóch pierwszych liter wyrazów będących elementami znaków towarowych nie może determinować (zwłaszcza samo w sobie) rozstrzygnięcia w zakresie oceny ich podobieństwa. Skutkowałoby to przyznaniem nieuzasadnionego, nazbyt szerokiego zakresu ochrony znaku towarowego, a z uwagi na ogromną liczbę uczestników obrotu gospodarczego mogłoby prowadzić do paraliżu rynku. Urząd Patentowy powołał się na ustalenia i ocenę wyrażoną przez Sąd Okręgowy w [...] w wyroku z dnia [...] marca 2005 r. (sygn. akt [...]), który stwierdził: "W przypadku spornych znaków zachodzi tożsamość jedynie dwóch pierwszych liter Ag-, przy ewidentnie zróżnicowanych fonetycznie końcówkach ,,-atka" i ,,-usia". Oba oznaczenia stanowią zdrobniałą formę imion żeńskich. Zbieżność dwóch pierwszych liter nie przesądza jeszcze o niedozwolonym naśladownictwie oznaczeń, bowiem w języku polskim funkcjonuje wiele imion podobnych w płaszczyźnie fonetycznej, a jednak w powszechnej świadomości funkcjonują jako odrębne, łatwo rozróżnialne nazwy własne".

Urząd Patentowy przyznał, że najwięcej trudności wywołuje ocena obu oznaczeń na płaszczyźnie znaczeniowej. Wyrazy AGUSIA i AGATKA nie mają takiego samego znaczenia w tym rozumieniu, że nie są wobec siebie synonimiczne. Natomiast oba mogą pochodzić od tego samego imienia AGATA. Powołał się zarówno na opinię filologiczną [...] jak i opinię prof. [...]. W tej ostatniej autor stwierdza, że "forma zdrobniała Agusia w polskiej tradycji imienniczej jest naturalnym zdrobnieniem zarówno imienia Agata, jak i imienia Agnieszka. Z imienia zdrobniałego Agusia nie sposób dociec jednoznacznie, jakie jest pełne imię jego posiadaczki." Wywód ten potwierdzają kserokopie stron z publikacji o charakterze słownikowym.

Jednocześnie organ podkreślił, że z załączonych do akt badań [...] wynika, że zdrobnienie AGUSIA kojarzy się z imieniem Agnieszka aż 70% badanych. Natomiast 21% osób ma skojarzenia z imieniem Agata. Ocenił, że na podstawie tych badań nie można wykluczyć, że część osób ma świadomość pochodzenia wyrazu AGUSIA od dwóch imion, a wskazywano to imię, które kojarzy się jako pierwsze. Niemniej w/w badanie świadczy o zdecydowanie większej świadomości pochodzenia wyrazu Agusia od imienia Agnieszka. Taką ocenę, zdaniem Kolegium Orzekającego, potwierdzają stanowiska sądów powszechnych, gdzie pochodzenie spieszczenia Agusia od imienia Agata uznano za wątpliwe i nieudowodnione. Z kolei Sąd Apelacyjny w [...] w wyroku z dnia [...] września 2005 r. (sygn. akt [...]) stwierdził: "(...) w świetle stanowiska procesowego pozwanego i powołanych na jego uzasadnienie publikacji i opinii pozaprocesowej, etymologia oznaczeń "Agatka" i "Agusia" była co najmniej sporna."

Urząd Patentowy ocenił zatem, że oznaczenia AGUSIA i AGATKA nie mają identycznego znaczenia. Jedynie zdecydowanie mniejsza część osób identyfikuje spieszczenie Agusia z imieniem Agata poprzez możliwość, odwoływania się obu oznaczeń do tego samego imienia.

Ocenił, że nieprecyzyjne jest twierdzenie sprzeciwiającego, że wystarczy podobieństwo na jednej płaszczyźnie, by uznać podobieństwo oznaczeń na gruncie art. 132 ust. 2 pkt 2 u.p.w.p. Zbieżność występująca choćby na jednej z płaszczyzn rozpatrywania podobieństwa oznaczeń pozwala wprawdzie sądzić o podobieństwie przeciwstawionych znaków, to jednak doktryna stwierdza konieczność wnikliwszej oceny. Kolegium podzieliło w tym względzie pogląd prof. M. Kępińskiego (cytowany przez prof. R. Skubisza w Prawie znaków towarowych Komentarz, Warszawa 1997 r.), który stwierdza, że "zbieżność występująca na jednej z płaszczyzn może być w innych płaszczyznach utwierdzona lub zneutralizowana".

Kolegium uznało, że porównanie obu znaków jako całości na płaszczyźnie wizualnej oraz fonetycznej nie może prowadzić do ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Uznało, że podobieństwo znaczeniowe nie jest jednoznacznie rozpoznawane przez odbiorców. Istnieje grupa zdrobnień i spieszczeń, których pochodzenie od konkretnego imienia jest odbierane w sposób automatyczny i nie pozostawiający wątpliwości. Przykładem mogą być imiona Jola - Jolka, Magdalena - Magda, Paweł - Pawełek. Żadne z powyższych zdrobnień nie pochodzi od innych jeszcze imion. Oceniło, że spieszczenie Agusia nie należy do powyższej kategorii, a odrębność wizualna i fonetyczna oznaczeń AGUSIA i AGATKA jest wyraźna.

Wskazało na opinię [...], która przywołuje zdrobnienia imienia Elżbieta, np. Elka i Bietka. Wyrazy te będą podobne na płaszczyźnie znaczeniowej, jednak ich łatwo dostrzegalna odmienność powoduje, że prawdopodobieństwo ich pomylenia jest niewielkie.

W ocenie Urzędu Patentowego, analizowanie przeciwstawionych oznaczeń według ich cech wspólnych dowodzi, że cechy te nie prowadzą do pomylenia znaków, gdyż oznaczenia postrzegane jako całość nie wywołują wrażenia wspomnianego podobieństwa. "Przeciętny konsument to osoba "należycie i dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna", tak stwierdził Sąd Pierwszej Instancji w wyroku z dnia 28 stycznia 2004 r. (sprawy połączone T-146/02, T-153/02 w "Własność przemysłowa - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej instancji" pod red. prof. R. Skubisza, Zakamycze 2004, s.354). Osoba taka nie może pomylić tak różnych znaków. Również wskazał na powołany przez sprzeciwiającego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2258/04) gdzie Sąd stwierdził, że "organ analizując niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców winien rozważyć zachowanie odbiorcy przeciętnego, ale jednocześnie świadomie poszukującego właściwego towaru i świadomie wybierającego pomiędzy oferowanymi przez sprzedawców markami."

Kolegium Orzekające dokonując oceny podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych odniosło się także do pozostałych materiałów złożonych do akt sprawy. Stwierdziło, że przekroczenie przez uprawnionego wyznaczonego terminu "z uwagi na "przedłużające się opiniowanie przedmiotu sporu przez prof. [...] " nie może skutkować nieuwzględnieniem nadesłanego pisma procesowego. Postępowanie sporne prowadzone jest według reguł postępowania administracyjnego. Wyznaczony termin był terminem instrukcyjnym, a pełnomocnik wyjaśnił przyczyny jego przekroczenia. Wskazało, że strony postępowania mogą do czasu zamknięcia rozprawy powoływać się i składać materiał dowodowy. Również pełnomocnik sprzeciwiających dopiero na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2007 r. przedstawił kolejny materiał dowodowy, co skutkowało odroczeniem rozprawy z uwagi na konieczność zapoznania się z nim zarówno przez stronę przeciwną jak i skład orzekający. Natomiast doręczenie przez pełnomocnika uprawnionego wspomnianego pisma bezpośrednio jednemu sprzeciwiającemu z pominięciem pełnomocnika jest oczywistym błędem. Jednakże z treści odpowiedzi pełnomocnika sprzeciwiających wynika, że pismo to otrzymał i ustosunkował się do jego treści składając odpowiedź do akt obu spraw. Kolegium stwierdziło, że niezależnie od prawidłowości złożonego przez pełnomocnika uprawnionego pisma, jego treść nie miała wpływu na rozstrzygnięcie. Inny charakter ma natomiast opinia prawna prof.[...] . Świadczyć ona ma na korzyść uprawnionego, tak jak na korzyść sprzeciwiających świadczyć mają opinie prof. [...] oraz prof. [...].

Kolegium Orzekające stwierdziło, iż w zakresie mocy dowodowej opinii sporządzanych na zamówienie stron i świadczących na ich korzyść wielokrotnie wypowiadało się orzecznictwo. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 maja 2004 r. (Sygn. akt III CK 16/03) w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji i zakazanie używania znaku towarowego stwierdził: "W odniesieniu do przedłożonych przez strony opracowań, analiz i opinii, w tym prawnych, Sąd odmówił im waloru opinii specjalistycznych (...). Mają one charakter dokumentu prywatnego, przewidzianego treścią przepisu art. 245 k.p.c. i z tej przyczyny ograniczoną moc dowodową. Zawierają one jedynie oświadczenia osób, które były ich autorami i nie mogą być traktowane jako opinie sądowe, wymagające wiadomości specjalnych. Nadto nie pochodzą one od niezależnych instytucji, skoro złożone zostały przez stronę procesu na ich koszt, co dodatkowo dyskwalifikuje je jako nieobiektywne. (...) Okoliczność, że sporządzono tak wiele opinii, zawierających różne wnioski i interpretację przepisów prawnych, wskazuje na różnorodność poglądów doktryny i niejednoznaczność ocen takich samych stanów faktycznych."

Wskazało także na pogląd zawarty w wyroku Sądu Okręgowego w [...] Wydział [...] Gospodarczy z [...] lipca 2002 r. (sygn. akt[...]) stwierdził: "dowodami nie są także prywatne opinie prawne złożone przez strony procesu, są interpretacją roszczeń powoda."

Kolegium oceniło, iż w załączonych do akt sprawy opiniach przedstawiono ogólne zasady oceny, które zastosował również organ orzekający. Jednakże zawarte w nich wnioski, sprzeczne względem siebie, są wynikiem oceny dokonywanej w konkretnych okolicznościach sprawy i związane są ze złożonym zamówieniem stron. Tym samym skrupulatne odnoszenie się do poszczególnych tez Kolegium uznało za bezcelowe, zwłaszcza, że decyzja zawiera uzasadnienie rozstrzygnięcia zarówno z przywołaniem zasad oceny jak i okoliczności, które zostały uznane za istotne przy jej dokonywaniu.

Kolegium Orzekające uznało, że postawiony w sprawie zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Przeciwstawione znaki oceniane jako całość są na tyle zróżnicowane, że wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach, a tym samym nie są podobne w takim stopniu, który prowadziłby do następstw określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 u.p.w.p.

Nie znalazło także podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. Przepis ten stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy jeżeli jest on identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Wskazało, że zarówno prawo krajowe jak i wspólnotowe nie zawiera legalnej definicji znaku renomowanego. Brak jest również jednoznacznych kryteriów kwalifikujących renomowany charakter znaku towarowego. Kryteria te ustalane są w praktyce orzeczniczej oraz przez stanowisko doktryny. W sprawie dotyczącej znaku towarowego "Chevy" Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że można mówić o renomie znaku, gdy da się wykazać wystarczający stopień znajomości znaku wśród odbiorców, którzy widząc oznaczenie późniejsze mogą skojarzyć oba znaki nawet wówczas, gdy są one używane dla towarów niepodobnych. Nie da się wyczytać ani z literalnego brzmienia, ani z ducha art. 5 (2) Dyrektywy (Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. "mająca na celu zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych"), że znak towarowy ma być znany określonemu z góry procentowi grupy odbiorców. Wymagany stopień znajomości musi zostać uznany za wystarczający, gdy wcześniejszy znak znany jest znaczącej części odbiorców (orzeczenie ETS z 14 września 1999 r., C-375/97). Niezależnie od ustalenia stopnia znajomości znaku renomowany znak towarowy musi charakteryzować się także innymi przymiotami. Renoma znaku wiąże się bowiem z ustaloną wśród zróżnicowanej klienteli opinią o cechach towaru tak oznaczonego.

Renoma nie jest więc prostą konsekwencją rozpowszechnienia znaku. Jest raczej utrwalonym w świadomości kupujących wyobrażeniem o walorach towaru, oczekiwanych i niezawodnie spełnianych cechach. Renoma jest wypracowywana przez uprawnionego do znaku przez dbałość o poziom towarów, zapobiegliwość o utrwalanie znaku na rynku, np. przez długotrwałą lub intensywną reklamę. Suma wskazanych elementów decyduje o tym, że znak renomowany to taki, który nabywa i w pełni realizuje "czystą" funkcję przyciągania klienteli. Można mówić o ugruntowanej renomie znaku towarowego, jeśli jakość towarów, które oznacza jest taka, że satysfakcjonuje klientów i przypomina im korzystnie markę jako znak odróżniający, a dodatkowo jego znajomość jest tego rodzaju, że klientela z łatwością zauważa go i łączy z towarem oznaczonym przez uprawnionego nawet wówczas, gdy oznacza on produkty nowo wprowadzone na rynek, nie konkurencyjne wobec poprzednio nim oznaczonych. Renoma oznacza zatem jego atrakcyjną wartość reklamową, ogół pozytywnych wyobrażeń konsumentów o oznaczonych nim wyrobach. Przy ocenie czy znak jest renomowany należy brać pod uwagę zatem nie tylko stopień znajomości znaku wśród relewantnych klientów oraz zakres i intensywność reklamy towarów oznaczonych znakiem, ale także jakość tych towarów, wartość znaku oraz fakt czy osoby trzecie używają taki znak towarowy, a jeżeli tak to w jakim zakresie.

Kolegium Orzekające wbrew stanowisku uprawnionego uznało, że nie ma przeszkód, które uniemożliwiałyby podnoszenie jednocześnie zarzutu naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p. Dostrzegło jednak pewną niekonsekwencję, gdy ten sam przeciwstawiony znak towarowy przedstawiany jest raz jako zwykły (nierenomowany) znak towarowy, a następnie jak znak towarowy mający przymiot renomowanego.

Kolegium Orzekające uznało, że przedłożony w sprawie materiał dowodowy nie potwierdza renomy znaku towarowego AGATKA. Na sprzeciwiających spoczywał obowiązek wykazania renomy znaku towarowego, na który powołują się w związku z zarzutem naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 u.p.w.p. Renoma taka musiałaby istnieć już w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego tj. w dniu [...] października 2003 r. Dlatego bez znaczenia dla tej oceny pozostają złożone do akt kopie certyfikatów i dyplomów (medali) wystawione w latach 2005 - 2006.

Urząd zaznaczył ponadto, że zostały one przyznane firmie I. Sp. z o.o., lecz z treści dokumentów nie wynika, jaki wpływ na ich uzyskanie miała sprzedaż jednego (lub nawet kilku) z produktów oznaczanych znakiem towarowym AGATKA. Np. "Medal [...] " przyznany w roku 2005, otrzymany został "za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej". Również dane o wysokości sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym AGATKA z lat 2002 i 2003 (akta sprawy Sp. [...] - karta [...]) nie mogą decydować same w sobie o renomie znaku towarowego. Sprzeciwiający twierdzili, że w 2000 r. rozpoczęło się używanie znaku towarowego AGATKA, zatem mieli dość krótki czas na wypracowanie renomy znaku zwłaszcza, że jego pierwotna rozpoznawalność z uwagi na wybór oznaczenia (popularne imię żeńskie) musiała być dość mała.

Wywiodło, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego nie można stwierdzić, że przeciętny odbiorca w Polsce kojarzy słowo AGATKA właśnie z towarami I. Sp. z o.o. Nie można również stwierdzić, że produkowane w Chinach lalki wywołują tak pozytywny odbiór wśród polskich odbiorców, że towary innego rodzaju również oznaczone takim lub podobnym oznaczeniem będą przypisywane firmie I. Sp. z o.o. Oceniło, że wystawione przez [...] firmę K. oświadczenie, że lalki produkowane dla firmy I. Sp. z o.o. z [...] i spełniają standardy ISO oraz ICTI mogą świadczyć o dbałości firmy, lecz standardy te, wskutek ich upowszechniania, nie są okolicznością nadzwyczajną w praktyce handlowej. Złożona do akt "wycena marki AGATKA" ponownie odnosi się w głównej mierze do czasu po zgłoszeniu znaku towarowego. Materiał ten wskazuje na reklamę "związaną z budową marki AGATKA" także z lat 2000 -2003, jednakże brak jest bliższych informacji o jej formie, sposobie reklamy i potencjalnych adresatach. Nakłady na reklamę telewizyjną (wyodrębnione w oddzielnej tabeli) dotyczą dopiero lat 2005 i 2006. Podkreśliło, że znaki renomowane muszą posiadać szczególną moc identyfikacyjno-komunikacyjną lub też symbolizować utrwaloną w świadomości odbiorców jakość. Urząd Patentowy kilkakrotnie w postępowaniu spornym stwierdzał renomę znaków towarowych, na którą powoływali się wnioskodawcy (np. znaku towarowego PEPSI ([...]) znaku towarowego KODAK ([...]) czy też znaku graficznego firmy [...].

W konkluzji oceniło, że zgromadzony materiał nie dowodzi, by znak towarowy AGATKA spełniał wypracowane kryteria znaku renomowanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia [...] października 2007 r. (Sygn. akt VI SA/Wa 1057/07) stwierdził: "W ocenie Sądu skarżąca nie wykazała aby uzyskanie ochrony przez uprawnionego na słowny znak towarowy FINEZJA R-152798 (...) zmierzało do wykorzystania renomy zarejestrowanego na rzecz skarżącej znaku towarowego FINEA. Na dzień zarejestrowania spornego znaku znak towarowy skarżącego pozostawał w obrocie kilka lat. Trudno przyjąć kilkuletnie używanie za długotrwałe. Ważne jest także jednoznaczne kojarzenie znaku z towarem wobec czego skarżąca nie udowodniła renomy znaku FINE A".

W skardze złożonej do tutejszego Sądu przez I. sp. z o.o. z siedzibą w [...] i skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

- naruszenie prawa materialnego przez błędne zastosowanie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2007 r. Prawo własności przemysłowej (dalej jako PWP) polegającą na przyjęciu, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi podobieństwo znaku towarowego, na który udzielono prawa z rejestracji ze znakiem towarowym wcześniejszym, zarejestrowanym dla identycznych towarów,

- naruszenie prawa materialnego przez błędne zastosowanie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2007 r. PWP polegającą na przyjęciu, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym,

- naruszenie art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego poprzez nie podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia i załatwienia sprawy, co miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy,

- naruszenie art. 77 kodeksu postępowania administracyjnego poprzez brak wyczerpującego rozpatrzenia zebranego w sprawie materiału dowodowego, co miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Zdaniem skarżącego wydana decyzja zawiera wady uzasadniające jej uchylenie, bowiem dokonana ocena merytoryczna sprawy narusza wskazane przepisy prawa, zaś wskazane naruszenie postępowania miało istotne znacznie dla rozstrzygnięcia sprawy. Słusznie Organ przyjął istnienie podobieństwa towarów, dla oznaczenia których zarejestrowane zostały sporne znaki towarowe. Błędne jest jednak stanowisko co do braku podobieństwa pomiędzy przeciwstawnymi znakami oraz co do braku ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców towarów, w szczególności ryzyka skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Sporne znaki towarowe nie są na tyle zróżnicowane, że można jednoznacznie wykluczyć podobieństwo pomiędzy nimi, a w rezultacie stanowczo wykluczyć ryzyko niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Przede wszystkim, pomiędzy przeciwstawnymi znakami towarowymi zachodzi silna zbieżność znaczeniowa. Źródłosłów oznaczeń "Agatka" i "Agusia" wskazuje na ich bliskość znaczeniową, oba bowiem oznaczenia są zdrobnieniami tego samego imienia Agata. O takiej etymologii oznaczeń "Agatka" i "Agusia" świadczą również przedłożone w sprawie opinie dotyczące kolizji znaków towarowych oraz opinie językoznawców. Potwierdzeniem silnej zbieżności znaczeniowej przeciwstawnych znaków są dodatkowo wyniki przedstawionej w sprawie ankiety publicznej. Aż 1/5 ankietowanych wskazała, iż spieszczenie "Agusia" pochodzi ich zdaniem od imienia "Agata". Już tylko to prowadzi do wniosku, że pomiędzy spornymi znakami towarowymi zachodzi silna zbieżności znaczeniowa. Organ dokonał nieprawidłowego uproszczenia oceny podobieństwa znaków na płaszczyźnie znaczeniowej. Ponadto, fakt, iż aż 20% potencjalnych odbiorców towarów identyfikuje oznaczenie "Agusia" jako spieszczenie imienia "Agata" prowadzi do wniosku, że istnieje pewna grupa odbiorców, która - wobec istotnej zbieżności znaczeniowej – może zostać wprowadzona w błąd. Istniejąca zatem zbieżność znaczeniowa pomiędzy spornymi znakami towarowymi zwiększa ryzyko wprowadzenia potencjalnych klientów w błąd poprzez błędne skojarzenie znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym. Wskazywane więc przez Organ w uzasadnieniu różnice na innych płaszczyznach nie mają doniosłego znaczenia. W kontekście utożsamiania znaku "Agusia" z imieniem "Agata" oraz zbieżności znaczeniowej przeciwstawnych znaków towarowych stwierdzenie Organu, iż 70% respondentów wskazało, że oznaczenie "Agusia" pochodzi od imienia "Agnieszka" nie wyklucza ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Nieprawidłowy jest także sposób rozumowania przyjęty przez Organ przy ocenie wpływu, jaki na podobieństwo znaków w płaszczyźnie znaczeniowej wywiera ocena podobieństwa w pozostałych płaszczyznach - to jest wizualnej i fonetycznej. Z uwagi na specyfikę płaszczyzny znaczeniowej, oznaczenie w pozostałych płaszczyznach może wykazywać i często wykazuje daleko idące odrębności. Skarżący odwołał się, do oficjalnych Wytycznych Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w sprawie sprzeciwu (Opposition Guidelines Part 2, Chapter 2: Likelihood of Confusion, C. Similarity of signs, Final version: November 2007 (dalej jako Wytyczne), dostępny na stronie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod adresem: http://oami.europa.eu/EN/mark/marque/pdf/similarity of signs-EN.pdf). Zwrócono w nich uwagę, iż "znaki są znaczeniowo identyczne lub podobne, gdy dwa znaki są odbierane jako mające tą samą lub podobną semantycznie treść". Jako przykład oznaczeń znaczeniowo podobnych podano, między innymi oznaczenia słowne "Male horse" (czyli męski koń) oraz "Stalion" (czyli ogier). W podanym przykładzie podobieństwo dotyczy wyłącznie sfery semantycznej, w płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oznaczenia wykazują zdecydowane różnice. W przedmiotowej sprawie, sporne oznaczenia wskazują ten sam desygnat. Oznaczenia "Agatka" i "Agusia" nie są na tyle odmienne wizualnie i znaczeniowo, aby doszło do "neutralizacji" podobieństwa w płaszczyźnie znaczeniowej przez odmienności na pozostałych płaszczyznach.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że w kwestii podobieństwa oznaczeń, odbiorca zwraca większą uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszą na końcowe ich fragmenty, gdyż wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane. Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają więc zbieżne elementy początkowe (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2007 roku, VI S.A./Wa 145/07, Lex 319377, wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 września 2004 roku, II SA 2481/03, LEX nr 159762). Tym samym, należy odrzucić przywołane w treści decyzji stanowisko, iż by wyłączyć podobieństwo znaków towarowych w znakach krótkich wystarczy różnica jednej litery, zaś w znakach słownych średniej długości różnica co najmniej dwóch liter.

W kontekście silnej zbieżności znaczeniowej znaków towarowych ta teza jest nazbyt liberalna. Jest obecnie odrzucana przez instytucje europejskie w wydawanych przez nie orzeczeniach, a także w przywołanych już powyżej Wytycznych. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zajmuje się min. rejestracją znaku wspólnotowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) numer 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako Rozporządzenie 40/94). Brzmienie art. 8(1)(b) Rozporządzenia 40/94 w zakresie względnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy odpowiada treści art. 132 ust. 2 pkt 2 PWP, a zatem dorobek orzecznictwa europejskiego może znaleźć zastosowanie w niniejszej sprawie. Na gruncie pojawiających się problemów interpretacyjnych w przedmiocie podobieństwa znaków towarowych w Wytycznych wskazano, iż różnica 1 litery nie wyklucza podobieństwa znaków towarowych, a zbieżność początkowych elementów znaków towarowych musi być oceniana na podstawie okoliczności danej sprawy. Ponadto, w Wytycznych tych podkreśla się, iż ze względu na zdolność przyciągania uwagi przez początkowe elementy znaków towarowych, fakt iż znaki towarowe różnią się co do ich końcówek nie jest wystarczający by wyłączyć podobieństwo, zwłaszcza przy zbieżności znaczeniowej (jak w niniejszej sprawie). Tym samym za błędne należy uznać twierdzenia Organu, że zróżnicowane końcówki w przeciwstawnych znakach towarowych są wystarczające by wykluczyć podobieństwo tych znaków towarowych. Wytyczne podają przykłady podobieństwa znaków towarowych w przypadkach wydawało by się daleko bardziej zróżnicowanych fonetycznie niż w przedmiotowej sprawie, np. Verite - Veri czy Quinton - Quintonine.

Odmiennie niż to przyjął Organ zbieżność na płaszczyźnie znaczeniowej nie jest neutralizowana na pozostałych płaszczyznach. W świetle zaś przytoczonych Wytycznych decyzja Organu oparta jest na zbyt liberalnej tezie, nie znajdującej obecnie akceptacji w orzecznictwie europejskim oraz na znacznie uproszczonym badaniu podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi. Błędne jest więc stanowisko Organu, iż nie zachodzi podobieństwo pomiędzy spornymi znakami, bowiem z powodu zarówno zbieżności znaczeniowej jak i zbieżnych początkowych elementów znaków towarowych takie podobieństwo pomiędzy znakami występuje. Organ niewłaściwie zatem zastosował przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PWP.

Dokonanie oceny podobieństwa znaków towarowych, powinno odbywać się na różnych płaszczyznach postrzegania mając na uwadze jednocześnie ogólne wrażenie jakie znaki wywierają na odbiorcy oraz znajomość znaku.

Organ nie przeanalizował i nie odniósł się w żaden sposób do drugiej z powołanych przesłanek tj. znajomości znaku. I to mimo, iż konieczność uwzględnienia znajomość znaku, a jeżeli okoliczność taka zachodzi także renomy znaku towarowego, wskazywana jest jako element podstawowy oceny podobieństwa znaków towarowych (E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007 roku, str. 248).

Organ nie rozpatrzył zatem w sposób wyczerpujący materiału dowodowego dotyczącego używania przez skarżącego znaku towarowego "Agatka" w okresie poprzedzającym zgłoszenie do ochrony znaku towarowego "Agusia", co stanowi naruszenie zasady wszechstronnego rozważenia już zgromadzonego materiału dowodowego oraz zasady podejmowania przez organy wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia i załatwienia sprawy. Rozważył kwestię "znajomości znaku" jedynie w kontekście "renomy" znaku towarowego "Agatka", o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 PWP. Długość okresu używania wcześniejszego znaku towarowego oraz intensywność jego używania mają znaczenie nie tylko przy ocenie renomy znaku, ale także są bardzo istotnymi kryteriami oceny podobieństwa znaku późniejszego do znaku wcześniejszego. Tym bardziej, gdy ocena taka dokonywana jest pod kątem istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym. Skarżący odwołuje się w tym zakresie do odnośnego fragmentu preambuły Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich o znakach towarowych (Dz. Urz. Wspólnot Europejskich z dnia 11 lutego 1989 r., Nr L 40). Wskazano w niej, iż "rzeczą niezbędną jest interpretacja pojęcia podobieństwa w odniesieniu do niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd stanowi specyficzną przesłankę ochrony; odpowiedź na pytanie, czy niebezpieczeństwo to istnieje, zależy od szeregu okoliczności, przede wszystkim zaś od stopnia znajomości znaku towarowego na rynku, od skojarzeń, jakie wywoływać może używany lub zarejestrowany znak towarowy, a także od stopnia podobieństwa zachodzącego między znakiem towarowym a innym oznaczeniem oraz między oznaczonymi nim towarami lub usługami".

Znak towarowy "Agatka" używany był przez okres trzech lat poprzedzających zgłoszenie znaku "Agusia" do ochrony oraz, że jego używanie miało charakter intensywny, na co wskazują dane o wysokości sprzedaży. Trzy lata intensywnego używania znaku towarowego nie mogły zatem pozostać bez wpływu na "stopień znajomości znaku towarowego na rynku".

Okoliczność intensywnego używania znaku towarowego "Agatka" pozostała jednak poza zakresem rozważań Organu, dając w rezultacie niepełny obraz sytuacji faktycznej w niniejszej sprawie. Ma to tym większe znaczenie, gdyż - zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 PWP - przesłanką niedopuszczalności rejestracji prawa ochronnego do znaku towarowego, oprócz identyczności lub podobieństwa znaków towarowych przy identyczności lub podobieństwie towarów, dla których znaki te zarejestrowano, jest ryzyko wprowadzenia w błąd w szczególności poprzez możliwość skojarzenia znaku towarowego z wcześniejszym znakiem towarowym. Stopień znajomości znaku towarowego, jego obecność na rynku, częstotliwość występowania w działaniach promocyjnych i marketingowych zawsze wpływać będzie na możliwość skojarzenia znaków. Z logicznego punktu widzenia możliwość skojarzenia jest zaś szerszą kategorią niż wywołanie błędu (E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007 roku, str. 213). Organ nie dokonał jednak analizy i oceny tej przesłanki, a w rezultacie błędnie przyjął, że w niniejszej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Skoro z przedstawionych w toku sprawy dokumentów wynika, że aż 21% osób kojarzy zdrobnienie "Agusia" z imieniem "Agata", to wystarczająco pokaźny odsetek potencjalnych konsumentów, którzy mogą błędnie skojarzyć znak towarowy "Agusia" ze znakiem "Agatka" ze względu na zbieżność znaczeniową tych znaków towarowych. Przeprowadzone badanie opinii publicznej odnosiło się prawdzie do badania skojarzenia znaczeniowego, a nie do skojarzenia znaków towarowych, niemniej jednak przesądza ono także o tym, że zbieżność na płaszczyźnie znaczeniowej nie daje się przełamać (zneutralizować) na innych płaszczyznach. W konsekwencji potencjalni odbiorcy narażeni są na wprowadzenie w błąd. Mogą błędnie przypuszczać, że oba towary pochodzą od jednego producenta, stanowiąc np. rozszerzenie jego oferty.

Wskazywane przez Organ istnienie pewnych różnic na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej w żaden sposób nie może zatem prowadzić do konkluzji o braku ryzyka skojarzenia znaku "Agusia" ze znakiem "Agatka". Zwłaszcza, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. W związku z tym, przy wysokim podobieństwie znaczeniowym obydwu znaków, a ponadto ich pewnej zbieżności literowej, w tym identycznej pierwszej części (AG- ), istniejące różnice nie mają decydującego znaczenia.

Błędne jest stanowisko Organu, iż w przypadku towarów takich jak lalki, nie można mówić o obniżeniu uwagi odbiorcy podczas ich nabywania. Są to towary często nabywane przez osoby nie znające, nie orientujące się na rynku zabawek. Zakup lalki dokonywany jest w sytuacjach okolicznościowych, jubileuszowych. Osoby takie nie mają zatem dokładnego rozeznania o aktualnej ofercie danego producenta, nie mówiąc już o samym producencie zabawek. Przeciętny nabywca w sytuacji wyboru pomiędzy identycznymi towarami dokonuje swego wyboru na podstawie swoistego echa, reminiscencji zasłyszanej marki zabawki. Wobec tak istotnej zbieżności oznaczeń "Agusia" i "Agatka" przy identyczności towarów, dla których znaki te zostały zarejestrowane nie można zatem przyjąć, że przeciętny, odbiorca świadomie poszukuje właściwego towaru. Silna zbieżność znaczeniowa potęguje bowiem ryzyko błędnego skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w uzasadnieniu decyzji oddalającej wniosek, wnosząc o jej oddalenie. Podkreślił, że skarżący dokonując analizy przeciwstawionych znaków towarowych - w przeciwieństwie do Urzędu Patentowego - czyni to w oderwaniu od charakteru nazw użytych w znakach (imion żeńskich), ich funkcji i stopnia eksploatacji oraz w oderwaniu od rodzaju towarów dla których znaki te zostały przeznaczone. Tymczasem dla Urzędu Patentowego był to "punkt wyjścia" dla rozważań dotyczących ewentualnego wprowadzenia odbiorcy w błąd, gdyż każda sprawa posiada swój indywidualny charakter, a ostateczna decyzja musi uwzględniać wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na sposób postrzegania znaków przez przeciętnego odbiorcę. Skarżący pominął ten ważny dla niniejszej sprawy wywód Urzędu zawarty w uzasadnieniu. Urząd - wbrew twierdzeniu skarżącego - nie wskazał tylko na "różnice w końcówkach znaków towarowych" dla uzasadnienia neutralizacji podobieństwa znaczeniowego. Przeciwstawione oznaczenia nie mają identycznego znaczenia (nie są wobec siebie synonimiczne), a jedynie można mówić o określonym podobieństwie na powyższej płaszczyźnie, gdyż oznaczenia te mogą odwoływać się do tego samego imienia. Zatem przywołane przez skarżącego stanowisko OHIM w powyższym kontekście nie może stanowić w niniejszej sprawie analogii. Nieporozumieniem jest również przywoływanie na użytek skargi takich przykładów znaków podobnych jak: VERITE i VERI oraz QUINTON - QUINTONINE, gdyż są to znaki o innej strukturze i zdecydowanie większym nagromadzeniu podobieństw, nieadekwatnym dla tej sprawy.

Urząd nie podzielił opinii skarżącego, że w niniejszej sprawie przesłanka znajomości znaku przeciwstawionego powinna znaleźć zastosowanie i w konsekwencji przyczynić się do unieważnienia spornego znaku towarowego. Fakt wprowadzania towaru oznaczanego określonym znakiem nie dowodzi jeszcze znajomości takiego znaku towarowego. Przyjęcie takiego schematu myślowego zawsze prowadziłoby do uprzywilejowanej (dającej szerszą ochronę) pozycji znakowi wcześniejszemu tylko z tego powodu, że był systematycznie używany. A przecież używanie znaku (i to poważne w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p.) jest obowiązkiem uprawnionego do prawa ochronnego. Używanie nie musi oznaczać jego rozpoznawalności (świadczyłyby o tym np: wyniki badań opinii publicznej czy też dowody intensywnej reklamy telewizyjnej pochodzącego z istotnego dla sprawy okresu). W kontekście znajomości znaku towarowego składającego się z imienia i przeznaczonego do oznaczania lalek materiał dowodowy na powyższą okoliczność musiałby być odpowiednio przekonujący. Tymczasem sam skarżący stwierdza w skardze: "Przede wszystkim są to towary często nabywane przez osoby nie znające, nie orientujące się na rynku zabawek. Zakup lalki dokonywany jest w sytuacjach okolicznościowych, jubileuszowych. Osoby takie nie mają zatem dokładnego rozeznania o aktualnej ofercie danego producenta, nie mówiąc już o samym producencie zabawek". Nie wiadomo zatem dlaczego skarżący stwierdza, że akurat jego znak towarowy korzystał z przymiotu znaku "znanego" i to już przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony. Fakt, że do załączonego materiału dowodowego Urząd odniósł się w akapicie poświęconym zarzutowi naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie dyskwalifikuje ważności tej oceny.

Nie zgodził się z twierdzeniem skarżącego, że odbiorcy lalek mają obniżoną uwagę podczas ich nabywania. Stwierdził, że przeciętny nabywca takich towarów spełnia kryteria przeciętnego nabywcy zdefiniowanego w przytoczonym w zaskarżonej decyzji wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Stanowisko podobne wyraża M. Kępiński i I. Wiszniewska (w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz pod red. J. Szwaji Warszawa 2000, s. 273-274), podkreślając, że "zastosowanie modelu nabywcy uważnego, rozsądnego i świadomego swoich wyborów odpowiada, jak się wydaje, tendencjom zarysowanym w prawie europejskim. Niewątpliwie nabywcy towarów są obecnie coraz lepiej wykształceni i poinformowani, więc stosowanie do nich kryteriów ocennych opartych na modelu nieważnego, zapominającego i w sumie nierozgarniętego nabywcy może być niesłuszne, a nawet krzywdzące". Z powyższymi opiniami koresponduje głos E. Łętowskiej w publikacji "Europejskie prawo umów" Warszawa 2004, s. 73, rozdział II p. 3 "Model świadomego konsumenta jako wyznacznik liberalnego modelu ochrony konsumenta", gdzie stwierdza się: "orzecznictwo ETS (...) doprowadziło ostatecznie do ukształtowania wzorca konsumenta przeciętnie uważnego i przeciętnie podejrzliwego". Powyższe kryteria powinny dotyczyć również przeciętnego nabywcę takich towarów jak lalki, zwłaszcza że nie są to towary nabywane podczas codziennych zakupów i nie są tak tanie jak towary powszechnego użytku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności czy celowości rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, dalej zwana p.p.s.a.).

Kontrolując zaskarżoną decyzję w omówiony sposób, w ocenie Sądu, organ prawa nie naruszył.

Wskazać należy, że ostatecznie, czyli w skardze skarżąca zarzucała naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. "rozbijając" niejako ten przepis na dwa naruszenia: poprzez przyjęcie braku podobieństwa i poprzez przyjęcie, że nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców towarów.

Zdaniem Sądu, przepis nie umożliwia rozdzielania obu przesłanek, skoro muszą zachodzić łącznie, by skutecznie móc zarzucić jego naruszenie.

Zgodnie bowiem z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W ocenie Sądu organ dostatecznie wykazał, że w przypadku towarów podobnych, jakimi są lalki oznaczenie ich znakami słownymi AGATKA i AGUSIA – nie obejmuje ryzyka skojarzenia ze znakiem wcześniejszym.

Organ omówił szczegółowo jacy odbiorcy zakupują lalki. Fakt, że 20% potencjalnych odbiorców wszystkich towarów identyfikuje imię Agusia jako spieszczenie imienia Agata (przy czym 70% identyfikuje je ze spieszczonym imieniem Agnieszki) oznacza tylko identyfikację imienia. Nie przekłada to się bezpośrednio na wniosek, że 20% klientów nabywających lalki skojarzy lalkę AGUSIA z lalką AGATA. Taki wniosek jest nieuprawniony, a badań w tym zakresie skarżący nie składał.

Należy bowiem zwrócić uwagę na szczegółową analizę dokonaną przez Urząd Patentowy w zakresie oceny podobieństwa obu znaków w kontekście ewentualnego pomylenia znaków przez odbiorców oznaczonych nań towarów.

Jak słusznie zauważył organ oba znaki składają się wyłącznie z imion żeńskich, a imiona są szeroko eksploatowane, powszechnie używane w codziennym życiu. Nie mają większej oryginalności, by utrwalić się w pamięci. W szczególności przy oznaczaniu lalek, który to towar zwyczajowo oznaczany jest imionami.

Na podkreślenie zasługuje, że fakt ten oznacza, że producentom lalek, którzy oznaczają je imionami – trudno jest powiązać w świadomości odbiorcy – tak oznaczony towar z konkretnym producentem.

I o ile imiona, jako znaki towarowe, mają dość wąski zakres ochrony – to imiona jako znaki towarowe dla oznaczania lalek – mają ten zakres jeszcze węższy.

Powyższą ocenę organu Sąd w pełni podziela.

Nie ma bowiem wątpliwości, że ilość imion jest ograniczona, zatem dostęp innych konkurencyjnych firm, które także decydują się na zwyczajowe oznaczanie lalek znakiem towarowym oznaczającym imię – jest niezwykle ograniczony.

Na uwagę zasługuje istotna kwestia, iż lalki jako towar nie są produktem masowym, służącym jako towar pierwszej potrzeby. Dlatego, że koszt ich nabycia sięga kilkudziesięciu złotych i więcej – nabywane są po pierwszym namyśle, po przyjrzeniu się towarowi. Nabywcami ich ostatecznie są osoby dorosłe, nie tylko rodzice, ale i inne osoby nabywające towar okazjonalnie, czyli każdy potencjalny klient.

Oceniając oba znaki na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej Urząd Patentowy słusznie wskazał, że zarówno zbieżne, jak i odmienne człony obu wyrazów: AGATKA i AGUSIA są dobrze widoczne i słyszalne. Nie są to wyrazy fantazyjne. Przeciętny odbiorca zetknął się z imionami zarówno AGATKA, które jest zdrobnieniem i AGUSIA, które jest spieszczeniem i jako imię 70% badanym kojarzy się z imieniem Agnieszka.

Niewątpliwie w porównywanych znakach zachodzi tożsamość jedynie dwóch pierwszych liter AG-, przy ewidentnie zróżnicowanych fonetycznie końcówkach –ATKA, -USIA, co łatwo je rozróżnia.

Odnosząc się do dokonanej przez organ oceny obu oznaczeń na płaszczyźnie znaczeniowej, organ prawidłowo przyjął, że nie mają one takiego samego znaczenia, nie są synonimiczne, chociaż mogą pochodzić od tego samego imienia AGATA. Organ wziął pod uwagę obie złożone opinie językowe: prof. [...] i [...], iż dla imienia AGUSIA źródłem pierwotnym jest zarówno imię AGATA jak i AGNIESZKA. Dlatego ze zdrobnienia, a właściwie spieszczenia AGUSIA nie sposób jednoznacznie ocenić jakie jest imię jego posiadaczki.

Do takich wniosków, co należy podkreślić, upoważniło organ przedstawione badanie [...] , z którego wynika, że AGUSIA kojarzy się z imieniem AGNIESZKA aż 70% badanym, a 21% ma skojarzenia AGUSI z imieniem AGATA.

Ma rację organ konkludując, że na podstawie tych badań nie można wykluczyć, że część osób ma świadomość pochodzenia wyrazu AGUSIA od dwóch imion. Niemniej wziął pod uwagę pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w [...] w wyroku z [...] września 2005 r. (sygn. [...]), że etymologia obu oznaczeń jest sporna.

W ocenie Sądu organ właściwie dla potrzeb sprawy niniejszej, wiodącą rolę przypisał powołanemu dowodowi z opinii badania [...]. Wyraża ona bowiem odbiór społeczny, czyli odbiór przez potencjalnych nabywców lalek, że 70% z nich AGUSIA kojarzy się z imieniem Agnieszki. Zatem zdecydowanie mniejsza część społeczeństwa identyfikuje spieszczenie AGUSIA z imieniem AGATA.

Innymi słowy, imiona AGUSIA i AGATKA nie mają identycznego znaczenia, można mówić o pewnym podobieństwie znaczeniowym obu imion, skoro mogą odwoływać się do tego samego imienia.

Sąd podziela pogląd Urzędu Patentowego, iż zbieżność występująca choćby na jednej z płaszczyzn podobieństwa wymaga wnikliwej oceny w konkretnej sprawie. Zbieżność występująca na jednej z płaszczyzn może być bowiem w innych płaszczyznach utwierdzona lub zneutralizowana, o czym stanowi utrwalone stanowisko w doktrynie. Dlatego w niniejszej sprawie niewielkiej zbieżności znaczeniowej imion, z których jedno jest zdrobnieniem, a drugie spieszczeniem – nie można ocenić bez odwołania się do płaszczyzny wizualnej i fonetycznej, a całość nie prowadzi do ryzyka wprowadzania w błąd odbiorców.

Tym bardziej, że podobieństwo znaczeniowe nie jest jednoznacznie rozpoznawane przez odbiorców.

Mając na uwadze powyższe okoliczności na mocy art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł jak na wstępie.