VI SA/Wa 2038/13

Uzasadnienie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej organ, UP RP) decyzją

z dnia [...] marca 2013 r., nr [...], działając na podstawie art. 164 oraz art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., cytowanej dalej jako "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p., po rozpoznaniu wniosku B. O. (dalej skarżąca) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "Uczeń" o numerze [...] udzielonego na rzecz T. Sp. z o.o. z siedzibą w C. (dalej Spółka, uprawniona), oddalił ww. wniosek.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 8 listopada 2011 r. do UP RP wpłynął wniosek skarżącej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą A. w R. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "Uczeń" o numerze [...] udzielonego na rzecz ww. Spółki, w zakresie towarów z klasy 16, tj. "krzyżówek, czasopism i książek z krzyżówkami".

Wnioskodawca, jako podstawę prawną żądania unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, wskazał art. 164 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. w zakresie "krzyżówek", alternatywnie

art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zakresie "krzyżówek" oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

w zakresie "czasopism i książek z krzyżówkami".

W uzasadnieniu interesu prawnego skarżąca podniosła, że wprowadza

do obrotu publikacje, w tym czasopisma krzyżówkowe z wykorzystaniem kolorowych ramek oraz, że działa na tym samym rynku, co uprawniona. Jej zdaniem, prawa ochronne na znaki obejmujące kolorowe ramki przysługujące uprawnionej stanowią ograniczenie swobody gospodarczej wnioskodawcy. Jak podała skarżąca, ograniczenie takie jest niedopuszczalne, zważywszy, że znaki zarejestrowane na rzecz uprawnionej (w tym sporny znak [...]), nigdy nie miały zdolności rejestrowej (konkretnej zdolności odróżniającej), w zakresie kwestionowanym przez wnioskodawcę. Jako podstawę interesu prawnego wskazała przepisy dotyczące swobody działalności gospodarczej, zwłaszcza art. 20 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095).

Skarżąca stwierdziła, że rejestracja ww. znaku towarowego dla krzyżówek nastąpiła z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p., bowiem, w jej ocenie, krzyżówki nie są towarem. Podniosła, że zgodnie z definicjami słownikowymi, krzyżówką jest "zgadywanka graficzna polegająca na wpisywaniu liter odgadniętych wyrazów w krzyżujące się ze sobą rubryki". Stwierdziła, że stosownie do obowiązującego prawa, nie ma możliwości rejestracji w charakterze znaków towarowych oznaczeń dla zadań logicznych, matematycznych, czy też jakichkolwiek innych szarad umysłowych. Krzyżówka jest zadaniem logicznym, nie jest natomiast ani towarem ani usługą. Wskazała, że w świetle przepisu art. 120 ust. 1 p.w.p. oznaczenie staje się znakiem towarowym z chwilą związania go z towarem w sposób pozwalający zindywidualizować towar na podstawie pochodzenia. Znak towarowy stanowi, według skarżącej, pojęciowy związek oznaczenia z towarem lub usługą. Jeśli taki związek nie istnieje, oznaczenie w ogóle nie może być znakiem towarowym i jest wyłączone z rejestracji na podstawie art. 120 ust. 1 p.w.p. Zdaniem skarżącej, brak związku pojęciowego oznaczenia z towarem (usługą) może wynikać z faktu, że przedmiot zgłoszony do rejestracji jako towar nie stanowi towaru.

Skarżąca, w przypadku potraktowania przez organ pojęcia "krzyżówka" jako synonimu czasopisma krzyżówkowego (jako potoczne określenie czasopisma krzyżówkowego), jako podstawę unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie krzyżówek wskazała art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Skarżąca stwierdziła, że ww. znak towarowy nie ma konkretnej zdolności odróżniającej dla czasopism i książek z krzyżówkami oraz dla krzyżówek, w razie potraktowania pojęcia krzyżówka jako synonimu czasopisma szaradziarskiego. Nie miał tej zdolności już w dacie zgłoszenia do rejestracji. Podniosła, że kolorowa ramka w spornym znaku oraz kratki w tej ramce, w które wpisywane są hasła, są od dawna elementami typowymi (zwyczajowymi) dla wydawnictw krzyżówkowych. Kratki są elementami koniecznymi dla wskazanych czasopism, a ramki mają charakter estetyczny, tym bardziej, że służą one do osiągnięcia efektu kolorowego boku,

od dawna powszechnie stosowanego na rynku wydawniczym. Podkreśliła, że kolorowe ramki były w Polsce, jeszcze przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego, powszechnie stosowane dla publikacji szaradziarskich. Stwierdziła, że uprawniona Spółka jest świadoma tego faktu, skoro sama, wnosząc o unieważnienie praw ochronnych na inne znaki obejmujące kolorowe ramki, wskazała na praktykę powszechnego stosowania takich ramek dla czasopism szaradziarskich. Załączyła przykłady kolorowych ramek, przedkładanych przez uprawnioną w innych postępowaniach. Ponadto skarżąca wskazała, że określenie zawarte w spornym znaku zostanie odebrane przez konsumenta jako oznaczenie opisowe. Element ten czytelnie bowiem wskazuje na cechy (właściwości) oznaczanych towarów,

tj. na stopień trudności zadań krzyżówkowych. Jest więc oznaczeniem ogólnoinformacyjnym. Zdaniem skarżącej, właściwością takich oznaczeń jest to, że nie mogą być one chronione jako znaki towarowe i winny pozostawać do dowolnego wykorzystania przez ogół zainteresowanych zgodnie z ich znaczeniem. Element słowny, w jej ocenie, jest więc bez znaczenia z punktu widzenia całościowego oddziaływania spornego znaku towarowego, zwłaszcza, że jest w tym znaku słabo widoczny. W konsekwencji jest prawdopodobne, że element ten zostanie pominięty przez przeciętnego odbiorcę przy całościowej percepcji oznaczenia. Z tego powodu, określenie "Uczeń" nie podlega ochronie, w razie zastosowania go dla publikacji

z krzyżówkami. Nie nadaje ono również, zdaniem skarżącej, konkretnej zdolności odróżniającej całemu spornemu oznaczeniu. Nadto skarżąca podniosła,

że rejestracja spornego znaku towarowego wskazuje na naganną intencję uprawnionej Spółki, która w istocie dąży do uzyskania monopolu na używanie kolorowych ramek dla czasopism i książek z krzyżówkami. Skarżąca wyraziła pogląd, że oznaczenie w postaci kolorowych ramek oraz oznaczeń słownych informujących

o stopniu trudności zadań krzyżówkowych, nie może być przedmiotem monopolu używania dla wskazanych towarów i powinno pozostać dostępne dla wszystkich zainteresowanych uczestników obrotu gospodarczego.

W piśmie z dnia [...] grudnia 2011 r. uprawniona Spółka wniosła o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego prawa ochronnego. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p., podkreśliła, że celem powyższych przepisów jest wyłącznie uregulowanie, co może być znakiem towarowym i informować o pochodzeniu towaru (tzw. abstrakcyjna zdolność odróżniania). Przedmiotem zainteresowania tego przepisu jest więc znak

in abstracto, tj. bez odniesienia go do konkretnych towarów. W tym kontekście uprawniona podniosła, że rolą art. 120 ust. 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jest definiowanie, co może informować o pochodzeniu jakiegokolwiek towaru i jest rzeczą bezsporną w literaturze przedmiotu, że tzw. "abstrakcyjna zdolność odróżniania" uregulowana przez omawiany przepis prawa pozostaje kwestią niezależną

od towarów i usług. Niezależnie, uprawniona zwróciła uwagę, że skarżąca nie wyjaśniła dlaczego krzyżówki nie mogą być towarem. Stwierdziła, że krzyżówka może być wydrukowana na zwykłej kartce papieru i jako taka sprzedawana,

np. podróżnym na dworcach kolejowych. Fakt, że obecnie dominują na rynku periodyki obejmujące kilkadziesiąt krzyżówek wynika z praktyki obrotu tego typu czasopismami. Ponadto podkreśliła, że prowadzi również działalność polegającą na sprzedaży towaru w postaci pojedynczych "krzyżówek" dla poszczególnych firm czy wydawnictw, takich jak: "P.", "F.", "O.", "D.", "S.", "N.", "U." i wielu innych. Tak więc, zdaniem uprawnionej, istnieje możliwość sprzedaży towaru w postaci pojedynczych krzyżówek, co tylko potwierdza, że krzyżówka może być odrębnym towarem, jak każdy inny przedmiot.

Uprawniona stanęła na stanowisku, że wskazany na wstępie słowno-graficzny znak towarowy posiada zdolność odróżniającą dla towarów, dla których został zarejestrowany. Po pierwsze, jest on znakiem słowno-graficznym, a nie znakiem tylko graficznym. Po drugie, o ile ramki bez żadnych napisów, dodatkowych wzorów, kratek, czy innych elementów graficznych można uznać za pozbawione konkretnej zdolności odróżniającej dla czasopism szaradziarskich czy krzyżówek,

o tyle nadanie tym ramkom dodatkowych elementów graficznych w postaci kratek oraz przede wszystkim elementu słownego w postaci słowa "Uczeń" jest decydujące dla posiadania zdolności odróżniającej tego znaku towarowego jako całości. Uprawniona stwierdziła w tym miejscu, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż

w znakach słowno-graficznych dominujące i decydujące znaczenie ma element słowny. Zauważyła, że kluczowe znaczenie słownych części w znakach towarowych mieszanych wynika przede wszystkim z faktu, że elementy słowne są lepiej zapamiętywane przez konsumentów. Podkreśliła, że w spornym słowno-graficznym znaku towarowym to właśnie element słowny jest elementem wyróżniającym tego oznaczenia. O ile bowiem, jak wskazała, przeciętny konsument rzeczywiście może nie rozróżniać pochodzenia czasopism szaradziarskich od różnych wydawców na podstawie samej tylko kolorowej ramki, o tyle będzie on znak towarowy w postaci zielonej ramki w kratkę wraz ze słowem "Uczeń" łączył i kojarzył zawsze z jednym

i tym samym źródłem pochodzenia, gdyż żaden inny wydawca na rynku nie stosuje dla czasopism szaradziarskich kolorowych ramek z takim właśnie napisem. Uprawniona podkreśliła, iż w żadnym z przywołanych przez wnioskodawcę dowodów nie ma ani jednego, który wskazywałby, iż istniała praktyka oznaczania czasopism szaradziarskich kolorowymi ramkami z napisami, tak jak w przypadku znaku uprawnionej Spółki.

Uprawniona Spółka zgodziła się, że sam napis "Uczeń" stanowi mniejszą część spornego znaku jako całości, niemniej jednak wynika to z jego specyfiki. Wskazała, że elementem graficznym spornego znaku jest ramka, która ze swojej natury jest dużych rozmiarów, co nie zmienia faktu, że dla przeciętnego odbiorcy, który, co zauważyła i sama skarżąca, przyzwyczajony jest do używania

w czasopismach szaradziarskich "typowego, powszechnie stosowanego" elementu

w postaci ramki, elementem wyróżniającym w spornym znaku będzie właśnie słowny element "Uczeń". Powoduje to, że znak sporny jako całość posiada zdolność odróżniającą wystarczającą do pełnienia funkcji znaku towarowego.

Nadto uprawniona Spółka podniosła, że na rynku czasopism (w tym również czasopism szaradziarskich) istnieje powszechnie stosowana praktyka oznaczania czasopism tytułami odnoszącymi się do treści tam zawartych. Podkreśliła, że UP RP zarejestrował setki znaków towarowych będących jednocześnie tytułami czasopism

o charakterze całkowicie sugestywnym wobec treści zawartych w tych czasopismach. Podniosła, że w zwykłych warunkach obrotu czasopismami, utrwalonym zwyczajem jest, że tytuł danej pozycji może mieć określoną konotację językową o właściwościach sugestywnych pozostającą w związku z problematyką danego periodyku. Na tym bowiem rynku przeciętny odbiorca jest przyzwyczajony do faktu, że oferta wydawnicza jest indywidualizowana w obrocie przez oznaczenia

o określonym znaczeniu słownikowym, pozostającym w pewnym związku

z zawartością danego periodyku. Wobec powyższego, zdaniem uprawnionej, znak sporny jako posiadający określoną grafikę i element słowny "Uczeń" jest dla czasopism szaradziarskich znakiem wręcz wybitnie fantazyjnym. Ponadto uprawniona wskazała, że charakter odróżniający znaku może wynikać z połączenia elementów, nawet jeżeli każdy z nich osobno jest pozbawiony charakteru odróżniającego, a w chwili zgłoszenia spornego znaku do rejestracji nie istniała praktyka oznaczania czasopism szaradziarskich kolorowymi ramkami wraz

z dodatkowymi wyrazami, tj. np. "Geniusz", "Uczeń", "Znawca".

Co do postawionego przez skarżącą zarzutu dążenia do uzyskania monopolu

na używanie kolorowych ramek w obrocie, uprawniona Spółka stwierdziła, że

to właśnie wnioskodawczyni próbowała w przeszłości zakazać Spółce wprowadzania do obrotu różnych czasopism powołując się na posiadane przez siebie kolorowe ramki. Ponadto podkreśliła, że powołując się na przysługujący jej znak sporny

nie będzie mogła zakazać wprowadzania do obrotu jakichkolwiek czasopism opatrzonych zielonymi ramkami, lecz tylko czasopism opatrzonych zielonymi ramkami z napisem "Uczeń", gdyż tylko takie czasopisma będą naruszały jej prawa wyłączne do spornego znaku.

W piśmie z dnia [...] lutego 2012 r. skarżąca podtrzymała wniosek

o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Na rozprawie w dniu [...] lutego 2013 r. strony podtrzymały swoje stanowiska. Skarżąca wskazała ostatecznie podstawę swojego wniosku, wskazując, że element słowny "Uczeń", podobnie jak pozostałe elementy spornego znaku towarowego, nie nadają mu, jako całości, charakteru odróżniającego, przytoczyła na tę okoliczność argumentację.

W odpowiedzi na powyższe uprawniona stwierdziła, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu na okoliczność tego, aby sporny znak towarowy był zamieszczony wewnątrz czasopism szaradziarskich. Zwróciła uwagę, że załącznik

nr 4 do pisma procesowego z dnia [...] lutego 2012 r. dotyczy regulaminu udziału

w konkursach internetowych o nazwie [...]. Wymienione w pkt 7c regulaminu nazwy dotyczą gracza, a nie towaru. Ponadto wskazała, że nie ma bezpośredniej, natychmiastowej i niewymagającej głębszej refleksji asocjacji pomiędzy słowem "Uczeń", a czasopismami szaradziarskimi. Powołała się na artykuł Ryszarda Skubisza pt. "Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej pod redakcją Alicji Adamczak)". Stwierdziła, że

w znaku spornym nie tylko jeden element jest dystynktywny, ale cały znak towarowy ma zdolność odróżniającą, jako kompozycja. Powołała się na pkt 40 orzeczenia ETS z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C - 56/10 P, wskazując, że nawet znak towarowy składający się z elementów niedystynktywnych jako całość może mieć zdolność odróżniającą.

Skarżąca w odpowiedzi na ww. argumentację uprawnionej Spółki podniosła, że przeciętny konsument wie, co oznacza słowo "uczeń" i należy przyjąć, że będzie je traktował w sposób zbieżny z treścią słownikową. Z kolei uprawniona podała, że słowo to w formie rzeczownikowej nie jest używane do opisu stopnia trudności czasopism szaradziarskich, diagram krzyżówki jest umieszczony także na stronie tytułowej czasopisma.

W zaskarżonej do Sądu decyzji UP RP stwierdził, że skarżąca posiada interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, który warunkuje wszczęcie i występowanie w niniejszej sprawie

w charakterze strony.

UP RP odnosząc się do przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej wskazał, że każde oznaczenie, które zostało zgłoszone w celu uzyskania ochrony jako znak towarowy musi spełnić podstawowy warunek, jakim jest posiadanie zdolności odróżniającej, którą stanowi wykazywanie przez znak dostatecznych cech mogących utkwić w świadomości i pamięci odbiorcy, sprawiających, że znak jest

tzw. "signum" identyfikującym towar w obrocie.

Jak podał organ, pojęcie znaku towarowego definiuje się przez pryzmat jego podstawowej funkcji, tj. funkcji oznaczenia pochodzenia, a za immanentną cechę znaku uznaje się jego zdolność odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, zatem odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia. Zdolność odróżniająca musi wynikać ze struktury znaku, ma więc znaczenie konstytutywne. Chodzi tu bowiem, jak wskazał organ,

o potencjalną zdatność symbolu do odróżniania "w ogóle", a zatem o taką cechę oznaczenia, która oceniana jest w oderwaniu, a więc niezależnie od zgłaszanych, konkretnych towarów (usług), które miałyby być sygnowane danym oznaczeniem. Znakiem towarowym może być jedynie takie oznaczenie, które cechuje zarówno zmysłowa postrzegalność, jednolitość, jak i samodzielność względem towaru. Wymóg zdolności odróżniającej niezbędny do uzyskania przez znak ochrony jest spełniony, gdy znak odróżnia w stopniu dostatecznym. Ponadto oznaczenie musi spełniać wymóg graficznej przedstawialności. Organ wskazał, że zgodnie z art. 120 p.w.p. znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Katalog oznaczeń, które mogą być zarejestrowane jako znak towarowy ma charakter przykładowy.

W niniejszej sprawie organ uznał za niezasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 120 ust. 1 p.w.p. w odniesieniu do "krzyżówek". Jak przypomniał organ, skarżąca stwierdziła, że "krzyżówka" jako zadanie logiczne nie jest towarem ani usługą, a tym samym nie istnieje możliwość udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy dla "krzyżówek", które nie są towarami ani usługami. UP RP nie podzielił tego stanowiska uznając, iż "krzyżówka" jest towarem, który może być: przedmiotem transakcji handlowych. Za słuszne uznał stanowisko uprawnionej Spółki, że słowo "krzyżówka" jest powszechnie używane w języku potocznym jako oznaczenie czasopisma szaradziarskiego mogącego zawierać nie tylko zadania diagramowe (krzyżówki), ale także inne zagadki (np. szarady), a także jest podawane na stronach internetowych różnych kolporterów jako określenie kategorii towarów - czasopism szaradziarskich. Organ wskazał, że OHIM rejestrując na rzecz uprawnionej dwa znaki towarowe "100" i "300" na produkty w postaci krzyżówek uznał, że są one towarem. Stanowisko takie, na co zwrócił uwagę organ, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym m.in. w wyroku z dnia 28 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1927/12, w którym Sąd stwierdził: "krzyżówka mieści się

w definicji towaru przyjętej w prawie wspólnotowym, zgodnie z którą towarem jest każdy produkt posiadający wartość pieniężną, który jako taki może być przedmiotem transakcji handlowych. Krzyżówki mogą być towarami, ponieważ są to produkty będące przedmiotami transakcji handlowych oraz posiadające określoną wartość majątkową. Ponadto określenie krzyżówka w języku potocznym stanowi synonim czasopisma zawierającego zadania logiczne".

Za niezasadny uznano także zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1

i pkt 2 p.w.p. w odniesieniu do "krzyżówek, czasopism i książek z krzyżówkami". Organ podał, że wyłączona jest możliwość udzielenia praw ochronnych

na oznaczenia niemające dostatecznych znamion odróżniających, to znaczy takich, które nie nadają się do oznaczania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone. Znamiona odróżniające znaku towarowego zawierają się w jego strukturze i jeżeli budowa znaku nie wykazuje jakichkolwiek cech charakterystycznych, to znak taki pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających i nie nadaje się do identyfikacji towaru jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Zatem, jak wyjaśnił organ, kryterium oceny występujących w znaku znamion odróżniających są cechy strukturalne ocenianego znaku towarowego wobec towarów przeznaczonych do oznaczania ocenianym znakiem - ocena zdolności in concreto.

UP RP wyjaśnił, że w niniejszej sprawie skarżąca zakwestionował zdolność odróżniającą znaku sporego w odniesieniu do następujących towarów: "krzyżówki, czasopisma i książki z krzyżówkami". Towary te skierowane są do szerszej grupy konsumentów. Ze względu na niską cenę należy je uznać za towary ogólnodostępne, powszechnego użytku. Ich nabywcami są osoby w różnym wieku, niezależnie od płci, wykształcenia, statusu społecznego. Przez niektórych z nich tego typu publikacje nabywane są sporadycznie, są też jednak nabywcy, którzy posiadają określone preferencje, co do tego typu szarad czy krzyżówek i którzy wydawnictwa tego gatunku nabywają regularnie. Takie stanowisko UP RP znajduje potwierdzenie

w ugruntowanym orzecznictwie sądowym (por. VI S/ Wa 1283/09 z dnia

28 października 2009r., podobnie w wyrokach w sprawach VI SA/Wa 1527/09,

VI SA/ Wa 1332/09, VI SA/Wa 1660/09, VI SA/ Wa 132/10, VI SA/Wa 1937/10). Wskazano też, że osoby, które regularnie nabywają krzyżówki są osobami zainteresowanymi rozwiązywaniem krzyżówek, nierzadko są to hobbyści. W ocenie organu, są to odbiorcy uważni, którzy na tle wielu rodzajów dostępnych na rynku czasopism ze zwiększoną niż przeciętna rozwagą dokonują zakupu krzyżówek. Odbiorcy ci poszukując czasopism krzyżówkowych dokonują bardziej wnikliwej percepcji opatrywanych nimi oznaczeń i identyfikują oznaczenie krzyżówki z określonym przedsiębiorcą, jako źródłem jego pochodzenia. Jest to zatem, w ocenie organu, odbiorca właściwe poinformowany i uważny.

Nadto UP RP uznał, biorąc pod uwagę cechy strukturalne spornego znaku towarowego, że jako całość posiada on dostateczne znamiona odróżniające.

W ocenie organu, o ile elementów takich jak ramka w kolorze zielonym oraz umieszczona wewnątrz niej kratka, którą sama uprawniona opisała w podaniu jako "diagram krzyżówki o jasnozielonych polach" nie sposób uznać za elementy odróżniające spornego znaku towarowego, o tyle element słowny "Uczeń" jest takim elementem odróżniającym. W opinii organu, kratki tworzące diagram krzyżówki są typowym, wręcz koniecznym elementem krzyżówek, natomiast zielona ramka wokół diagramu krzyżówki jest powszechnym elementem graficznym stosowanym na rynku wydawnictw krzyżówkowych, co powoduje, że brak im charakteru odróżniającego.

W związku z tym żaden z tych elementów znaku spornego nie ma konkretnej zdolności odróżniającej dla publikacji z krzyżówkami. Organ uznał natomiast,

że słowo "Uczeń" w żadnym swoim znaczeniu, nie odnosi się bezpośrednio

i w sposób konkretny do ww. towarów lub ich cech, a tym samym nie można uznać go za element opisowy, pozbawiony zdolności odróżniającej. Słowo "Uczeń" ma wiele znaczeń, między innymi oznacza tego, kto się uczy w szkole, tego, kto uczy się zawodu w zakładzie pracy czy też zwolennika i kontynuatora czyjejś nauki, twórczości, jakiejś szkoły artystycznej (patrz: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, dostępny pod adresem internetowym: http://sjp.pwn.pl/szukaj/uczeń).

Mając na uwadze powyższe UP RP uznał, że sporny znak towarowy jako całość posiada dostateczne znamiona odróżniające, a co za tym idzie, nadaje się do odróżniania w obrocie ww. towarów, ponieważ przeciętny odbiorca na jego podstawie jest w stanie dokonać wyboru czasopism z krzyżówkami, jako pochodzących

od konkretnego podmiotu.

W skardze wniesionej na decyzję UP RP z dnia [...] marca 2013 r. skarżąca postawiła zarzuty naruszenia przepisów postępowania, tj.:

- art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 Kpa., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej – w zakresie, w jakim Urząd Patentowy potwierdził konkretną zdolność odróżniającą spornego znaku, pomimo że ten znak nie cechuje się samodzielnością względem oznaczanych towarów, gdyż jest tylko prezentacją części tych towarów;

- art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 Kpa., poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wyjaśnienia sprawy – w zakresie, w jakim Urząd uznał, że element słowny "Uczeń" jest elementem odróżniającym, który nadaje spornemu znakowi towarowemu jako całości charakter odróżniający, podczas gdy ww. element, w razie jego widoczności, musiałby być kwalifikowany jako opisowy względem kwestionowanych towarów (publikacji z krzyżówkami);

- art. 7, art. 77 § 1, art. 80 Kpa. oraz 107 § 3 Kpa., poprzez błędną i dowolną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej – w zakresie, w jakim Urząd Patentowy przyjął, iż element słowny "Uczeń" odnosi się "w sposób aluzyjny do osoby rozwiązującej krzyżówki, a nie krzyżówki jako takiej", podczas gdy

z materiału dowodowego niniejszej sprawy jednoznacznie wynika, iż ww. element słowny wskazuje na poziom trudności zadania krzyżówkowego;

- art. 7 Kpa., poprzez obciążenie skarżącej wymogiem dowodzenia okoliczności negatywnych i pominięcie podstawowej reguły postępowania dowodowego, w myśl której fakty negatywne nie podlegają dowodzeniu.

Nadto skarżąca sformułowała zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego, a mianowicie:

- art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., poprzez błędną interpretację, wyrażającą się

w przyjęciu wadliwego rozumienia związku pomiędzy znakiem i oznaczanymi towarami, wymaganego do potwierdzenia informacyjnego charakteru oznaczenia – co spowodowało błędne uznanie konkretnej zdolności odróżniającej elementu "Uczeń" i w konsekwencji błędne potwierdzenie konkretnej zdolności odróżniającej całego spornego znaku;

- art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., poprzez błędną interpretację i błędne zastosowanie, wyrażające się w przyjęciu – przy ocenie opisowego charakteru elementu "Uczeń" – wadliwego modelu przeciętnego odbiorcy publikacji szaradziarskich, który odbiega od unijnego modelu należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego konsumenta;

- art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., poprzez błędną interpretację wyrażającą się

w pominięciu, przy ocenie zdolności odróżniającej oznaczenia, realiów obrotu oznaczanymi towarami;

- art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., poprzez błędną wykładnię wyrażającą się

w pominięciu, przy ocenie konkretnej zdolności odróżniającej znaku, interesu uczestników rynku w ochronie przed monopolizacją oznaczeń niedystynktywnych – podczas gdy ten interes ma zasadnicze znaczenie na tle ww. przepisów, a jego należyte uwzględnienie sprzeciwia się ochronie spornego znaku jako znaku towarowego.

Skarżąca wobec tak postawionych zarzutów naruszenia prawa przez organ, wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Skarżąca w uzasadnieniu skargi rozwinęła ww. zarzuty. Podała między innymi, że organ nie rozważył należycie prezentacji spornego znaku, która jednoznacznie wskazuje, że chodzi o część towaru, tj. wewnętrzną stronę czasopisma szaradziarskiego. W ocenie skarżącej, organ nie uwzględnił oczywistego faktu, że konsument nie ma kontaktu z wewnętrzną stroną czasopisma krzyżówkowego w momencie dokonywania jego zakupu. Już tyko dlatego należy uznać, jak wskazała skarżąca, że UP RP nie podjął wszelkich niezbędnych kroków

w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy, a jego ocena co do "wyraźnej widoczności" wyrazu "Uczeń" w spornym znaku jest oceną dowolną, nie uwzględniającą realiów obrotu gospodarczego. Jak podała skarżąca, zakładając, że kwestia "widoczności" spornego znaku (i elementu "Uczeń") w realiach rynku nie ma znaczenia dla oceny zdolności odróżniającej tego znaku dla publikacji krzyżówkowych, to należy podkreślić, że element "Uczeń" i tak nie mógłby być zasadnie kwalifikowany jako element odróżniający. Wbrew ustaleniom organu, ten element słowny w spornym znaku, przy założeniu jego widoczności dla przeciętnego odbiorcy, musiałby być oceniony jako oznaczenie opisowe (informacyjne) względem oznaczanych towarów (czasopism i książek z krzyżówkami oraz krzyżówek ).

W ocenie skarżącej, element słowny "Uczeń" informuje przeciętnego odbiorcę,

w sposób dostatecznie czytelny, o stopniu trudności zadań krzyżówkowych zawartych w czasopismach szaradziarskich.

Zdaniem skarżącej, organ dokonał błędnej wykładni pojęcia oznaczenia opisowego (informacyjnego), w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., w świetle orzecznictwa unijnego. Podała, że w orzecznictwie unijnym opisowy charakter znaku jest potwierdzany w razie istnienia takiego związku pomiędzy tym znakiem

a towarami (usługami), który pozwala przeciętnemu odbiorcy na łatwe dostrzeżenie

w znaku informacji o towarze lub jednej z cech towaru. Taki związek istnieje nie tylko wówczas, gdy dane oznaczenie jest synonimem towaru lub jego cechy (bezpośrednio nazywa towar lub jego cechę). Ten związek istnieje także wtedy, gdy dostrzeżenie w danym znaku informacji o towarze (lub o jednej z jego właściwości) następuje w wyniku skojarzeń myślowych przeciętnego odbiorcy, dokonywanych

w oparciu o jedno z możliwych znaczeń tego znaku. W tej drugiej sytuacji, znak nie "nazywa" wprost towaru lub jego cechy, ale i tak może być odebrany jako informacja o towarze lub jego cechach. Skarżąca podkreśliła, że w orzecznictwie unijnym wielokrotnie kwalifikowano takie właśnie oznaczenia jako znaki opisowe i wskazała na przykładowe wyroki obrazujące tę kwalifikację.

W pozostałej części skargi skarżąca podtrzymała dotychczas zaprezentowane stanowisko i towarzyszącą mu argumentację.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga jest zasadna.

Zgodnie z art. 164 P.w.p. warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy jest wykazanie się przez wnioskodawcę interesem prawny. W ocenie Sądu B. O. interes prawny w zgłoszeniu swojego żądania wykazała. Wnioskodawczyni tak jak skarżąca jest wydawcą krzyżówek i czasopism szaradziarskich stąd zgodnie z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogła czuć się zagrożona w wykonywanej działalności gospodarczej faktem wprowadzenia do obrotu gospodarczego spornego znaku towarowego, w sytuacji w której kwestionuje zdolność odróżniającą jako taką tego znaku, a także kwestionuje konkretną jego zdolność odróżniającą. W takiej sytuacji, w której stwierdza również, że znak nie nadający się w ogóle do rejestracji, może czuć się zagrożona wprowadzeniem do obrotu oznaczenia, które nie powinno podlegać ochronie, gdyż może to szkodzić skarżącej w jej działalności gospodarczej.

Zdaniem skarżącej sporny znak towarowy "Uczeń" przeznaczony do oznaczania krzyżówek, czasopism i książek z krzyżówkami, w zakresie jego elementów graficznych (kolorowa ramka i kratka) nie spełnia wymagań odróżniających, gdyż tego rodzaju elementy graficzne występowały w czasopismach i krzyżówkach innych wydawców przed zgłoszeniem znaku słowno-graficznego "Uczeń" do ochrony.

Także Urząd Patentowy uznał, iż kolorowa ramka w znaku i kratka nie mogą być elementami odróżniającymi znaku. Zielona ramka wokół diagramu krzyżówki jest elementem powszechnie stosowanym na runku wydawniczym krzyżówek, a więc nie może mieć charakteru odróżniającego. Kratka natomiast została przez samą uczestniczkę postępowania określona, jako "diagram krzyżówki o jasnozielonych polach" i ten element znaku również jest typowy (charakterystyczny wręcz konieczny) dla krzyżówek. W związku z tym, jak stwierdził organ patentowy, żaden z tych elementów znaku nie ma konkretnej zdolności odróżniającej dla publikacji z krzyżówkami.

Trafnie także organ administracji uznał, że "krzyżówka" może być towarem, jako że sprzedawana jest, tak jak czyni to uczestniczka postępowania. Nie chodzi bowiem o samo pojęcie "krzyżówki" jako zadania lub rozrywki, lecz o powiązanie tego zadania i rozrywki z nośnikiem, na którym jest zamieszczana. Posiada więc postać materialną, tak jak towar wprowadzany do obrotu handlowego.

Skarżąca podkreślała jednak, że Urząd Patentowy, z naruszeniem przepisów postępowania - art. 7, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. - nie rozważył tej kwestii, iż forma przedstawienia spornego znaku towarowego jest w istocie wewnętrzną kartką czasopisma. Innymi słowy, nie rozważył, czy czasami sam znak towarowy nie jest towarem. Jeżeli bowiem sporny znak towarowy w swojej postaci słowno – graficznej składa się z kolorowej ramki, kratek ("diagram krzyżówki o jasnozielonych polach") i ze słowa "Uczeń" to czy nie jest on sam towarem lub jego częścią.

W ocenie Sądu uwaga ta jest uzasadniona. Jeżeli bowiem znak towarowy w całej swojej postaci jest częścią czasopisma wydawanego przez uczestniczkę postępowania będącego towarem, lub w zasadniczej swej części jest przedstawieniem rodzaju towaru, który oznacza (formą określającą krzyżówkę), to jednocześnie sam znak nie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których został zgłoszony, gdyż jest tożsamy z rodzajem towaru. Sporny znak towarowy, zgodnie z ustaleniami Urzędu Patentowego, przedstawia "diagram krzyżówki o jasnozielonych polach" w kolorowej obwódce, na której u góry po prawej stronie widnieje słowo "Uczeń". Nie był więc bez znaczenia zarzut skarżącej, co do tego, że znak można postrzegać jako rodzaj towaru - krzyżówkę. Jeżeli jest bowiem przedstawieniem rodzaju towaru, to stosownie do art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p. nie może sam siebie jako towar odróżniać od innych towarów jako jego znak towarowy. W tym zakresie Urząd Patentowy, z naruszeniem wskazanych przepisów postępowania w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p., które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, nie przedstawił w zaskarżonej decyzji argumentacji poddającej się ocenie Sądu. Urząd Patentowy, cytując art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p., przeprowadził wywód na temat wagi zdolności odróżniającej znaku, która musi wynikać z jego struktury, gdyż (jak wskazywał) chodzi o potencjalną zdolność symbolu do odróżniania "w ogóle", a więc chodzi o taką cechę oznaczenia, która oceniana jest w oderwaniu, niezależnie od zgłaszanych konkretnych towarów, które miałyby być sygnowane tym oznaczeniem. W tych stwierdzeniach Urząd Patentowy, odrzucając elementy graficzne znaku (kolorową ramkę i kratkę - diagram), jako nie posiadające dla publikacji z krzyżówkami konkretnej zdolności odróżniającej i oceniając znak w całości stwierdził, iż elementem odróżniającym sporny znak jest jego element słowny "Uczeń". Zabrakło jednak odniesienia do tego, jakie znaczenia ma dla dostatecznych znamion odróżniających przedmiotowego znaku towarowego fakt, iż ów diagram z jasnoniebieskimi polami w kolorowej ramce może w istocie stanowić przedstawienie samego rodzaju towaru w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p.

W ocenie Sądu także inna uwaga skarżącej nie jest pozbawiona słuszności. Urząd Patentowy uznał, że takie towary, jak krzyżówki, czasopisma i książki z krzyżówkami są towarem powszechnego użytku nabywanym przez całe społeczeństwo, jednocześnie stwierdzając, że nierzadko nabywają je także osoby z określonymi preferencjami (wymaganiami) - tzw. hobbyści. Są to uważni nabywcy tego rodzaju towarów, którzy w przeciwieństwie do nabywających sporadycznie takie towary kupują je ze zwracaniem uwagi na znak towarowy określający ich pochodzenie.

Konstatacja ta ma związek ze stwierdzeniem skarżącej o znaczeniu słowa "Uczeń" zawartego w spornym znaku towarowym. Zdaniem skarżącej osoby regularnie rozwiązujące krzyżówki (hobbiści, jak określił je Urząd Patentowy), będą słowo to odbierały, jako określony stopień trudności zadania, a więc jako wyrażenie opisowe (informacyjne) o krzyżówce. Urząd Patentowy, uznając ten element znaku spornego za dystynktywny i odróżniający oraz choć mało widoczny to jednak postrzegany przez nabywców, także z naruszeniem wymienionych przepisów postępowania, nie przeprowadził swojej argumentacji pod kątem rozumienia tego słowa przez osoby często zajmujące się tego rodzaju rozrywką. Uznając słowo "Uczeń" za określające osobę uczącą się stwierdził, że nie odnosi się bezpośrednio i konkretnie do towarów oznaczanych spornym znakiem, a tym samym nie sposób uznać tego słowa za opisowe w stosunku do tych towarów. W wyniku zaprezentowanego stanowiska przez Urząd Patentowy uprawniona staje się uwaga o tym, jaki w rezultacie znak towarowy organ badał, słowno - graficzny, czy w zasadzie znak słowny, a może znak słowno - graficzny przez przypisanie słowu "uczeń" także konkretnej grafiki.

Skarżąca odnosząc się do wyrażenia "uczeń" zawartego w spornym znaku towarowym wskazywała, że osoby określane jako "hobbiści", często nabywające pisma z krzyżówkami, kojarzą wprost owe wyrażenie, jako informację o stopniu trudności krzyżówki. W tych warunkach pewnego znaczenia nabiera także zarzut skarżącej wywodzony na podstawie art. 80 k.p.a. Jeżeli bowiem organ administracji, kategoryzując odbiorców krzyżówek (zadań szaradziarskich) na rzadko korzystających z tej rozrywki i na jej hobbystów zajmujących się tą rozrywką bardzo często, elementu znaku "Uczeń" (uznając go za odróżniający) nie uznał za wskazujący dla hobbystów na stopień trudności krzyżówki, powinien w tym zakresie wykazać się argumentacją szerszą niż odniesienie się do znaczenia tego słowa w słowniku języka polskiego. Powinien także przedstawić szerszą argumentację, dlaczego w rozumieniu organu administracji ta grupa odbiorców (hobbiści), dopiero drogą skojarzeń myślowych po głębszej refleksji może uznać to słowo, jako określenie stopnia trudności zadania mając na względzie zarzut skarżącej stwierdzający, iż "hobbiści" spotykając się na czasopismach z krzyżówkami ze słowami "uczeń, student lub geniusz" wprost odnoszą je do stopnia trudności danej krzyżówki.

Akcentowany w tym zakresie zarzut skarżącej opierał się na dowodach przedłożonych w toku postępowania administracyjnego, do których Urząd Patentowy w argumentacji przedstawionej w zaskarżonej decyzji nie nawiązał przez ich szersze omówienie. Sam zarzut odnoszący się do słowa "uczeń" w piśmie z dnia [...] lutego 2012 r. zawierał się na kilku stronach, natomiast załącznik nr 4 (wskazany w decyzji) to "Regulamin udziału w konkursie internetowym "[...]"" przedstawiony przez uczestniczkę postępowania, w którym w pkt 7 lit. c) wskazano wprost, iż wyrażenia "laik, uczeń..." określają, że "Krzyżówki są zróżnicowane ze względu na poziom trudności". Trudno zatem uznać, by zarzuty naruszenia przepisów postępowania zawarte w skardze, były całkowicie chybione, a przy braku stosownego odniesienia się Urzędu Patentowego do tych dowodów, Sąd rozpoznający sprawę nie ma możliwości skonfrontowania ich trafności ze stanowiskiem organu administracji w szczególności w sytuacji, w której organ patentowy dokonuje stwierdzeń odmiennego rozumienia przedstawionych dowodów od wskazywanego przez skarżącą. Stanowisko organu administracji sprowadza się wyłącznie do stwierdzenia, że owo słowo "uczeń" dopiero na skutek skojarzeń myślowych będzie pojmowane jako stopień trudności krzyżówki. Jednak, na co wskazuje zapis w "Regulaminie udziału w konkursie internetowym "[...]"" uczestniczki postępowania, słowa "laik, uczeń, student..." miały wprost wskazywać na poziom trudności krzyżówki, zatem sama uczestniczka postępowania tym słowami kategoryzowała krzyżówki co do ich stopnia trudności.

Ponownie rozpatrując sprawę Urząd Patentowy będzie miał na względzie powyższe uwagi, jak i argumentację skarżącej, by wydać decyzję administracyjną z zachowaniem wymaganych przepisów postępowania w tym zgodnie z art. 107 § 3 k p a. Stwierdzając naruszenie wyżej powołanych przepisów postępowania, w związku z art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p. Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 152 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku, postanawiając o kosztach postępowania w oparciu o art. 200 w związku z art. 205 § 2 P.p.s.a.